—

pentru domnul Eder, de M. Douglas, Rechtsanwalt;

—

pentru guvernul german, de T. Henze și de J. Kemper, în calitate de agenți;

—

pentru Comisia Europeană, de F. Bulst, în calitate de agent,

1

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolului 10 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92).

2

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între domnul Rintisch, pe de o parte, și domnul Eder, pe de altă parte, privind utilizarea serioasă a unei mărci sub o formă care diferă, prin elemente care nu alterează caracterul său distinctiv, de forma sub care a fost înregistrată această marcă, forma utilizată fiind de asemenea înregistrată ca marcă.

3

Articolul 5 C alineatul 2) din Convenția privind protecția proprietății industriale, încheiată la Paris la 20 martie 1883, revizuită ultima dată la Stockholm la 14 iulie 1967 și modificată la 28 septembrie 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr. 11851, p. 305, denumită în continuare „Convenția de la Paris”), prevede:

„Folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț de către proprietarul ei, sub o formă care diferă prin anumite elemente care nu modifică caracterul distinctiv al mărcii în forma sub care ea a fost înregistrată într-una dintre țările uniunii [constituite din țările cărora li se aplică Convenția de la Paris], nu va avea ca urmare invalidarea înregistrării și nu va restrânge protecția acordată mărcii.”

4

Cel de al doisprezecelea considerent al Directivei 89/104 are următorul cuprins:

„întrucât toate statele membre ale Comunității sunt parte la Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale; întrucât se impune armonizarea completă a dispozițiilor prezentei directive cu cele ale Convenției de la Paris; întrucât prezenta directivă nu aduce atingere obligațiilor statelor membre care decurg din această convenție; întrucât, dacă este cazul, se aplică articolul [267] al doilea paragraf [TFUE]”.

5

Articolul 10 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) din Directiva 89/104, astfel cum este preluat fără modificări la articolul 10 din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 299, p. 25), modificându-se numai numerotarea alineatelor articolului respectiv, prevede sub titlul „Utilizarea mărcii”:

„(1)   Dacă, în termen de cinci ani de la data la care procedura de înregistrare s-a încheiat, marca nu a fost utilizată efectiv [a se citi «în mod serios»] de către titular în statul membru în cauză pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată sau dacă o astfel de utilizare a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca este supusă sancțiunilor prevăzute în prezenta directivă, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi fost utilizată.

(2)   În sensul alineatului (1), este considerată, de asemenea, utilizare:

6

Articolul 26 alineatul 3 din Legea privind protecția mărcilor și a altor semne distinctive (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) din 25 octombrie 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, denumită în continuare „MarkenG”) prevede:

„Se consideră ca utilizare a unei mărci înregistrate și utilizarea mărcii sub o formă care diferă de cea în care a fost înregistrată, atât timp cât diferențele nu alterează caracterul distinctiv al mărcii. Prima teză se aplică și atunci când marca în forma în care se utilizează este de asemenea înregistrată.”

7

Domnul Rintisch, reclamantul din acțiunea principală, este titularul mărcilor verbale PROTIPLUS, înregistrată la 20 mai 1996 sub numărul 395 49 559.8, și PROTI, înregistrată la 3 martie 1997 sub numărul 397 02 429, precum și a mărcii verbale și figurative Proti Power, înregistrată la 5 martie 1997 sub numărul 396 08 644.6. Aceste mărci naționale sunt înregistrate în mod special pentru produse pe bază de proteine.

8

Domnul Eder, pârât în acțiunea principală, este titularul mărcii verbale ulterioare Protifit, înregistrată la 11 februarie 2003 sub numărul 302 47 818, pentru suplimente alimentare, preparate vitaminizate și alimente dietetice.

9

Domnul Rintisch a formulat o acțiune având ca obiect, în primul rând, obținerea acordului domnului Eder cu privire la radierea mărcii Protifit și, în al doilea rând, interzicerea utilizării acesteia, invocând drepturile care rezultă din mărcile sale anterioare. În acest scop, și-a întemeiat cererile în principal pe marca PROTI și în subsidiar pe mărcile PROTIPLUS și Proti Power. De asemenea, a solicitat obligarea pârâtului la repararea prejudiciului pe care pretinde că l-a suferit.

10

Domnul Eder a ridicat o excepție întemeiată pe neutilizarea mărcii PROTI de către domnul Rintisch. Acesta din urmă a răspuns că, dimpotrivă, utilizase această marcă folosind denumirile „PROTIPLUS” și „Proti Power”. Jurisdicția de primă instanță a respins pretențiile domnului Rintisch, pentru motivul că drepturile întemeiate pe marca PROTI nu puteau fi invocate împotriva mărcii Protifit. Sesizată în apel, Oberlandesgericht Köln a confirmat respingerea pretențiilor domnului Rintisch.

11

Întrucât domnul Rintisch a formulat recurs în fața Bundesgerichtshof, această instanță subliniază mai întâi că, în conformitate cu normele de drept procesual german, în stadiul actual al procedurii, trebuie să se considere dovedit faptul că, în pofida modificărilor pe care le prezintă în raport cu marca PROTI, denumirile „PROTIPLUS” și „Proti Power” nu alterează caracterul distinctiv al acestei mărci și că reclamantul a utilizat în mod serios mărcile PROTIPLUS și Proti Power înainte de publicarea înregistrării mărcii Protifit. Astfel, instanța de trimitere se întemeiază pe premisa potrivit căreia trebuie să se considere că marca PROTI a făcut obiectul unei utilizări serioase în sensul articolului 26 alineatul 3 din MarkenG.

12

Instanța de trimitere ridică însă problema dacă și, eventual, în ce împrejurări articolul 26 alineatul 3 a doua teză din MarkenG este conform cu articolul 10 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) din Directiva 89/104.

13

În aceste condiții, Bundesgerichtshof a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

14

Domnul Eder susține că cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare este inadmisibilă, pentru motivul că ar fi lipsită de pertinență pentru soluționarea litigiului principal, având în vedere că Oberlandesgericht Köln s-a pronunțat cu privire la chestiunile de fapt și de drept în procedura de pe rolul acestei instanțe.

15

În această privință, trebuie amintit încă de la început că, în temeiul unei jurisprudențe constante, în cadrul procedurii prevăzute la articolul 267 TFUE, care este întemeiată pe o separare clară a funcțiilor între instanțele naționale și Curte, numai instanța națională este competentă să constate și să aprecieze situația de fapt din acțiunea principală, precum și să interpreteze și să aplice dreptul național. De asemenea, numai instanța națională care este sesizată cu soluționarea litigiului și care trebuie să își asume răspunderea pentru hotărârea judecătorească ce urmează a fi pronunțată are competența să aprecieze, luând în considerare particularitățile fiecărei cauze, atât necesitatea, cât și pertinența întrebărilor pe care le adresează Curții. În consecință, întrucât întrebările adresate au ca obiect interpretarea dreptului Uniunii, Curtea este, în principiu, obligată să se pronunțe (Hotărârea din 12 aprilie 2005, Keller, C-145/03, Rec., p. I-2529, punctul 33, Hotărârea din 18 iulie 2007, Lucchini, C-119/05, Rep., p. I-6199, punctul 43, precum și Hotărârea din 11 septembrie 2008, Eckelkamp și alții, C-11/07, Rep., p. I-6845, punctele 27 și 32).

16

Astfel, Curtea nu poate respinge o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de o instanță națională decât atunci când este evident că interpretarea dreptului Uniunii solicitată nu are nicio legătură cu realitatea sau cu obiectul acțiunii principale, atunci când problema este de natură ipotetică sau atunci când Curtea nu dispune de elementele de fapt și de drept necesare pentru a răspunde în mod util întrebărilor care i-au fost adresate (Hotărârea din 14 iunie 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, punctul 77 și jurisprudența citată).

17

Or, trebuie să se constate că această situație nu se regăsește în speță. Astfel, interpretarea solicitată a articolului 10 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) din Directiva 89/104 este susceptibilă să aibă un efect asupra cadrului juridic aplicabil în acțiunea principală și, prin urmare, asupra soluției care urmează să se pronunțe în speță. În consecință, cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare trebuie considerată admisibilă.

18

Prin intermediul primei și al celei de a treia întrebări litera a), care trebuie analizate împreună, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că se opune posibilității ca titularul unei mărci înregistrate, pentru a dovedi utilizarea acesteia în sensul dispoziției sus-menționate, să invoce utilizarea sa într-o formă care diferă de cea în care a fost înregistrată această marcă, fără ca diferențele dintre aceste două forme să altereze caracterul distinctiv al acestei mărci, în pofida faptului că forma diferită este de asemenea înregistrată ca marcă.

19

Pe de o parte, trebuie să se amintească faptul că, în sensul dispozițiilor Directivei 89/104, caracterul distinctiv al unei mărci înseamnă că această marcă permite să se identifice produsul a cărui înregistrare este solicitată ca provenind de la o întreprindere determinată și, așadar, să se distingă acel produs de cele ale altor întreprinderi (a se vedea prin analogie Hotărârea din 29 aprilie 2004, Procter & Gamble/OAPI, C-468/01 P-C-472/01 P, Rec., p. I-5141, punctul 32, Hotărârea din 21 octombrie 2004, OAPI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rec., p. I-10031, punctul 42, Hotărârea din 8 mai 2008, Eurohypo/OAPI, C-304/06 P, Rep., p. I-3297, punctul 66, și Hotărârea din 12 iulie 2012, Smart Technologies/OAPI, C-311/11 P, punctul 23).

20

Pe de altă parte, trebuie să se sublinieze că din modul de redactare a articolului 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 89/104 nu rezultă nicidecum că forma diferită în care marca este utilizată nu poate fi de asemenea înregistrată ca marcă. Astfel, singura condiție prevăzută în cuprinsul acestei dispoziții este cea potrivit căreia forma utilizată nu poate să se diferențieze de forma sub care a fost înregistrată această marcă decât prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al acesteia din urmă.

21

Referitor la finalitatea articolului 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 89/104, trebuie să se sublinieze că această dispoziție, evitând să impună o conformitate strictă între forma utilizată în comerț și cea sub care a fost înregistrată marca, vizează să permită titularului acesteia din urmă să opereze asupra semnului, cu ocazia exploatării comerciale a acestuia, variațiile care permit, fără să îi modifice caracterul distinctiv, să fie mai bine adaptat la exigențele privind comercializarea și promovarea produselor sau a serviciilor în cauză.

22

Or, această finalitate ar fi compromisă în cazul în care, pentru a dovedi utilizarea mărcii înregistrate, s-ar impune o condiție suplimentară potrivit căreia forma diferită sub care este utilizată această marcă nu ar trebui să fi făcut de asemenea obiectul unei înregistrări ca marcă. Astfel, înregistrarea unor noi forme ale unei mărci permite eventual să se anticipeze schimbările susceptibile să aibă loc în imaginea mărcii și, prin urmare, să o adapteze la realitățile unei piețe în evoluție.

23

În plus, din al doisprezecelea considerent al Directivei 89/104 rezultă că dispozițiile acestei directive trebuie „armoniza[te] complet [...] cu cele ale Convenției de la Paris”. În consecință, articolul 10 alineatul (2) litera (a) din această directivă trebuie interpretat conform articolului 5 C alineatul (2) din această convenție. Or, nimic din această din urmă dispoziție nu lasă să se înțeleagă că înregistrarea unui semn ca marcă are drept consecință faptul că utilizarea acestuia nu mai poate fi invocată pentru a dovedi utilizarea unei alte mărci înregistrate de care se diferențiază numai într-un astfel de mod încât caracterul distinctiv al acesteia din urmă nu este alterat.

24

În consecință, înregistrarea ca marcă a formei sub care este utilizată o altă marcă înregistrată, formă care diferă de cea sub care este înregistrată această din urmă marcă, deși nu alterează caracterul distinctiv al acesteia, nu interzice aplicarea articolului 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 89/104.

25

Această interpretare nu este contrară celei care rezultă din Hotărârea Il Ponte Finanziaria/OAPI, citată anterior, și în special punctului 86 din aceasta, menționat în decizia de trimitere.

26

În cauza în care s-a pronunțat hotărârea menționată, Curtea a fost sesizată cu un litigiu în cadrul căruia o parte invoca protecția unei „familii” sau a unei „serii” de mărci similare, în vederea aprecierii riscului de confuzie cu marca a cărei înregistrare se solicita. Acest litigiu privea articolul 15 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), dispoziție care corespundea la data faptelor din cauza menționată articolului 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 89/104, întrucât modul de redactare a acestor dispoziții este în esență identic.

27

Întrucât la punctul 63 din Hotărârea Il Ponte Finanziaria/OAPI, citată anterior, a statuat că în cazul unei „familii” sau al unei „serii” de mărci riscul de confuzie rezultă mai exact din faptul că un consumator se poate înșela în ceea ce privește proveniența sau originea produselor sau a serviciilor acoperite de marca a cărei înregistrare se solicită, considerând în mod greșit că marca face parte din această familie sau serie de mărci, Curtea a considerat că, pentru a dovedi existența unei „familii” sau a unei „serii” de mărci, trebuie demonstrată utilizarea unui număr suficient de mărci susceptibil să constituie această „familie” sau această „serie”.

28

Curtea a continuat statuând la punctul 64 din Hotărârea Il Ponte Finanziaria/OAPI, citată anterior, că, în lipsa utilizării unui număr suficient de mărci care pot constitui o „familie” sau o „serie”, nu s-ar putea pretinde de la un consumator să identifice un element comun în respectiva familie sau serie de mărci și/sau să asocieze o altă marcă, ce conține același element comun, cu această familie sau serie. Prin urmare, pentru a exista un risc ca publicul să se înșele cu privire la apartenența mărcii a cărei înregistrare se solicită la o „familie” sau la o „serie”, celelalte mărci care fac parte din această familie sau serie ar trebui să fie prezente pe piață.

29

Afirmația Curții de la punctul 86 din Hotărârea Il Ponte Finanziaria/OAPI, citată anterior, potrivit căreia articolul 15 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 și, prin urmare, articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 89/104 nu permit extinderea protecției de care beneficiază o marcă înregistrată, prin dovada utilizării sale, la o altă marcă înregistrată a cărei utilizare nu a fost demonstrată, pentru motivul că aceasta din urmă nu ar fi decât o variantă ușor diferită a primei, trebuie înțeleasă în acest context special al pretinsei existențe a unei „familii” sau a unei „serii” de mărci. Astfel, utilizarea unei mărci nu poate fi invocată pentru a justifica utilizarea unei alte mărci, având în vedere că scopul este de a dovedi utilizarea unui număr suficient de mărci din aceeași „familie”.

30

Ținând seama de ansamblul considerațiilor care precedă, trebuie să se răspundă la prima întrebare și la cea de a treia întrebare litera a) că articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că nu se opune posibilității ca titularul unei mărci înregistrate, pentru a dovedi utilizarea acesteia în sensul dispoziției sus-menționate, să invoce utilizarea sa într-o formă care diferă de cea sub care a fost înregistrată această marcă, fără ca diferențele dintre aceste două forme să altereze caracterul distinctiv al acestei mărci, în pofida faptului că forma diferită este de asemenea înregistrată ca marcă.

31

Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că se opune unei interpretări a dispoziției naționale de transpunere a articolului 10 alineatul (2) litera (a) în dreptul intern în sensul că această dispoziție nu se aplică unei mărci „defensive” a cărei înregistrare nu are alt scop decât să garanteze sau să extindă domeniul de protecție a unei alte mărci înregistrate, care este înregistrată sub forma sub care este utilizată.

32

În această privință, trebuie arătat că nimic nu permite să se dea articolului 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 89/104 o interpretare care ar înlătura aplicarea acestei dispoziții într-un caz precum cel vizat la punctul anterior. Astfel, intenția subiectivă subiacentă înregistrării unei mărci este irelevantă pentru aplicarea dispoziției menționate și, în această măsură, o astfel de noțiune de mărci „defensive”, în cazul cărora aceasta nu s-ar aplica, nu are niciun temei nici în Directiva 89/104, nici în alte dispoziții ale dreptului Uniunii.

33

Din considerațiile precedente rezultă că trebuie să se răspundă la cea de a doua întrebare că articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că se opune unei interpretări a dispoziției naționale de transpunere a articolului 10 alineatul (2) litera (a) în dreptul intern în sensul că această din urmă dispoziție nu se aplică unei mărci „defensive” a cărei înregistrare nu are alt scop decât să asigure sau să extindă domeniul de protecție al unei alte mărci înregistrate, care este înregistrată în forma sub care este utilizată.

34

Prin intermediul celei de a treia întrebări litera b), instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească în ce împrejurări o hotărâre a Curții, precum Hotărârea Il Ponte Finanziara/OAPI, citată anterior, ar trebui să își producă efectele sau unele dintre acestea numai pentru perioada ulterioară datei la care a fost pronunțată.

35

Instanța de trimitere adresează cea de a treia întrebare în ansamblu, „în cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare sau al unui răspuns negativ la a doua întrebare”. În speță, răspunsul la cea de a doua întrebare se încadrează în cea de a doua ipoteză.

36

Cea de a treia întrebare litera b) este întemeiată pe premisa potrivit căreia ar exista o incompatibilitate între o dispoziție națională, mai precis articolul 26 alineatul 3 a doua teză din MarkenG, și o dispoziție a unei directive, în speță articolul 10 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) din Directiva 89/104. Or, nici răspunsul la prima întrebare și la cea de a treia întrebare litera a), nici răspunsul la cea de a doua întrebare nu corespund unei astfel de premise.

37

Din considerațiile precedente rezultă că nu este necesar să se răspundă la cea de a treia întrebare litera b).

38

Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a treia) declară: