—

pentru L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC și Laboratoire Garnier & Cie, de domnii H. Carr și D. Anderson, QC, precum și de doamna J. Reid, barrister, mandatați de Baker & McKenzie LLP;

—

pentru Malaika Investments Ltd și Starion International Ltd, de domnul R. Wyand, QC, precum și de domnii H. Porter și T. Moody-Stuart, solicitors;

—

pentru guvernul Regatului Unit, de doamna T. Harris și ulterior de domnul L. Seeboruth, în calitate de agenți, asistați de domnul S. Malynciz, barrister;

—

pentru guvernul francez, de domnul G. de Bergues, precum și de doamnele A.-L. During și B. Beaupère-Manokha, în calitate de agenți;

—

pentru guvernul olandez, de doamna C. Wissels, în calitate de agent;

—

pentru guvernul polonez, de doamnele A. Rutkowska și K. Rokicka, în calitate de agenți;

—

pentru guvernul portughez, de domnul L. Inez Fernandes și de doamna I. Vieira da Silva, în calitate de agenți;

—

pentru Comisia Comunităților Europene, de domnii W. Wils și H. Krämer, în calitate de agenți,

1

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolului 5 alineatele (1) și (2) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), precum și a articolului 3a alineatul (1) din Directiva 84/450/CEE a Consiliului din privind publicitatea înșelătoare și comparativă (JO L 250, p. 17, Ediție specială, 15/vol. 1, p. 153), astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din (JO L 290, p. 18, Ediție specială, 15/vol. 4, p. 196, denumită în continuare „Directiva 84/450”).

2

Această cerere a fost formulată în cadrul unei acțiuni introduse de L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, precum și de Laboratoire Garnier & Cie (denumite în continuare, împreună, „L’Oréal și alții”) împotriva Bellure NV (denumită în continuare „Bellure”), Malaika Investments Ltd, care își desfășoară activitatea sub denumirea comercială „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales” (denumită în continuare „Malaika”), și Starion International Ltd (denumită în continuare „Starion”), în vederea sancționării acestora din urmă pentru contrafacere de mărci.

3

Directiva 89/104 a fost abrogată de Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 299, p. 25), care a intrat în vigoare la . Cu toate acestea, având în vedere data la care s-au petrecut faptele, în acțiunea principală se aplică în continuare Directiva 89/104.

4

Al zecelea considerent al Directivei 89/104 are următorul cuprins:

„întrucât protecția conferită de marca înregistrată, al cărei scop este tocmai acela de a garanta marca ca indicație de origine [a se citi „funcția mărcii de indicare a originii”], este absolută în cazul de identitate între marcă și semn și între produse sau servicii; întrucât protecția funcționează, de asemenea, în caz de similitudine între marcă și semn și produse sau servicii; întrucât este indispensabil să se interpreteze noțiunea de similitudine în raport cu riscul de confuzie; întrucât riscul de confuzie, a cărui apreciere depinde de numeroși factori și, în primul rând, de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similitudine între marcă și semn și între produsele și serviciile desemnate constituie condiția specifică a protecției; întrucât mijloacele prin care riscul de confuzie poate fi constatat și, în special, sarcina probei depind de normele interne de procedură cărora prezenta directivă nu le aduce atingere”.

5

Articolul 5 din Directiva 89/104, intitulat „Drepturi conferite de marcă”, prevede:

„(1)   Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

(2)   Orice stat membru poate, de asemenea, să prevadă că titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în comerț, orice semn identic sau similar mărcii pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de renume în statul membru în cauză și când prin utilizarea semnului [fără motive întemeiate] obține foloase necuvenite din [a se citi «profită în mod neloial de»] caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

(3)   În temeiul alineatelor (1) și (2), poate fi interzis, inter alia:

[…]

[…]”

6

Articolul 6 alineatul (1) din directiva menționată, intitulat „Limitarea efectelor mărcii”, prevede:

„Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului,

[…]

[…]”

7

Dispozițiile privind publicitatea comparativă au fost introduse în versiunea inițială a Directivei 84/450 prin Directiva 97/55.

8

Considerentele (2), (7), (9), (11), (13)-(15) și (19) ale Directivei 97/55 au următorul cuprins: întrucât:

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

9

Conform articolului 1, scopul Directivei 84/450 este, între altele, de a stabili condițiile în care este permisă publicitatea comparativă.

10

Articolul 2 punctul 1 din această directivă definește publicitatea drept „orice formă de comunicare realizată în cadrul unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liberale în scopul promovării furnizării de bunuri sau servicii, inclusiv bunurile imobile, drepturile și obligațiile”. Conform articolului 2 punctul 2a, prin publicitate comparativă se înțelege „orice formă de publicitate care identifică în mod explicit sau implicit un concurent sau bunuri ori servicii oferite de un concurent”.

11

Articolul 3a alineatul (1) din directiva menționată prevede:

„Se permite publicitatea comparativă, în ceea ce privește comparația, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

12

Dispozițiile Directivei 89/104 au fost transpuse în dreptul intern prin Legea din 1994 privind mărcile (Trade Marks Act 1994). Transpunerea articolului 5 alineatul (1) litera (a) și a articolului 5 alineatul (2) s-a realizat prin articolul 10 alineatele 1 și 3 din această lege.

13

Dispozițiile articolului 3a din Directiva 84/450 au fost transpuse în dreptul intern prin Regulamentele din 2000 privind controlul publicității înșelătoare [Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000, SI 2000/914], care au introdus un nou articol 4A în Regulamentele din 1988 privind controlul publicității înșelătoare [Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI 1988/915)].

14

L’Oréal și alții sunt membri ai grupului L’Oréal, care produce și comercializează parfumuri fine. În Regatul Unit, acestea sunt titulare ale următoarelor mărci de renume, înregistrate pentru parfumuri și alte produse parfumate:

15

Malaika și Starion comercializează în Regatul Unit imitații ale unor parfumuri fine din gama „Creation Lamis”. Starion comercializează și imitații ale unor parfumuri fine din gamele „Dorall” și „Stitch”.

16

Gamele „Creation Lamis” și „Dorall” sunt produse de Bellure.

17

Gama „Creation Lamis” cuprinde în special parfumul La Valeur, care este o imitație a parfumului Trésor și ale cărui flacon și ambalaj prezintă o asemănare generală cu flaconul și cu ambalajul acestuia din urmă. Gama cuprinde și parfumul Pink Wonder, care este o imitație a parfumului Miracle și ale cărui flacon și ambalaj prezintă o asemănare generală cu flaconul și cu ambalajul acestuia din urmă.

18

În ambele cazuri este cert că asemănarea nu este de natură să inducă în eroare profesioniștii sau publicul.

19

Gama „Dorall” cuprinde, între altele, parfumul Coffret d’Or, care este o imitație a parfumului Trésor, ale cărui flacon și ambalaj prezintă o ușoară asemănare cu flaconul și cu ambalajul acestuia din urmă.

20

Ambalajele parfumurilor din gama „Stitch”, care au un aspect simplu, nu prezintă nicio asemănare cu flacoanele și cu ambalajele parfumurilor comercializate de L’Oréal și alții.

21

În cadrul comercializării de parfumuri din gamele „Creation Lamis”, „Dorall”, precum și „Stitch”, Malaika și Starion utilizează liste comparative, comunicate comercianților cu amănuntul, care indică marca verbală de parfum fin a cărui imitație este parfumul comercializat (denumite în continuare „listele comparative”).

22

L’Oréal și alții au introdus o acțiune în contrafacere la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, împotriva Bellure, Malaika și Starion.

23

L’Oréal și alții au susținut, pe de o parte, că utilizarea listelor comparative constituia o încălcare a drepturilor conferite de mărcile lor verbale Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs și Noa, precum și de mărcile lor verbale și figurative Noa, încălcare ce este interzisă prin articolul 10 alineatul 1 din Legea din 1994 privind mărcile.

24

Pe de altă parte, acestea au susținut că imitarea flacoanelor și a ambalajelor produselor lor, precum și vânzarea de parfumuri în aceste ambalaje constituie o încălcare a drepturilor conferite de mărcile lor verbale Trésor și Miracle, precum și de mărcile lor verbale și figurative flaconul Trésor, ambalajul Trésor, flaconul Miracle și ambalajul Miracle, încălcare interzisă la articolul 10 alineatul 3 din Legea din 1994 privind mărcile.

25

Prin hotărârea din 4 octombrie 2006, High Court a admis acțiunea, în măsura în care se întemeiază pe articolul 10 alineatul 1 din Legea din 1994 privind mărcile. În schimb, aceasta nu a admis acțiunea, în măsura în care se întemeiază pe articolul 10 alineatul 3 din această lege, decât în ceea ce privește mărcile ambalajul Trésor și flaconul Miracle.

26

Atât Malaika și Starion, cât și L’Oréal și alții au formulat o cale de atac împotriva acestei hotărâri la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

27

În ceea ce privește utilizarea listelor comparative care menționează mărcile verbale ai căror titulari sunt L’Oréal și alții, liste cu privire la care acestea din urmă consideră că reprezintă publicitate comparativă în sensul Directivei 84/450, instanța de trimitere ridică problema dacă utilizarea mărcii unui concurent în cadrul unor astfel de liste poate fi interzisă în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104.

28

În cazul în care această situație s-ar regăsi în prezenta cauză, instanța menționată ridică problema dacă o astfel de utilizare ar putea fi totuși admisă în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104. Având în vedere în această privință că utilizarea mărcii unui concurent într-o publicitate comparativă este conformă cu dispozițiile articolului 6 din Directiva 89/104, cu condiția ca publicitatea în discuție să respecte articolul 3a din Directiva 84/450, aceasta apreciază că pentru a se pronunța asupra acțiunii principale este necesară interpretarea acestei din urmă dispoziții.

29

Cu privire la utilizarea unor ambalaje și a unor flacoane similare celor utilizate pentru parfumurile fine comercializate de L’Oréal și alții, instanța de trimitere ridică problema interpretării noțiunii „profită în mod neloial” în sensul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104.

30

În aceste condiții, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

31

Astfel cum a precizat instanța de trimitere, primele patru întrebări, cu privire la interpretarea articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104 și a articolului 3a alineatul (1) din Directiva 84/450, se referă la utilizarea de către pârâtele din acțiunea principală în cadrul listelor comparative a mărcilor verbale ale căror titulari sunt L’Oréal și alții, în timp ce a cincea întrebare, cu privire la interpretarea articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104, se referă la utilizarea unor ambalaje și a unor flacoane similare celor utilizate pentru parfumurile fine comercializate de L’Oréal și alții, care sunt protejate de mărci verbale și figurative. În măsura în care această din urmă dispoziție poate totuși să se aplice cu privire la utilizarea mărcilor menționate în cadrul listelor comparative în discuție, trebuie să se răspundă mai întâi la a cincea întrebare.

32

Prin intermediul celei de a cincea întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că un terț care utilizează un semn similar unei mărci de renume poate fi considerat că profită în mod neloial de marcă în sensul acestei dispoziții, atunci când prin această utilizare terțul beneficiază de un avantaj pentru comercializarea produselor sau a serviciilor sale, fără a determina totuși un risc de confuzie pentru public sau fără a aduce atingere ori fără a risca să aducă atingere mărcii sau titularului acesteia.

33

Cu titlu introductiv, trebuie amintit că instanța de trimitere stabilește cadrul juridic și de fapt, astfel încât Curtea nu are competența de a repune în discuție aprecierile cu privire la fapte (a se vedea în acest sens Hotărârea din 13 noiembrie 2003, Neri, C-153/02, Rec., p. I-13555, punctele 34 și 35, precum și Hotărârea din , ASM Brescia, C-347/06, Rep., p. 5641, punctul 28). În consecință, chiar dacă, astfel cum au susținut guvernul Regatului Unit și guvernul francez, la început ar putea părea puțin probabil ca utilizarea de către un terț a unui semn similar unei mărci pentru a comercializa produse care imită produsele pentru care această marcă a fost înregistrată să avantajeze comercializarea produselor terțului fără a aduce atingere în același timp imaginii sau comercializării produselor care poartă această marcă, Curtea are obligația să respecte această ipoteză formulată de instanța de trimitere.

34

Articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 instituie în favoarea mărcilor de renume o protecție mai extinsă decât cea prevăzută la articolul 5 alineatul (1). Condiția specifică a acestei protecții constă în utilizarea fără motive întemeiate a unui semn identic sau similar unei mărci înregistrate prin care se profită sau s-ar profita în mod neloial de caracterul distinctiv sau de renumele acestei mărci ori care aduce sau ar aduce atingere acestora [a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 iunie 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec., p. I-4861, punctul 36, Hotărârea din , Adidas-Salomon și Adidas Benelux, C-408/01, Rec., p. I-12537, punctul 27, și Hotărârea din , adidas și adidas Benelux, C-102/07, Rep., p. I-2439, punctul 40, precum și cu privire la articolul 4 alineatul (4) litera (a) din Directiva 89/104, Hotărârea din , Intel Corporation, C-252/07, Rep., p. 8823, punctul 26].

35

De altfel, Curtea a precizat că articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 se aplică și cu privire la produse și servicii care sunt identice sau similare celor pentru care este înregistrată marca (a se vedea în acest sens Hotărârea din 9 ianuarie 2003, Davidoff, C-292/00, Rec., p. I-389, punctul 30, precum și Hotărârile citate anterior Adidas-Salomon și Adidas Benelux, punctele 18-22, și adidas și adidas Benelux, punctul 37).

36

Atingerile prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104, atunci când se produc, sunt consecința unui anumit grad de similitudine între marcă și semn, din cauza căruia publicul vizat realizează o asociere între semn și marcă, cu alte cuvinte stabilește o legătură între acestea, chiar dacă nu le confundă. Prin urmare, nu este necesar ca gradul de similitudine dintre marca de renume și semnul utilizat de terț să fie de asemenea natură încât să existe un risc de confuzie în percepția publicului vizat. Este suficient ca gradul de similitudine dintre marca de renume și semn să aibă drept efect faptul ca publicul vizat să stabilească o legătură între semn și marcă (a se vedea Hotărârile citate anterior Adidas-Salomon și Adidas Benelux, punctele 29 și 31, precum și adidas și adidas Benelux, punctul 41).

37

Existența unei astfel de legături în percepția publicului constituie o condiție necesară, dar insuficientă în sine pentru a conduce la concluzia existenței uneia dintre atingerile împotriva cărora articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 asigură protecția în favoarea mărcilor de renume (a se vedea în acest sens Hotărârea Intel Corporation, citată anterior, punctele 31 și 32).

38

Aceste atingeri sunt, în primul rând, atingerea adusă caracterului distinctiv al mărcii, în al doilea rând, atingerea adusă renumelui acestei mărci și, în al treilea rând, profitul obținut în mod neloial din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii respective (a se vedea în acest sens Hotărârea Intel Corporation, citată anterior, punctul 27).

39

În ceea ce privește atingerea adusă caracterului distinctiv al mărcii anterioare, desemnată și prin termenii „diluare”, „uzare lentă” sau „interferență”, această atingere se produce atunci când se diminuează aptitudinea acestei mărci de a identifica produsele sau serviciile pentru care este înregistrată, utilizarea de către terț a unui semn identic sau similar determinând o dispersie a identității mărcii și a influenței acesteia asupra percepției publicului. Această situație se regăsește în special atunci când marca, ce determina o asociere imediată cu produsele sau cu serviciile pentru care este înregistrată, nu mai este în măsură să determine o astfel de asociere (a se vedea în acest sens Hotărârea Intel Corporation, citată anterior, punctul 29).

40

În ceea ce privește atingerea adusă renumelui mărcii, desemnată și prin termenii „defăimare” sau „degradare”, această atingere se produce atunci când produsele sau serviciile pentru care semnul identic sau similar este utilizat de terț pot fi percepute de public astfel încât puterea de atracție a mărcii se diminuează. Riscul unei asemenea atingeri poate rezulta în special din faptul că produsele sau serviciile oferite de terț prezintă o caracteristică sau o calitate care poate exercita o influență negativă asupra imaginii mărcii.

41

Cu privire la noțiunea „profită în mod neloial de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii”, denumită și cu termenii „parazitism” și „free-riding”, această noțiune se referă nu la atingerea adusă mărcii, ci la profitul pe care terțul îl obține din utilizarea semnului identic sau similar. Aceasta include în special cazurile în care, datorită transferului de imagine a mărcii sau transferului caracteristicilor protejate de marcă asupra produselor desemnate prin semnul identic sau similar, există o exploatare vădită în contextul mărcii de renume.

42

Este suficient să existe una singură dintre aceste trei categorii de atingeri pentru ca articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 să fie aplicabil (a se vedea în acest sens Hotărârea Intel Corporation, citată anterior, punctul 28).

43

De aici rezultă că profitul obținut de un terț din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii se poate dovedi necuvenit, chiar dacă utilizarea semnului identic sau similar nu aduce atingere nici caracterului distinctiv, nici renumelui mărcii sau, în general, titularului acesteia.

44

Pentru a stabili dacă prin utilizarea semnului se profită în mod neloial de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii, trebuie efectuată o apreciere globală care să țină seama de toți factorii relevanți din cauză, printre care figurează în special intensitatea renumelui și gradul de caracter distinctiv al mărcii, gradul de similitudine dintre mărcile în litigiu, precum și natura și gradul de asemănare ale produselor sau ale serviciilor vizate. Curtea s-a pronunțat deja în sensul că, în ceea ce privește intensitatea renumelui și gradul caracterului distinctiv al mărcii, cu cât caracterul distinctiv și renumele acestei mărci sunt mai importante, cu atât existența unei atingeri va fi admisă cu mai multă ușurință. Rezultă de asemenea din jurisprudență că, cu cât evocarea mărcii provocată de semn este imediată și puternică, cu atât este mai mare riscul ca, prin utilizarea actuală sau viitoare a semnului, să se profite în mod neloial de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii ori să se aducă atingere acestora (a se vedea în acest sens Hotărârea Intel Corporation, citată anterior, punctele 67-69).

45

Pe de altă parte, trebuie arătat că, în cadrul unei astfel de aprecieri globale, poate fi luată în considerare, dacă este cazul, și existența unui risc de diluare sau de defăimare a mărcii.

46

În speță, este cert că Malaika și Starion utilizează ambalaje și flacoane similare mărcilor de renume înregistrate de L’Oréal și alții pentru comercializarea parfumurilor care reprezintă imitații „de calitate inferioară” ale parfumurilor de lux pentru care sunt înregistrate și utilizate respectivele mărci.

47

În această privință, instanța de trimitere a constatat o legătură între, pe de o parte, anumite ambalaje utilizate de Malaika și de Starion și, pe de altă parte, anumite mărci care se referă la ambalaje și la flacoane ai căror titulari sunt L’Oréal și alții. În plus, rezultă din decizia de trimitere că această legătură acordă un avantaj comercial pârâtelor din acțiunea principală. De asemenea, din decizia de trimitere rezultă că similitudinea dintre mărcile respective și produsele comercializate de Malaika și de Starion a fost urmărită în mod intenționat pentru a crea o asociere în percepția publicului între parfumurile fine și imitațiile acestora în scopul de a facilita comercializarea acestora din urmă.

48

În cadrul aprecierii generale care trebuie efectuată de instanța de trimitere pentru a stabili dacă, în aceste condiții, se poate constata existența unui profit obținut în mod neloial din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii, va trebui să se țină cont în special de faptul că utilizarea ambalajelor și a flacoanelor similare celor utilizate pentru parfumurile imitate urmărește să profite, în scopuri publicitare, de caracterul distinctiv și de renumele mărcilor sub care sunt comercializate aceste parfumuri.

49

În această privință, trebuie precizat că atunci când un terț încearcă, prin utilizarea unui semn similar unei mărci de renume, să se situeze în contextul imaginii acesteia pentru a beneficia de puterea sa de atracție, de reputația și de prestigiul acesteia, precum și să exploateze, fără nicio compensație financiară și fără a trebui să facă eforturi proprii în această privință, efortul comercial al titularului mărcii pentru a crea și pentru a menține imaginea acestei mărci, profitul care rezultă din utilizarea menționată trebuie să fie considerat ca fiind obținut în mod neloial din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii respective.

50

Având în vedere cele de mai sus, trebuie să se răspundă la a cincea întrebare că articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că existența unui profit obținut în mod neloial din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii, potrivit acestei dispoziții, nu presupune nici existența unui risc de confuzie, nici existența riscului unei atingeri aduse caracterului distinctiv sau renumelui mărcii sau în general titularului acesteia. Profitul care rezultă din utilizarea de către un terț a unui semn similar unei mărci de renume este obținut de terț în mod neloial din respectivul caracter distinctiv sau din respectivul renume al mărcii atunci când acesta încearcă prin utilizarea menționată să se situeze în contextul imaginii mărcii de renume pentru a beneficia de puterea sa de atracție, de reputația și de prestigiul acesteia din urmă și să exploateze, fără o compensație financiară, efortul comercial al titularului mărcii pentru a crea și pentru a menține imaginea acesteia.

51

Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă articolul 5 alineatul (1) litera (a) sau (b) din Directiva 89/104 trebuie să fie interpretat în sensul că titularul unei mărci înregistrate are dreptul să obțină interzicerea utilizării de către un terț într-o publicitate comparativă a unui semn identic cu această marcă pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca menționată, atunci când această utilizare nu poate aduce atingere funcției esențiale a mărcii, care constă în a indica proveniența produselor sau a serviciilor. Prin intermediul celei de a doua întrebări, care trebuie analizată împreună cu prima întrebare, instanța respectivă solicită, în esență, să se stabilească dacă titularul unei mărci care este de notorietate se poate opune unei astfel de utilizări în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a) atunci când această utilizare nu poate aduce atingere mărcii sau uneia dintre funcțiile acesteia din urmă, dar are totuși un rol semnificativ în promovarea produselor sau a serviciilor terțului.

52

Cu titlu introductiv, trebuie arătat că listele comparative precum cele din acțiunea principală pot fi calificate drept publicitate comparativă. Astfel, în sensul articolului 2 punctul 1 din Directiva 84/450, publicitatea reprezintă orice formă de comunicare realizată în cadrul unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liberale în scopul promovării furnizării de bunuri sau de servicii. Conform articolului 2 punctul 2a, o astfel de publicitate trebuie calificată drept publicitate comparativă dacă identifică în mod explicit sau implicit un concurent sau bunuri ori servicii oferite de un concurent. Având în vedere aceste definiții deosebit de cuprinzătoare, publicitatea comparativă se poate prezenta sub forme foarte variate [a se vedea în acest sens Hotărârea din 25 octombrie 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Rec., p. I-7945, punctele 28 și 31, Hotărârea din , Pippig Augenoptik, C-44/01, Rec., p. I-3095, punctul 35, Hotărârea din , De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Rep., p. I-3115, punctul 16, precum și Hotărârea din , O2 Holdings și O2 (UK), C-533/06, Rep., p. I-4231, punctul 42].

53

De altfel, Curtea s-a pronunțat deja în sensul că utilizarea de către persoana care publică reclama, într-o publicitate comparativă, a unui semn identic sau similar mărcii unui concurent în vederea identificării produselor sau a serviciilor oferite de acesta din urmă se analizează ca fiind o utilizare chiar pentru produsele sau serviciile persoanei care publică reclama, în sensul articolului 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 89/104. În consecință, o astfel de utilizare poate fi interzisă în temeiul dispozițiilor menționate, dacă este cazul [a se vedea Hotărârea O2 Holdings și O2 (UK), citată anterior, punctele 36 și 37].

54

Cu toate acestea, Curtea a precizat că titularul unei mărci înregistrate nu este îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu marca sa într-o publicitate comparativă care îndeplinește toate condițiile pentru a fi permisă, prevăzute la articolul 3a alineatul (1) din Directiva 84/450 [a se vedea Hotărârea O2 Holdings și O2 (UK), citată anterior, punctele 45 și 51].

55

De asemenea, trebuie arătat că este cert că Malaika și Starion au utilizat în listele comparative de parfumuri mărcile verbale Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs și Noa, astfel cum au fost înregistrate de L’Oréal și alții, iar nu semne care erau doar similare acestor mărci. Pe de altă parte, această utilizare a avut ca obiect produse identice cu cele pentru care au fost înregistrate mărcile menționate, și anume parfumuri.

56

O astfel de utilizare intră în domeniul de aplicare al articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104, iar nu în domeniul de aplicare al aceluiași articol 5 alineatul (1) litera (b).

57

Conform articolului 5 alineatul (1) prima teză din Directiva 89/104, marca înregistrată conferă titularului său drepturi exclusive. În temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă, acest drept exclusiv îl îndrepățește pe titular să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului, un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată.

58

Curtea a avut deja ocazia să constate că dreptul exclusiv prevăzut la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 a fost acordat cu scopul de a permite titularului mărcii să își protejeze interesele specifice în calitate de titular al acestei mărci, adică să asigure că aceasta își poate îndeplini funcțiile și că, în consecință, exercitarea acestui drept trebuie să fie rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii (Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec., p. I-10273, punctul 51, Hotărârea din , Anheuser-Busch, C-245/02, Rec., p. I-10989, punctul 59, și Hotărârea din , Adam Opel, C-48/05, Rep., p. I-1017, punctul 21). Printre aceste funcții figurează nu doar funcția esențială a mărcii care constă în a garanta consumatorilor proveniența produsului sau a serviciului, ci și celelalte funcții ale acesteia, precum în special cea care constă în garantarea calității acestui produs sau serviciu ori funcțiile de comunicare, de investiție sau de publicitate.

59

Protecția conferită prin articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 este astfel mai extinsă decât cea prevăzută la același articol 5 alineatul (1) litera (b), a cărui punere în aplicare impune existența unui risc de confuzie și, în consecință, posibilitatea de a aduce atingere funcției esențiale a mărcii [a se vedea în acest sens Hotărârile citate anterior Davidoff, punctul 28, precum și O2 Holdings și O2 (UK), punctul 57]. Astfel, în temeiul celui de al zecelea considerent al Directivei 89/104, protecția conferită de marca înregistrată este absolută în caz de identitate între marcă și semn și între produse sau servicii, în timp ce, în caz de similitudine între marcă și semn, precum și între produse sau servicii, riscul de confuzie constituie condiția specifică a protecției.

60

Rezultă din jurisprudența citată la punctul 58 din prezenta hotărâre că, în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104, titularul mărcii nu se poate opune utilizării unui semn identic cu marca, dacă această utilizare nu este susceptibilă să aducă atingere niciuneia dintre funcțiile acesteia (a se vedea și Hotărârile citate anterior Arsenal Football Club, punctul 54, și Adam Opel, punctul 22).

61

Astfel, Curtea s-a pronunțat deja în sensul că anumite utilizări în scopuri strict descriptive sunt excluse din domeniul de aplicare al articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104, întrucât nu aduc atingere niciunuia dintre interesele pe care această dispoziție are drept scop să le protejeze și, în consecință, nu se încadrează în noțiunea de utilizare în sensul acestei dispoziții (a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 mai 2002, Hölterhoff, C-2/00, Rec., p. I-4187, punctul 16).

62

În această privință, trebuie totuși precizat că situația prezentată în acțiunea principală este fundamental diferită de cea din cauza care a determinat pronunțarea Hotărârii Hölterhoff, citată anterior, în măsura în care utilizarea mărcilor verbale ai căror titulari sunt L’Oréal și alții în listele comparative difuzate de Malaika și de Starion nu urmărește scopuri strict descriptive, ci un scop publicitar.

63

Revine instanței de trimitere sarcina de a aprecia dacă, într-o situație precum cea din acțiunea principală, utilizarea mărcilor verbale ai căror titulari sunt L’Oréal și alții este susceptibilă să aducă atingere uneia dintre funcțiile acestor mărci, precum, între altele, funcțiile de comunicare, de investiție sau de publicitate a acestora din urmă.

64

Pe de altă parte, în măsura în care această instanță a constatat că mărcile menționate se bucură de renume, utilizarea acestora în listele comparative poate fi de asemenea interzisă în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104, a cărui aplicabilitate nu presupune în mod necesar, astfel cum s-a menționat la punctul 50 din prezenta hotărâre, existența riscului unei atingeri aduse mărcii sau titularului acesteia, în măsura în care terțul profită în mod neloial din utilizarea acesteia din urmă.

65

Având în vedere considerațiile de mai sus, trebuie să se răspundă la prima și la a doua întrebare că articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci înregistrate are dreptul să obțină interzicerea utilizării de către un terț într-o publicitate comparativă care nu îndeplinește toate condițiile pentru a fi permisă, prevăzute la articolul 3a alineatul (1) din Directiva 84/450, a unui semn identic cu această marcă pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca menționată, chiar și atunci când această utilizare nu poate aduce atingere funcției esențiale a mărcii, care constă în a indica proveniența produselor sau a serviciilor, cu condiția ca această utilizare să aducă atingere sau să fie susceptibilă să aducă atingere uneia dintre celelalte funcții ale mărcii.

66

Prin intermediul celei de a treia și a celei de a patra întrebări, care trebuie analizate împreună, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 3a alineatul (1) din Directiva 84/450 trebuie interpretat în sensul că atunci când persoana care publică reclama precizează, cu ajutorul unei liste comparative și fără să producă vreo confuzie sau fără să inducă în eroare, că produsul acesteia prezintă o caracteristică esențială similară celei a unui produs comercializat sub o marcă ce este de notorietate, în raport cu care produsul persoanei care publică reclama reprezintă o imitație, această persoană care publică reclama profită în mod neloial de reputația mărcii menționate în sensul articolului 3a alineatul (1) litera (g), sau prezintă „bunuri sau servicii ca imitații sau reproduceri” în sensul articolului menționat 3a alineatul (1) litera (h).

67

Articolul 3a alineatul (1) literele (a)-(h) din Directiva 84/450 enumeră condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească publicitatea comparativă pentru a putea fi considerată permisă.

68

Aceste condiții au drept scop realizarea unui echilibru între diferitele interese care ar putea fi afectate de autorizarea publicității comparative. Astfel, din interpretarea considerentului (2) coroborat cu considerentele (7) și (9) ale Directivei 97/55, rezultă că acest articol 3a are drept obiectiv stimularea concurenței dintre furnizorii de bunuri și servicii, în beneficiul consumatorilor, permițând concurenților să evidențieze în mod obiectiv avantajele diferitelor produse comparabile și interzicând în același timp practici care pot denatura concurența, pot fi în detrimentul concurenților și pot avea un efect negativ asupra alegerii consumatorilor.

69

De aici rezultă că respectivele condiții enumerate la articolul 3a alineatul (1) menționat trebuie să fie interpretate în sensul cel mai favorabil pentru a permite publicitatea care compară în mod obiectiv caracteristicile unor bunuri sau ale unor servicii (a se vedea în acest sens Hotărârea De Landtsheer Emmanuel, citată anterior, punctul 35 și jurisprudența citată), garantând în același timp că publicitatea comparativă nu va fi utilizată în mod anticoncurențial și neloial sau într-un mod care să aducă atingere intereselor consumatorilor.

70

În ceea ce privește, mai concret, utilizarea mărcii unui concurent într-o publicitate comparativă, articolul 3a alineatul (1) din Directiva 84/450 supune o astfel de utilizare în special la patru condiții specifice, prevăzute la articolul 3a alineatul (1) literele (d), (e), (g) și, respectiv, (h). Astfel, se impune ca, prin utilizarea mărcii, să nu se creeze niciun risc de confuzie, nici să nu se discrediteze sau să se denigreze marca, să nu se profite în mod neloial de reputația acesteia, nici să nu se prezinte bunuri sau servicii ca imitații sau reproduceri ale bunurilor sau ale serviciilor care poartă marca.

71

Astfel cum rezultă din considerentele (13)-(15) ale Directivei 97/55, aceste condiții au drept scop să realizeze un echilibru, pe de o parte, între interesul titularului mărcii de a beneficia de o protecție a dreptului său exclusiv și, pe de altă parte, interesul concurenților acestui titular, precum și cel al consumatorilor de a dispune de o publicitate comparativă efectivă care să evidențieze în mod obiectiv diferențele existente între bunurile sau serviciile propuse.

72

De aici rezultă că utilizarea mărcii unui concurent în cadrul unei publicități comparative este admisă de dreptul comunitar atunci când comparația reprezintă o astfel de evidențiere obiectivă a diferențelor, care nu are drept obiect sau drept efect să dea naștere unor situații de concurență neloială, precum cele prezentate în special la articolul 3a alineatul (1) literele (d), (e), (g) și (h) din Directiva 84/450 (a se vedea în acest sens Hotărârea Pippig Augenoptik, citată anterior, punctul 49).

73

Cu privire, în primul rând, la articolul 3a alineatul (1) litera (h) din Directiva 84/450, în temeiul căruia publicitatea comparativă nu trebuie să prezinte bunuri sau servicii ca imitații sau reproduceri ale bunurilor sau ale serviciilor purtând o marcă protejată sau o denumire comercială protejată, trebuie constatat că rezultă în mod clar din modul de redactare a acestei dispoziții, precum și din considerentul (19) al Directivei 97/55 că această condiție se aplică nu doar în privința produselor de contrafacere, ci și în privința oricărei imitații și reproduceri.

74

În plus, rezultă din interpretarea sistematică a articolului 3a alineatul (1) litera (h) din Directiva 84/450 că acesta nu presupune nici existența unui caracter înșelător al publicității comparative, nici existența unui risc de confuzie. Astfel, lipsa unui astfel de caracter și a unui astfel de risc constituie condiții independente de condițiile în care publicitatea comparativă este permisă, prevăzute la respectivul articol 3a alineatul (1) literele (a) și d).

75

Obiectul specific al condiției prevăzute la articolul 3a alineatul (1) litera (h) din Directiva 84/450 constă în a interzice persoanei care publică reclama să evidențieze în cadrul publicității comparative că produsul sau serviciul pe care îl comercializează constituie o imitație sau o reproducere a produsului sau a serviciului de marcă. În această privință, astfel cum a arătat avocatul general la punctul 84 din concluziile prezentate, nu sunt interzise doar mesajele publicitare care fac trimitere expresă la ideea de imitație sau de reproducere, ci și cele care, ținând cont de prezentarea globală și de contextul economic din cauză, sunt de natură să transmită în mod implicit această idee publicului destinatar.

76

Este cert că listele comparative în discuție în acțiunea principală au drept scop și drept efect să indice publicului vizat parfumul original în raport cu care se presupune că parfumurile comercializate de Malaika și de Starion reprezintă o imitație. Astfel, listele atestă că aceste din urmă parfumuri constituie imitații ale parfumurilor comercializate sub anumite mărci ai căror titulari sunt L’Oréal și alții și, în consecință, acestea prezintă produsele comercializate de persoana care publică reclama ca imitații ale unor produse purtând o marcă protejată, în sensul articolului 3a alineatul (1) litera (h) din Directiva 84/450. Astfel cum a arătat avocatul general la punctul 88 din concluziile prezentate, este lipsită de relevanță în această privință problema dacă mesajul publicitar semnalează că este vorba despre imitația unui produs care poartă o marcă protejată în ansamblu sau doar despre imitația unei caracteristici esențiale a acestuia, precum, în speță, mirosul produselor în discuție.

77

În ceea ce privește, în al doilea rând, articolul 3a alineatul (1) litera (g) din Directiva 84/450, în temeiul căruia publicitatea comparativă nu trebuie să profite în mod neloial de reputația unei mărci, trebuie arătat că noțiunea „profită în mod neloial” de această reputație, utilizată atât în cuprinsul dispoziției menționate, cât și la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104, trebuie, în lumina considerentelor (13)-(15) ale Directivei 97/55, să primească în principiu aceeași interpretare [a se vedea, prin analogie, Hotărârea O2 Holdings și O2 (UK), citată anterior, punctul 49].

78

În măsura în care la punctul 76 din prezenta hotărâre s-a constatat că listele comparative utilizate de pârâtele din acțiunea principală prezintă parfumurile comercializate de acestea ca imitații sau reproduceri ale unor produse purtând o marcă protejată, în sensul articolului 3a alineatul (1) litera (h) din Directiva 84/450, a treia întrebare trebuie înțeleasă în sensul că prin aceasta se urmărește să se stabilească dacă, în astfel de condiții, profitul rezultat din utilizarea listelor menționate este obținut în mod neloial din reputația acestei mărci protejate în sensul articolului 3a alineatul (1) litera (g).

79

În această privință, trebuie constatat că, din moment ce o publicitate comparativă ce prezintă produsele persoanei care publică reclama ca o imitație a unui produs purtând o marcă este calificată de Directiva 84/450 ca fiind contrară unei concurențe loiale și, în consecință, nepermisă, profitul realizat de persoana care publică reclama datorită unei astfel de publicități este rezultatul unei concurențe neloiale și, în consecință, trebuie să fie considerat ca fiind obținut în mod neloial din reputația acestei mărci.

80

În consecință, trebuie să se răspundă la a treia și la a patra întrebare că articolul 3a alineatul (1) din Directiva 84/450 trebuie interpretat în sensul că persoana care publică reclama ce menționează în mod expres sau implicit în cadrul unei publicități comparative că produsul pe care îl comercializează constituie o imitație a unui produs care poartă o marcă de notorietate prezintă „bunuri sau servicii ca imitații sau reproduceri” în sensul articolului 3a alineatul (1) litera (h). Profitul realizat de persoana care publică reclama datorită unei astfel de publicități comparative nelegale trebuie considerat ca fiind obținut „în mod neloial” din reputația acestei mărci în sensul articolului 3a alineatul (1) litera (g).

81

Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera întâi) declară: