—

em representação da Colloseum Holding AG, por M. Klette, Rechtsanwalt,

—

em representação da Levi Strauss & Co., por H. Harte-Bavendamm e M. Goldmann, Rechtsanwälte,

—

em representação do Governo alemão, por T. Henze e J. Kemper, na qualidade de agentes,

—

em representação do Governo italiano, por G. Palmieri, na qualidade de agente, assistida por M. Santoro, avvocato dello Stato,

—

em representação do Governo do Reino Unido, por C. Murrell, na qualidade de agente, assistida por S. Ford, barrister,

—

em representação da Comissão Europeia, por F. Bulst e F. Wilman, na qualidade de agentes,

1

O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), disposição que foi retomada, sem alterações, no artigo 15.o, n.o 1, primeiro parágrafo, do Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1).

2

Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Colloseum Holding AG (a seguir «Colloseum») à Levi Strauss & Co. (a seguir «Levi Strauss») a respeito da interpretação do conceito de «utilizado seriamente», que figura no artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento n.o 40/94, nos casos em que uma marca registada só é utilizada por intermédio de outra marca complexa de que constitui um dos elementos, ou nos casos em que só é utilizada em conjunto com outra marca, estando a própria combinação das duas marcas registada como marca.

3

O artigo 5.o, C, alíneas 1 e 2, da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, assinada em Paris, em 20 de março de 1883, revista pela última vez em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e alterada em 28 de setembro de 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n.o 11851, p. 305), estipula:

«(1)   Se num país o uso da marca registada for obrigatório, o registo só poderá ser anulado depois de decorrido um prazo razoável e se o interesse não justificar a sua inação.

(2)   O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio por forma que difere, quanto a elementos que não alteram o caráter distintivo da marca, da forma por que esta foi registada num dos países da União [criada por esta Convenção] não implicará a anulação do registo nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida.»

4

O considerando 9 do Regulamento n.o 40/94 enuncia:

«Considerando que apenas se justifica proteger as marcas comunitárias e, contra elas, as marcas registadas anteriores, na medida em que essas marcas sejam efetivamente utilizadas;»

5

O artigo 7.o deste regulamento, intitulado «Motivos absolutos de recusa», prevê, no seu n.o 1:

«Será recusado o registo:

[...]

[...]»

6

O artigo 7.o, n.o 3, do mesmo regulamento tem a seguinte redação:

«As alíneas b), c) e d) do n.o 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um caráter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.»

7

O artigo 9.o do Regulamento n.o 40/94, intitulado «Direito conferido pela marca comunitária», dispõe, no seu n.o 1:

«A marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

[...]

[...]»

8

O artigo 15.o do referido regulamento, intitulado «Utilização da marca comunitária», prevê:

«1.   Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca comunitária na Comunidade, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, a marca comunitária será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, exceto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização.

2.   São igualmente consideradas como ‘utilização’, na aceção do n.o 1:

[...]»

9

O artigo 98.o do Regulamento n.o 40/94 enuncia, no seu n.o 1:

«Sempre que um tribunal da marca comunitária verifique que o réu contrafez ou ameaçou contrafazer uma marca comunitária, proferirá, salvo se tiver razões especiais para não o fazer, uma decisão proibindo-o de prosseguir os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação. Tomará igualmente, nos termos da lei nacional, as medidas adequadas para garantir o respeito dessa proibição.»

10

O § 14, n.o 2, ponto 2, da Lei sobre a proteção das marcas e outros sinais (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBl. 1994 I, p. 3082), conforme alterada pela Lei de 7 de julho de 2008 (BGBl. 2008 I, p. 1191), disposição que corresponde ao artigo 9.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, prevê o direito de o titular de uma marca proibir a utilização:

«[...] de um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público, risco que compreende o risco de associação entre o sinal e a marca, [...]»

11

O § 14, n.o 5, desta lei dispõe:

«Em caso de risco de reincidência, o titular de uma marca pode opor-se judicialmente no âmbito de uma ação de cessação contra quem utilizar um sinal em violação dos n.os 2 a 4. O direito a proibição pode ser reivindicado mesmo quando uma infração possa ocorrer pela primeira vez.»

12

A Levi Strauss é titular de várias marcas, nomeadamente da marca nominativa comunitária LEVI’S, entre outros, para roupa, e da marca nominativa e figurativa alemã n.o DD 641 687, registada em 12 de janeiro de 1977, para calças, camisas, blusões e casacos de homem, senhora e criança (a seguir «marca n.o 3»). Esta última marca, que, num elemento retangular encarnado situado no canto superior esquerdo de um bolso, comporta o elemento nominativo «LEVI’S», apresenta-se do seguinte modo:

13

A Levi Strauss é igualmente titular da marca figurativa comunitária n.o 2 292 373, a cores, a saber, encarnado e azul, registada em 10 de fevereiro de 2005 para calças (a seguir «marca n.o 6»). De acordo com a sua descrição no registo, é uma marca de posição que consiste numa etiqueta retangular encarnada, feita de tecido, cosida e a sobressair da parte superior da costura esquerda do bolso traseiro de calças, calções ou saias. Apresenta-se do seguinte modo:

14

A inscrição da marca n.o 6 no registo inclui uma declaração de renúncia, nos termos da qual a referida marca não concede o direito exclusivo à utilização do formato e da cor do bolso per se. O registo da marca n.o 6 teve por base um caráter distintivo adquirido pela utilização, em conformidade com o disposto no artigo 7.o, n.o 3, do Regulamento n.o 40/94.

15

A Colloseum explora uma empresa de venda a retalho de vestuário exterior. No âmbito dessa atividade, colocou no mercado calças, a saber, calças de ganga, das marcas COLLOSEUM, S. MALIK e EURGIULIO. Estas calças ostentam, ao nível do bolso traseiro direito, pequenas bandeiras retangulares encarnadas, em tecido, que estão cosidas na parte superior da costura exterior direita do bolso, nas quais são reproduzidas as marcas em causa ou a designação «SM JEANS».

16

A Levi Strauss intentou uma ação no órgão jurisdicional competente de primeira instância, por meio da qual requereu, nomeadamente, que a Colloseum fosse proibida de oferecer, comercializar ou deter para tais efeitos essas calças. Esta última invocou, nomeadamente, um fundamento de defesa relativo à utilização insuficiente da marca n.o 6.

17

O órgão jurisdicional de primeira instância deferiu o pedido da Levi Strauss, tendo o órgão jurisdicional de recurso negado provimento ao recurso interposto pela Colloseum que tinha por objeto a decisão proferida em primeira instância.

18

O órgão jurisdicional de reenvio, perante o qual a Colloseum interpôs recurso de «Revision», anulou a decisão do órgão jurisdicional de recurso e remeteu o processo para esta última instância. Tendo o órgão jurisdicional de recurso negado uma vez mais provimento ao recurso da Colloseum, esta interpôs um novo recurso de «Revision» no órgão jurisdicional de reenvio.

19

Este sublinha que a resolução deste segundo recurso de «Revision» depende da interpretação do artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento n.o 40/94. Com efeito, refere-se a um risco de confusão, nos termos do artigo 9.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, entre a marca n.o 6 e os modelos de calças comercializados pela Colloseum, caso a marca n.o 6 ainda seja válida.

20

O órgão jurisdicional de reenvio sublinha que, assim, tem necessidade de saber se a marca n.o 6 foi utilizada seriamente na aceção do artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento n.o 40/94. Observa que, segundo as constatações do órgão jurisdicional de recurso, às quais está vinculado por força das disposições processuais do direito alemão, a marca n.o 6 foi registada em 10 de fevereiro de 2005. O seu titular terá perdido, portanto, os seus direitos, se a referida marca não tiver sido objeto, antes do encerramento da audiência realizada no órgão jurisdicional de recurso em 18 de fevereiro de 2010, de uma utilização séria na aceção da referida disposição.

21

Em seguida, o órgão jurisdicional de reenvio refere que, de acordo com as observações do órgão jurisdicional de recurso, a Levi Strauss só utilizou a marca n.o 6 sob a forma da marca n.o 3. A resolução do litígio depende, assim, nomeadamente, da questão de saber se uma marca registada que constitui um dos elementos de outra marca e que adquiriu um caráter distintivo através da utilização da outra marca, em conformidade com o disposto no artigo 7.o, n.o 3, do Regulamento n.o 40/94, pode igualmente ser objeto de utilização séria na aceção do artigo 15.o, n.o 1, deste regulamento, devido à utilização dessa outra marca.

22

O órgão jurisdicional de reenvio observa que não se pode considerar que esta questão já foi decidida. Sublinha igualmente que as marcas n.o 3 e n.o 6 não se distinguem apenas através de elementos que não alteram o caráter distintivo das marcas e que, por conseguinte, as condições do artigo 15.o, n.o 2, alínea a), do Regulamento n.o 40/94 não estão preenchidas no presente caso, o que distingue o litígio no processo principal dos factos que estiveram na origem do pedido de decisão prejudicial em cujo processo foi proferido o acórdão de 25 de outubro de 2012, Rintisch (C-553/11).

23

Por outro lado, o órgão jurisdicional de reenvio refere que também é possível que a utilização da pequena bandeira retangular encarnada pela Levi Strauss, aquando da comercialização de calças com a menção «LEVI’S», implique uma utilização séria, simultaneamente, da marca n.o 6 e da marca nominativa LEVI’S, visto que a própria combinação destas duas marcas está registada também como marca n.o 3. O órgão jurisdicional de reenvio questiona-se assim sobre a questão de saber se uma marca pode ser objeto de uma utilização séria na aceção do artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento n.o 40/94, embora seja utilizada apenas em conjunto com outra marca, o público considere que as duas marcas são sinais distintivos independentes e a própria combinação das duas marcas esteja, além disso, registada como marca.

24

Foi nestas circunstâncias que o Bundesgerichtshof decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«O artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 40/94 deve ser interpretado no sentido de que

25

Com estas questões, que há que examinar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se a condição da utilização séria de uma marca, a saber, uma utilização adequada a assegurar a manutenção dos direitos do titular desta, na aceção do artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento n.o 40/94, está preenchida quando uma marca registada que adquiriu o seu caráter distintivo em virtude da utilização de outra marca complexa de que constitui um dos elementos só é utilizada por intermédio dessa outra marca complexa, ou quando só é utilizada em conjunto com outra marca, estando a própria combinação das duas marcas, além disso, registada como marca.

26

Em conformidade com a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, o caráter distintivo de uma marca na aceção do artigo 7.o do Regulamento n.o 40/94 significa que essa marca permite identificar o produto para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, distinguir esse produto dos de outras empresas (acórdão de 12 de julho de 2012, Smart Technologies/IHMI, C-311/11 P, n.o 23 e jurisprudência referida). A função essencial da marca consiste em identificar, aos olhos dos consumidores, a empresa da qual o produto provém (v., neste sentido, acórdão de 16 de novembro de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Colet., p. I-10989, n.o 59 e jurisprudência referida).

27

No que respeita à aquisição do caráter distintivo de uma marca, com vista ao seu registo, em virtude da utilização que dela foi feita na aceção do artigo 7.o, n.o 3, do Regulamento n.o 40/94, o Tribunal de Justiça declarou, no âmbito do artigo 3.o, n.o 3, da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), correspondendo esta última disposição, em substância, à referida disposição do Regulamento n.o 40/94, que a aquisição de tal caráter distintivo pode resultar tanto da utilização, enquanto parte de uma marca registada, de um elemento desta como da utilização de uma marca distinta, em combinação com uma marca registada. Nos dois casos, basta que, em consequência dessa utilização, os meios interessados tenham uma perceção efetiva do produto ou do serviço, designado unicamente pela marca cujo registo foi pedido, como sendo proveniente de uma empresa determinada (acórdão de 7 de julho de 2005, Nestlé, C-353/03, Colet., p. I-6135, n.o 30).

28

Por conseguinte, independentemente da questão de saber se a utilização diz respeito a um sinal enquanto parte de uma marca registada ou em combinação com esta, constitui condição essencial, em virtude dessa utilização, que o sinal cujo registo é pedido enquanto marca possa designar, no espírito dos meios interessados, os produtos a que se refere como sendo provenientes de uma determinada empresa.

29

Por outro lado, o Tribunal de Justiça já declarou que a constatação efetuada no n.o 30 do acórdão Nestlé, já referido, é de âmbito geral e aplica-se igualmente quando se trate de identificar o caráter distintivo particular de uma marca anterior para determinar a existência de um risco de confusão na acepção do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94 (v. acórdão de 17 de julho de 2008, L & D/IHMI, C-488/06 P, Colet., p. I-5725, n.os 50 a 52).

30

Atendendo à economia e ao objetivo do Regulamento n.o 40/94, bem como à redação do seu artigo 15.o, n.o 1, há que considerar que a conclusão a que o Tribunal de Justiça chegou no n.o 30 do acórdão Nestlé, já referido, deve igualmente ser seguida no que respeita ao conceito de «utilizado seriamente» com vista à manutenção dos direitos do titular de uma marca registada, na aceção desta disposição.

31

É certo que a utilização por meio da qual um sinal adquire caráter distintivo em conformidade com o disposto no artigo 7.o, n.o 3, do Regulamento n.o 40/94 diz respeito ao período anterior ao seu registo como marca, ao passo que a utilização séria na aceção do artigo 15.o, n.o 1, deste regulamento diz respeito a um período de cinco anos posterior ao registo, pelo que a utilização na aceção do referido artigo 7.o, n.o 3, que tem em vista o registo, não pode ser invocada enquanto tal para provar a utilização na aceção do referido artigo 15.o, n.o 1, para efeitos da manutenção dos direitos do titular da marca registada.

32

Contudo, há que referir que, como resulta dos n.os 27 a 30 do acórdão Nestlé, já referido, em geral, o conceito de «utilização» de uma marca engloba, de acordo com a aceção deste conceito, tanto a utilização independente desta marca como a sua utilização enquanto componente de outra marca considerada no seu conjunto ou em combinação com esta.

33

Como foi pertinentemente observado pelos Governos alemão e do Reino Unido na audiência realizada no Tribunal de Justiça, o critério da utilização, que é sempre essencial, não pode ser analisado à luz de elementos diferentes consoante se trate de determinar se esse critério é suscetível de dar origem a direitos relativos a uma marca ou de assegurar a manutenção desses direitos. Com efeito, embora seja possível adquirir a proteção enquanto marca para um sinal através de uma certa utilização que dele é feita, essa mesma forma de utilização deve ser suscetível de assegurar a manutenção dessa proteção.

34

Deste modo, há que considerar que as exigências que prevalecem no que respeita à verificação da utilização séria de uma marca, na aceção do artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento n.o 40/94, são análogas às que dizem respeito à aquisição do caráter distintivo de um sinal em virtude da utilização com vista ao seu registo, na aceção do artigo 7.o, n.o 3, deste regulamento.

35

Importa, no entanto, sublinhar a este respeito que, como salientam o Governo alemão, o Governo do Reino Unido e a Comissão Europeia, uma marca registada que é unicamente utilizada como parte de uma marca complexa ou em conjunto com outra marca deve continuar a ser entendida como uma indicação da origem do produto em causa, de modo a que essa utilização respeite o conceito de «utilizado seriamente» na aceção do referido artigo 15.o, n.o 1.

36

Atendendo às considerações que precedem, há que responder às perguntas colocadas que a condição da utilização séria de uma marca, na aceção do artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento n.o 40/94, pode ser preenchida quando uma marca registada, que adquiriu o seu caráter distintivo em virtude da utilização de outra marca complexa de que constitui um dos elementos, só seja utilizada por intermédio dessa outra marca complexa, ou quando só seja utilizada em conjunto com outra marca, estando a própria combinação dessas duas marcas, além disso, registada como marca.

37

Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Quinta Secção) declara:

A condição da utilização séria de uma marca, na aceção do artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, pode ser preenchida quando uma marca registada, que adquiriu o seu caráter distintivo em virtude da utilização de outra marca complexa de que constitui um dos elementos, só seja utilizada por intermédio dessa outra marca complexa, ou quando só seja utilizada em conjunto com outra marca, estando a própria combinação dessas duas marcas, além disso, registada como marca.