Processo C‑192/03 P

Alcon Inc.

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância – Marca comunitária – Regulamento (CE) n.° 40/94 – Nulidade da marca comunitária – Artigo 51.° do Regulamento n.° 40/94 – Motivo absoluto de recusa de registo – Artigo 7.°, n.° 1, alínea d), do Regulamento n.° 40/94 – Carácter distintivo adquirido pelo uso – Artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94 – Vocábulo ‘BSS’»

Sumário do despacho

Marca comunitária – Renúncia, extinção e nulidade – Causas de nulidade absoluta – Registo contrário ao artigo 7.°, n.° 1, alínea d), do Regulamento n.° 40/94 – Data pertinente para o exame do carácter habitual – Tomada em consideração de circunstâncias posteriores à data de apresentação do pedido de registo – Admissibilidade

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigos 7.°, n.° 1, alínea d), e 51.°, n.° 1, alínea a)]

Embora a data da apresentação do pedido de registo de uma marca comunitária seja a data pertinente para o exame do fundamento de nulidade absoluta a que se referem os artigos 7.°, n.° 1, alínea d), e 51.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94, que respeitam ao carácter habitual da marca, podem ser tidos em conta, sem contradição de fundamentos nem erro de direito, elementos que, apesar de posteriores à data da apresentação do pedido, permitam tirar conclusões sobre a situação tal como se apresentava nessa mesma data.

(cf. n.^os 40, 41)

DESPACHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção)

5 de Outubro de 2004 (*)

«Recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância – Marca comunitária – Regulamento (CE) n.° 40/94 – Nulidade da marca comunitária – Artigo 51.° do Regulamento n.° 40/94 – Motivo absoluto de recusa de registo – Artigo 7.°, n.° 1, alínea d), do Regulamento n.° 40/94 – Carácter distintivo adquirido pelo uso – Artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94 – Vocábulo ‘BSS’»

No processo C‑192/03 P,

que tem por objecto um recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância nos termos do artigo 56.° do Estatuto do Tribunal de Justiça, entrado em 2 de Maio de 2003,

Alcon Inc., anteriormente Alcon Universal Ltd, com sede em Hünenberg (Suíça), representada por C. Morcom, QC, e S. Clark, solicitor, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por S. Laitinen e A. Sesma Merino, na qualidade de agentes,

recorrido em primeira instância,

Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, com sede em Olching (Alemanha), representada por S. Schneller, Rechtsanwalt,

interveniente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção),

composto por: J.‑P. Puissochet (relator), presidente de secção, F. Macken e U. Lõhmus, juízes,

advogado‑geral: M. Poiares Maduro,

secretário: R. Grass,

ouvido o advogado‑geral,

profere o presente

Despacho

1        No seu recurso, a sociedade Alcon Inc. (a seguir «recorrente») pede a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias (Segunda Secção) de 5 de Março de 2003, Alcon/IHMI – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (T‑237/01, Colect., p. II‑411, a seguir «acórdão recorrido»), através do qual esse Tribunal negou provimento ao seu recurso interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI») de 13 Julho de 2001, que declarou a nulidade da marca comunitária BSS (processo R 273/2000‑1) (a seguir «decisão impugnada»).

 Enquadramento jurídico

2        Nos termos do artigo 4.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1):

«Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

3        O artigo 7.° do mesmo regulamento dispõe:

«1.      Será recusado o registo:

[…]

d)      De marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

[…]

2.      O n.° 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade.

3.      As alíneas b), c) e d) do n.° 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.»

4        Nos termos do artigo 51.° do Regulamento n.° 40/94:

«1.      A nulidade da marca comunitária é declarada na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvencional numa acção de contrafacção:

a)      Sempre que a marca comunitária tenha sido registada contrariamente ao disposto no artigo 5.° ou no artigo 7.°;

[…]

2.      Se a marca comunitária tiver sido registada contrariamente ao n.° 1, alíneas b), c) ou d), do artigo 7.°, não pode, todavia, ser declarada nula se, pela utilização que dela foi feita, tiver adquirido, depois do registo, um carácter distintivo para os produtos ou serviços para que foi registada.

[…]»

5        O artigo 63.° do Regulamento n.° 40/94 prevê, nos seus n.^os 1, 2 e 3:

«1.      As decisões das Câmaras de Recurso sobre recursos são susceptíveis de recurso para o Tribunal de Justiça.

2.      O recurso terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder.

3.      O Tribunal de Justiça é competente para anular e para reformar a decisão impugnada.»

 Matéria de facto

6        Em 1 de Abril de 1996, a sociedade Alcon Pharmaceuticals Ltd apresentou ao IHMI um pedido de registo como marca comunitária do vocábulo «BSS» para «preparações farmacêuticas oftálmicas; soluções estéreis para cirurgia oftálmica», produtos que pertencem à classe 5 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado.

7        A marca foi registada em 7 de Agosto de 1998 e publicada em 19 de Outubro de 1998. Em 29 de Novembro de 1999, a marca foi transferida para a recorrente que tinha apresentado um pedido nesse sentido.

8        Em 7 de Dezembro de 1998, a sociedade Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (a seguir «interveniente») apresentou ao IHMI um pedido no sentido de ser declarada a nulidade da marca, nos termos do artigo 51.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94. Alegou que «BSS» era a abreviatura de «balanced salt solution» (solução salina equilibrada) ou de «buffered saline solution» (solução salina leve), que a marca era, portanto, descritiva dos produtos em causa e que tinha sido registada em violação do artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94.

9        Por decisão de 15 de Dezembro de 1999, a Divisão de Anulação deferiu esse pedido com os fundamentos, por um lado, de que a marca era composta por um sinal que se tornou habitual na linguagem corrente na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea d), do Regulamento n.° 40/94 e, por outro, que a recorrente não tinha demonstrado que o sinal tinha adquirido um carácter distintivo na sequência da sua utilização na acepção dos artigos 7.°, n.° 3, e 51.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94. Em 15 de Fevereiro de 2000, a recorrente interpôs recurso dessa decisão.

10      Através da decisão impugnada, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso, considerando que o vocábulo «BSS» era utilizado em alemão e em inglês para designar, na linguagem corrente, um preparado farmacêutico oftalmológico e que a recorrente não apresentou provas de que esse vocábulo tivesse adquirido carácter distintivo na sequência da sua utilização.

 O acórdão recorrido

11      Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 18 de Setembro de 2001, a recorrente interpôs recurso de anulação da decisão impugnada. O IHMI e a interveniente pediram que fosse negado provimento ao referido recurso.

12      O Tribunal de Primeira Instância decidiu, por um lado, nos n.^os 35 a 48 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso considerara com razão que as provas apresentadas pela interveniente eram suficientes para demonstrar que o vocábulo «BSS» adquirira um carácter habitual na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea d), do Regulamento n.° 40/94.

13      Fazendo referência ao acórdão do Tribunal de Justiça de 4 Outubro de 2001, Merz & Krell (C‑517/99, Colect., p. I‑6959), o Tribunal de Primeira Instância considerou que o termo «BSS» se tinha tornado, no momento do pedido de registo da marca BSS pela recorrente, um termo genérico usual para o público‑alvo dos produtos em causa, isto é, os oftalmologistas e os cirurgiões oftalmológicos, para designar uma solução salina equilibrada («balanced salt solution»). Isso resultava de vários dicionários e artigos científicos, bem como da comercialização por diversas sociedades de produtos oftalmológicos sob denominações que contêm o vocábulo «BSS».

14      Por outro lado, o Tribunal de Primeira Instância decidiu nos n.^os 49 a 60 do acórdão recorrido que a Câmara de Recurso tinha também correctamente considerado que a recorrente não tinha demonstrado que a marca BSS adquirira carácter distintivo pela utilização na acepção dos artigos 7.°, n.° 3, e 51.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94.

15      Considerou que os documentos apresentados pela recorrente na Divisão de Anulação do IHMI e depois na Câmara de Recurso não permitiam provar que o público‑alvo entendia o vocábulo «BSS» não como o nome genérico do produto em causa, mas como o sinal distintivo de uma determinada empresa. O Tribunal de Primeira Instância observou, designadamente, que a «lista de vigilância BSS» e os acordos celebrados pela recorrente com terceiros, elementos apresentados por esta última que demonstravam a existência de um programa de controlo da utilização da marca BSS por terceiros, não produziam efeitos nem resultados conhecidos na sensibilização do público‑alvo.

16      Assim, o Tribunal de Primeira Instância negou provimento ao recurso.

 Quanto ao recurso

17      A recorrente conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne anular o acórdão recorrido, bem como a decisão impugnada e decida quanto às despesas.

18      O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal de Justiça se digne negar provimento ao recurso e condene a recorrente nas despesas.

19      Nos termos do artigo 119.° do Regulamento de Processo, quando o recurso for manifestamente improcedente, o Tribunal de Justiça pode, a todo o tempo, com base no relatório do juiz‑relator e ouvido o advogado‑geral, rejeitá‑lo total ou parcialmente em despacho fundamentado.

 Argumentos das partes

20      Em primeiro lugar, a recorrente sustenta que o Tribunal de Primeira Instância fez uma aplicação incorrecta do artigo 7.°, n.° 1, alínea d), do Regulamento n.° 40/94 ao considerar que o vocábulo «BSS» se tornou habitual.

21      Segundo a recorrente, o Tribunal de Primeira Instância teve erradamente em consideração elementos de prova apresentados pela interveniente posteriores à apresentação do pedido de registo da marca BSS, no caso vertente, 1 de Abril de 1996, única data a ter em conta para apreciar o fundamento de nulidade em causa, ou publicados fora da União Europeia. A interveniente não apresentou qualquer prova oriunda de qualquer pessoa operando no comércio dos produtos em causa que demonstre o carácter habitual do vocábulo «BSS». A simples menção de um sinal como nome ou descrição de um qualquer produto num dicionário ou numa outra publicação não é suficiente para demonstrar que esse sinal se tornou habitual na linguagem corrente do público‑alvo.

22      Além disso, a recorrente sustenta que o Tribunal de Primeira Instância devia ter tido em consideração os seus argumentos baseados nas diligências que efectuara para vigiar as referências feitas por outras partes ao vocábulo «BSS» e evitar a utilização abusiva da sua marca por terceiros.

23      Em segundo lugar, a recorrente alega que o Tribunal de Primeira Instância afastou, erradamente, os elementos de prova que apresentara para demonstrar que a marca BSS adquirira um carácter distintivo na sequência da sua utilização, com fundamento nos artigos 7.°, n.° 3, e 51.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94. O Tribunal de Primeira Instância baseou‑se, no n.° 56 do acórdão recorrido, num aspecto particular: a inexistência de prova dos efeitos do programa de vigilância da marca no público‑alvo, ao passo que o Tribunal de Primeira Instância não teve a mesma exigência em relação às provas apresentadas pela interveniente. Assim, o Tribunal de Primeira Instância não tratou do mesmo modo as provas apresentadas pelas duas partes no litígio.

24      O IHMI precisa que o recurso diz respeito ao primeiro processo apresentado no Tribunal de Primeira Instância e no Tribunal de Justiça, relativo a um pedido de nulidade de uma marca comunitária.

25      Ao basear‑se no acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI (C‑104/00 P, Colect., p. I‑7561), o IHMI defende, a título principal, que a maioria senão mesmo a totalidade dos fundamentos apresentados pela recorrente no seu recurso só dizem respeito a puras questões de facto, nomeadamente a apreciação dos elementos de prova pelo Tribunal de Primeira Instância, cuja apreciação não é da competência do Tribunal de Justiça quando aprecia um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância.

26      A título subsidiário, no que diz respeito à interpretação quer do artigo 7.°, n.° 1, alínea d), quer dos artigos 7.°, n.° 3, e 51.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, o IHMI considera que o Tribunal de Primeira Instância não cometeu qualquer erro de direito. Quanto aos elementos de prova apresentados pela interveniente, pressupondo que o Tribunal de Justiça os pudesse analisar, o IHMI alega que o Tribunal de Primeira Instância pôde correctamente considerar que esses elementos provavam que o vocábulo «BSS» já tinha adquirido um carácter habitual na data da apresentação do pedido de registo e que a marca tinha por esse facto perdido o seu carácter distintivo.

27      A interveniente defende que os elementos de prova que apresentou na Divisão de Anulação do IHMI, na Câmara de Recurso e no Tribunal de Primeira Instância demonstram claramente o carácter genérico da marca BSS para os produtos em causa nos hábitos leais e constantes do comércio, e que essas provas foram correctamente tomadas em consideração pelo IHMI e pelo Tribunal de Primeira Instância.

 Apreciação do Tribunal de Justiça

28      Para considerar que a marca BSS era exclusivamente composta de sinais ou de indicações que se tornaram habituais na linguagem corrente do público‑alvo para designar os produtos em relação aos quais a referida marca foi registada e que fora legalmente declarada nula por essa razão na decisão impugnada, o Tribunal de Primeira Instância recordou correctamente, no n.° 39 do acórdão recorrido, que não era necessário basear‑se na natureza descritiva da marca, mas nos usos em vigor nos meios comerciais onde é feito o comércio desses produtos. [v., a propósito do disposto, essencialmente idêntico, no artigo 3.°, n.° 1, alínea d), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), acórdão Merz & Krell, já referido, n.° 35].

29      O Tribunal de Primeira Instância também fez uma aplicação correcta do artigo 7.°, n.° 1, alínea d), do Regulamento n.° 40/94 recordando, no n.° 40 do acórdão recorrido, que os sinais ou indicações que constituem uma marca que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para designar os produtos ou os serviços visados por essa marca não são adequados para distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas e não preenchem, portanto, a função essencial da referida marca – excepto se a utilização que foi feita desses sinais ou dessas indicações lhes permitiu adquirir um carácter distintivo (v., por analogia, acórdão Merz & Krell, já referido, n.° 37).

30      O Tribunal de Primeira Instância também não cometeu um erro de direito ao considerar no n.° 42 do acórdão recorrido que, a fim de analisar o carácter habitual da marca em causa, devemos colocar‑nos na posição do público especializado em matéria médica, isto é, os oftalmologistas e os cirurgiões oftalmológicos que exercem as suas actividades na União Europeia.

31      Deste modo, tendo sido correctamente determinado o enquadramento jurídico do litígio, o Tribunal de Primeira Instância, ao analisar os elementos de prova apresentados, respectivamente pela recorrente e pela interveniente, considerou que resultava de todos esses elementos que a marca BSS tinha adquirido, para o público‑alvo em causa, um carácter habitual e que a utilização que dela foi feita não tinha permitido que lhe fosse conferido carácter distintivo.

32      Para fundamentar as suas conclusões dirigidas contra o acórdão recorrido, a recorrente alega, em primeiro lugar, que o Tribunal de Primeira Instância não teve suficientemente em consideração os elementos de prova que ela tinha apresentado na Divisão de Anulação e na Câmara de Recurso do IHMI e que, em contrapartida, concedeu demasiada importância aos elementos apresentados pela interveniente nessas mesmas instâncias.

33      Ora, as conclusões do Tribunal de Primeira Instância de que a recorrente não forneceu os elementos necessários para fundamentar as suas alegações ou não provou que elas são exactas constituem conclusões de facto que são da exclusiva competência do Tribunal de Primeira Instância e não podem ser postas em causa no âmbito de um recurso. (v., neste sentido, acórdãos de 1 de Outubro de 1991, Vidrányi/Comissão, C‑283/90 P, Colect., p. I‑4339, n.^os 16 e 17, e de 18 de Novembro de 1999, Tzoanos/Comissão, C‑191/98 P, Colect., p. I‑8223, n.° 23), excepto se o Tribunal de Primeira Instância desvirtuar os elementos de prova que lhe foram apresentados (v., neste sentido, acórdão de 15 de Junho de 2000, Dorsch Consult/Conselho e Comissão, C‑237/98 P, Colect., p. I‑4549, n.^os 35 e 36).

34      Como referiu correctamente o IHMI, através dos seus argumentos, na realidade a recorrente limitou‑se a contestar, sem invocar qualquer vício de desvirtuação dos elementos dos autos apresentados ao Tribunal de Primeira Instância, a apreciação dos factos que este último efectuou. Esta apreciação não constitui uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso (acórdão DKV/IHMI, já referido, n.° 22, e despacho de 5 de Fevereiro de 2004, Telefon & Buch/IHMI, C‑326/01 P, Colect., p. I‑0000, n.° 35). A recorrente também não invoca que o acórdão recorrido enferma de um erro de direito na aplicação das regras do ónus da prova (v., neste sentido, acórdão de 8 de Julho de 1999, Hüls/Comissão, C‑199/92 P, Colect., p. I‑4287, n.^os 64 e 65).

35      Em segundo lugar, a recorrente defende que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito ao não ter em consideração a data da apresentação do pedido de registo da marca BSS, que no presente caso é 1 de Abril de 1996. Só esta data é pertinente para apreciar se uma marca comunitária adquiriu um carácter habitual justificando que seja declarada nula nos termos do artigo 51.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94. Esse erro é demonstrado pelo facto de o Tribunal de Primeira Instância ter mencionado, em especial, no n.° 45 do acórdão recorrido, documentos posteriores a essa data. O Tribunal de Primeira Instância teve também em conta erradamente, no n.° 44 do acórdão recorrido, documentos publicados fora da União Europeia, que não podiam reflectir a percepção do público‑alvo, já referido.

36      Há que distinguir as duas partes deste segundo fundamento.

37      A primeira parte é relativa à tomada em consideração pelo Tribunal de Primeira Instância de documentos posteriores ao pedido de registo para apreciar se uma marca adquiriu um carácter habitual. Se, através desta parte do fundamento, a recorrente pretende contestar a apreciação do Tribunal de Primeira Instância relativa ao carácter habitual da marca na data do pedido de registo com base nesses documentos, há que recordar que essa apreciação dos elementos de prova não constitui uma questão de direito que compete ao Tribunal de Justiça analisar. Se, em contrapartida, a recorrente pretende demonstrar que o Tribunal de Primeira Instância, ao ter em consideração esses documentos, escolheu implicitamente uma data posterior ao pedido de registo como sendo pertinente para a análise do carácter habitual do termo «BSS», essa crítica suscita uma questão de direito que compete ao Tribunal de Justiça analisar.

38      Todavia, no presente caso, esta primeira parte do fundamento não é procedente.

39      Com efeito, o Tribunal de Primeira Instância referiu expressamente, no n.° 46 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso tinha considerado correctamente, no n.° 19 da decisão impugnada, que as provas apresentadas pela interveniente confirmavam que o termo «BSS» se tornou habitual «desde a data da apresentação do pedido». Assim, na sua análise, apenas teve em conta a data invocada pela recorrente para examinar o alegado fundamento de nulidade.

40      O IHMI precisou a este respeito, e com razão, que a data da apresentação do pedido de registo da marca comunitária é a data pertinente para esse exame.

41      Por outro lado, o Tribunal de Primeira Instância pôde, sem contradição de fundamentos nem erro de direito, ter em conta elementos que, apesar de posteriores à data da apresentação do pedido, permitiam tirar conclusões sobre a situação tal como se apresentava nessa mesma data (v., por analogia, despacho de 27 de Janeiro de 2004, La Mer Technology, C‑259/02, Colect., p. I‑0000, n.° 31).

42      Na segunda parte deste fundamento, a recorrente sustenta que o Tribunal de Primeira Instância teve em consideração, no n.° 44 do acórdão recorrido, certos documentos publicados nos Estados Unidos. No entanto, essa circunstância não demonstra que fundamentou a sua análise em elementos de prova que não têm nenhuma incidência no público‑alvo. Ao referir, no n.° 42 do acórdão recorrido, que o inglês era a língua técnica dos especialistas no domínio em causa e ao fazer referência, no n.° 43 do acórdão recorrido, à percepção do vocábulo «BSS» como um termo genérico pela «comunidade científica», o Tribunal de Primeira Instância considerou necessariamente que esses documentos, embora publicados fora da União Europeia, apoiavam a conclusão de que o público‑alvo considerava que esse vocábulo se tinha tornado habitual. Ao proceder deste modo, fez uma apreciação sobre a matéria de facto, que a recorrente não pode pôr em causa através de um recurso.

43      Assim, o segundo fundamento não é procedente.

44      Resulta de tudo o que precede que o recurso da recorrente é manifestamente não fundamentado, pelo que lhe deve ser negado provimento.

 Quanto às despesas

45      Nos termos do artigo 69.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, aplicável ao recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância por força do artigo 118.° do mesmo regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená‑la nas despesas efectuadas pelo IHMI e pela interveniente, em conformidade com o pedido destes últimos.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Sexta Secção) decide:

1)      É negado provimento ao recurso.

2)      A Alcon Inc. é condenada nas despesas.

Proferido no Luxemburgo, em 5 de Outubro de 2004.

Assinaturas

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* Língua do processo: inglês.