Processos apensos C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P

Société des produits Nestlé SA e o.

contra

Mondelez UK Holdings & Services Ltd

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Marca tridimensional que representa a forma de uma tablete de chocolate de quatro barras — Recurso que tem por objeto os fundamentos — Inadmissibilidade — Regulamento (CE) n.o 207/2009 — Artigo 7.o, n.o 3 — Prova de caráter distintivo adquirido através da utilização»

Sumário — Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 25 de julho de 2018

1. Recurso de decisão do Tribunal Geral—Fundamentos—Pedido que tem por objeto a substituição da fundamentação—Inadmissibilidade

   (Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, artigo 169.o, n.o 1)

2. Processo judicial—Força de caso julgado—Alcance

3. Marca da União Europeia—Observações dos terceiros e oposição—Exame da oposição—Prova da utilização da marca anterior—Utilização séria—Conceito—Critérios de apreciação—Alcance territorial do uso

   (Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 15.o, n.o 1, primeiro parágrafo)

4. Marca da União Europeia—Definição e aquisição da marca da União Europeia—Motivos absolutos de recusa—Marcas desprovidas de caráter distintivo—Exceção—Aquisição do caráter distintivo pela utilização—Marca desprovida de caráter distintivo em toda a União—Aquisição pela utilização também em toda a União

   (Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 7.o, n.o 3)

5. Marca da União Europeia—Definição e aquisição da marca da União Europeia—Motivos absolutos de recusa—Marcas desprovidas de caráter distintivo—Exceção—Aquisição do caráter distintivo pela utilização—Força probatória dos elementos de prova

   (Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 7.o, n.o 3)

1.  V. texto da decisão.

   (cf. n.os 40‑42)

2.  A força de caso julgado abrange apenas os fundamentos de um acórdão que representam o alicerce necessário do seu dispositivo, dela sendo, por isso, indissociáveis. Por conseguinte, em caso de anulação pelo Tribunal Geral de uma decisão do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), não se pode considerar que os fundamentos com base nos quais aquele órgão jurisdicional rejeitou certos argumentos evocados pelas partes adquiriram força de caso julgado.

   (cf. n.os 52, 53)

3.  O Tribunal de Justiça declarou que as exigências que prevalecem no que respeita à verificação da utilização séria de uma marca, na aceção do artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 40/94, sobre a marca comunitária, disposição que foi retomada sem ser alterada no artigo 15.o, n.o 1, primeiro parágrafo, do Regulamento n.o 207/2009, sobre a marca da União Europeia são análogas às que dizem respeito à aquisição do caráter distintivo de um sinal através da utilização com vista ao seu registo, na aceção do artigo 7.o, n.o 3, deste regulamento.

   Contudo, importa salientar que, contrariamente ao processo que deu origem ao Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken, C‑149/11, no qual o Tribunal de Justiça precisou que, para apreciar a existência de uma «utilização séria na Comunidade» na aceção do artigo 15.o, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009, há que não tomar em consideração as fronteiras do território dos Estados‑Membros, o Acórdão de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, não tem por objeto o alcance geográfico pertinente para apreciar a existência de uma utilização séria na aceção desta disposição, mas a possibilidade de considerar que o requisito da utilização séria de uma marca na aceção da referida disposição está preenchido quando uma marca registada, que adquiriu o seu caráter distintivo após a utilização de outra marca complexa de que constitui um dos elementos, só é utilizada por intermédio dessa outra marca complexa, ou quando só é utilizada em conjunto com outra marca, estando, para mais, a própria combinação destas duas marcas registada como marca.

   O n.o 34 do Acórdão de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, não pode assim ser lido no sentido de que as exigências que prevalecem no que diz respeito à apreciação do âmbito territorial que permite o registo de uma marca através da utilização são análogas às que permitem a manutenção dos direitos do titular de uma marca registada.

   Há ainda que salientar que, em matéria de utilização séria de uma marca da União Europeia já registada, não existe uma disposição análoga à do artigo 7.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009, pelo que não se pode considerar à partida que essa utilização não existe apenas pelo facto de a marca em causa não ter sido utilizada numa parte da União.

   Assim, o Tribunal de Justiça declarou que, embora se possa justificar que se pode esperar que uma marca da União Europeia seja objeto de uma utilização num território mais vasto do que o de um único Estado‑Membro para que essa utilização possa ser qualificada de «utilização séria», não está excluído que, em certas circunstâncias, o mercado dos produtos ou dos serviços para os quais uma marca da União Europeia foi registada seja, de facto, limitado ao território de um único Estado‑Membro, pelo que uma utilização da referida marca nesse território pode respeitar o requisito da utilização séria de uma marca da União Europeia.

   (cf. n.os 70‑74)

4.  No que se refere à aquisição por uma marca de caráter distintivo através da utilização que dela foi feita, há que recordar que o Tribunal de Justiça já indicou que um sinal só pode ser registado como marca da União Europeia, nos termos do artigo 7.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, sobre a marca da União Europeia, se for feita prova de que este adquiriu, através da utilização que dele foi feita, caráter distintivo na parte da União na qual ab initio não tinha esse caráter, na aceção do n.o 1, alínea b), do mesmo artigo. O Tribunal de Justiça também precisou que a parte da União visada no n.o 2 do referido artigo pode ser constituída, se for caso disso, por um único Estado‑Membro.

   Daqui resulta que, relativamente a uma marca desprovida de caráter distintivo ab initio em todos os Estados‑Membros, tal marca só pode ser registada ao abrigo desta disposição se for demonstrado que adquiriu caráter distintivo através da utilização em todo o território da União.

   É certo que, no n.o 62 do Acórdão de 24 de maio de 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/IHMI, C‑98/11 P, o Tribunal de Justiça salientou que, ainda que seja certo que a aquisição, por uma marca, de caráter distintivo através da utilização deve ser demonstrada para a parte da União na qual essa marca não tinha ab initio esse caráter, seria excessivo exigir que fosse apresentada prova de tal aquisição individualmente para cada Estado‑Membro.

   Contudo, não decorre desta consideração que, quando uma marca é desprovida de caráter distintivo intrínseco em toda a União, basta, para que seja registada como marca da União Europeia nos termos do artigo 7.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, provar que adquiriu caráter distintivo através da utilização numa parte significativa da União, ainda que essa prova não tenha sido feita para cada um dos Estados‑Membros.

   (cf. n.os 75‑78)

5.  Nenhuma disposição do Regulamento n.o 207/2009, sobre a marca da União Europeia, impõe que se determine através das diferentes provas a aquisição de caráter distintivo através da utilização, na aceção do artigo 7.o, n.o 3, do referido regulamento, em cada Estado‑Membro considerado individualmente. Assim, não se pode excluir que elementos de prova da aquisição, através de um determinado sinal, de caráter distintivo através da utilização sejam pertinentes no que diz respeito a vários Estados‑Membros, ou mesmo a toda a União.

   Nomeadamente, é possível que, para certos produtos ou serviços, os operadores económicos tenham reagrupado vários Estados‑Membros na mesma rede de distribuição e tenham tratado estes Estados‑Membros, em especial, do ponto de vista das suas estratégias de marketing, como se constituíssem um único e mesmo mercado nacional. Neste caso, os elementos de prova da utilização de um sinal nesse mercado transfronteiriço podem ser pertinentes para todos os Estados‑Membros em causa.

   Sucederá o mesmo quando, devido à proximidade geográfica, cultural ou linguística entre dois Estados‑Membros, o público relevante do primeiro possui um conhecimento suficiente dos produtos ou dos serviços presentes no mercado nacional do segundo.

   Resulta destas considerações que, embora não seja necessário, para efeitos do registo, ao abrigo do artigo 7.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, de uma marca desprovida ab initio de caráter distintivo em todos os Estados‑Membros da União, que seja feita prova, para cada Estado‑Membro considerado individualmente, da aquisição por esta marca de caráter distintivo através da utilização, as provas apresentadas devem permitir demonstrar tal aquisição em todos os Estados‑Membros da União.

   Enquadra‑se no âmbito da apreciação das provas que incumbe, em primeiro lugar, às instâncias do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) a questão de saber se os elementos de prova apresentados são suficientes para provar a aquisição, por um determinado sinal, de caráter distintivo através da utilização na parte do território da União na qual esse sinal não possuía esse caráter ab initio.

   Esta apreciação está sujeita à fiscalização do Tribunal Geral, o qual, quando perante ele seja interposto recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso, é o único com competência para dar os factos como assentes e, assim, para os apreciar. Em contrapartida, a apreciação dos factos não constitui, exceto em caso de desvirtuação pelo Tribunal Geral dos elementos que lhe foram submetidos, uma questão de direito submetida, enquanto tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral.

   Não deixa de ser certo que, no caso de, depois de apreciados todos os elementos de prova que lhes foram submetidos, declararem que alguns destes elementos são suficientes para provar a aquisição, por um sinal determinado, de caráter distintivo através da utilização na parte da União na qual ab initio esse sinal não tinha semelhante caráter distintivo e para justificar, desta forma, o seu registo como marca da União Europeia, as instâncias do EUIPO ou o Tribunal Geral devem claramente enunciar este fundamento de decisão nas suas respetivas decisões.

   (cf. n.os 80‑86)