Palavras-chave
Sumário

Palavras-chave

1. Aproximação das legislações – Marcas – Interpretação do Regulamento n.° 40/94 e da Directiva 89/104 – Direito do titular de uma marca de se opor ao uso por um terceiro de um sinal idêntico para produtos idênticos – Uso da marca na acepção dos artigos 9.°, n.° 1, do regulamento e 5.°, n. os  1 e 2, da directiva

(Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 9.°, n.° 1; Directiva 89/104 do Conselho, artigo 5.°, n. os  1 e 2)

2. Aproximação das legislações – Marcas – Interpretação do Regulamento n.° 40/94 e da Directiva 89/104 – Direito do titular de uma marca de se opor ao uso por um terceiro de um sinal idêntico para produtos idênticos – Uso da marca na acepção dos artigos 9.°, n.° 1, do regulamento e 5.°, n. os  1 e 2, da directiva

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 9.°, n.° 1, alínea a); Directiva 89/104 do Conselho, artigo 5.°, n.° 1, alínea a)]

3. Aproximação das legislações – Marcas – Interpretação do Regulamento n.° 40/94 e da Directiva 89/104 – Direito do titular de uma marca de se opor ao uso por um terceiro de um sinal idêntico para produtos idênticos – Publicidade no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 9.°, n.° 1, alínea a); Directiva 89/104 do Conselho, artigo 5.°, n.° 1, alínea a)]

4. Aproximação das legislações – Marcas – Interpretação do Regulamento n.° 40/94 e da Directiva 89/104 – Direito do titular de uma marca de se opor ao uso por um terceiro de um sinal idêntico para produtos idênticos – Publicidade no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 9.°, n.° 1, alínea a); Directiva 89/104 do Conselho, artigo 5.°, n.° 1, alínea a)]

5. Aproximação das legislações – Comércio electrónico – Directiva 2000/31 – Responsabilidade dos prestadores intermediários

(Directiva 2000/31 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 14.°)

Sumário

1. O prestador de um serviço de referenciamento na Internet, que armazena como palavra‑chave um sinal idêntico a uma marca e que organiza a exibição de anúncios a partir de tal sinal, não faz um uso desse sinal na acepção do artigo 5.°, n. os  1 e 2, da Directiva 89/104 em matéria de marcas ou do artigo 9.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária.

É pacífico que este prestador exerce uma actividade comercial e tem em vista uma vantagem económica quando armazena, por conta de alguns dos seus clientes, sinais idênticos a marcas, como palavras‑chave, e organiza a exibição de anúncios a partir destas.

É igualmente pacífico que este serviço não é fornecido apenas aos titulares das referidas marcas ou aos operadores habilitados a comercializar os produtos ou os serviços destes, mas ocorre sem o consentimento dos titulares e é fornecido a concorrentes destes ou a imitadores.

Embora resulte destes elementos que o prestador do serviço de referenciamento opera «na vida comercial» quando permite aos anunciantes seleccionar sinais idênticos a marcas, como palavras‑chave, armazena estes sinais e exibe os anúncios dos seus clientes a partir destes, não resulta de tais elementos, no entanto, que esse prestador faça ele próprio um «uso» destes sinais na acepção dos artigos 5.° da Directiva 89/104 e 9.° do Regulamento n.° 40/94.

O uso de um sinal idêntico ou semelhante à marca do titular por um terceiro implica, no mínimo, que este faça uma utilização do sinal no âmbito da sua própria comunicação comercial. O prestador de um serviço de referenciamento, por seu turno, permite aos seus clientes fazerem uso de sinais idênticos ou semelhantes a marcas, sem que ele próprio faça uso dos referidos sinais.

Esta conclusão não é infirmada pelo facto de o prestador ser remunerado pelo uso dos referidos sinais pelos seus clientes. Com efeito, o facto de criar as condições técnicas necessárias para o uso de um sinal e de ser remunerado por esse serviço não significa que aquele que fornece o serviço faça ele próprio uso do referido sinal.

(cf. n. os  53 a 57, 105, disp. 2)

2. O uso como palavra‑chave que o anunciante faz do sinal idêntico à marca de um concorrente no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet para que o internauta tome conhecimento não só dos produtos ou dos serviços oferecidos por esse concorrente mas igualmente dos do referido anunciante, é um uso para os produtos ou os serviços desse anunciante.

Por outro lado, mesmo em casos em que o anunciante não pretende, através do uso que faz do sinal idêntico à marca como palavra‑chave, apresentar os seus produtos ou os seus serviços aos internautas como uma alternativa aos produtos ou aos serviços do titular da marca, mas, pelo contrário, tem por objectivo induzir os internautas em erro sobre a origem dos seus produtos ou dos seus serviços, fazendo‑lhes crer que estes provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este, existe um uso «para produtos ou serviços». Com efeito, existe esse uso sempre que o terceiro utiliza o sinal idêntico à marca de tal modo que se estabelece uma ligação entre o referido sinal e os produtos comercializados ou os serviços fornecidos pelo terceiro.

Daí resulta que o emprego, pelo anunciante, do sinal idêntico à marca, como palavra‑chave, no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, está abrangido pelo conceito de uso «para produtos ou serviços» na acepção do artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da Directiva 89/104 em matéria de marcas.

(cf. n. os  71 a 73)

3. O artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da Primeira Directiva 89/104 em matéria de marcas, e o artigo 9.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca está habilitado a proibir que um anunciante, a partir de uma palavra‑chave idêntica a tal marca, que esse anunciante, sem o consentimento do referido titular, seleccionou no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, faça publicidade a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca está registada, quando tal publicidade não permite ou permite dificilmente ao internauta médio determinar se os produtos ou os serviços objecto do anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este, ou, pelo contrário, de um terceiro.

Com efeito, em tal situação, que, de resto, se caracteriza pela circunstância de o anúncio em questão surgir imediatamente após a introdução da marca como termo de pesquisa pelo internauta e de ser exibido no ecrã num momento em que a marca, como termo de pesquisa, é igualmente mostrada no ecrã, o internauta pode equivocar‑se sobre a origem dos produtos ou dos serviços em causa. Nestas circunstâncias, o uso do sinal idêntico à marca, pelo terceiro, como palavra‑chave, que faz aparecer o referido anúncio é susceptível de confirmar a existência de um nexo material na vida comercial entre os produtos ou serviços em causa e o titular da marca.

Atendendo à função essencial da marca, que, no domínio do comércio electrónico, consiste, designadamente, em permitir aos internautas que percorrem os anúncios exibidos em resposta a uma pesquisa sobre uma marca precisa distinguirem os produtos ou os serviços do titular dessa marca dos produtos ou serviços de outra proveniência, o referido titular deve ter a possibilidade de proibir a exibição de anúncios de terceiros que os internautas podem erradamente pensar que provêm desse titular.

Incumbe ao órgão jurisdicional nacional apreciar, caso a caso, se os factos do litígio cuja apreciação lhe foi submetida se caracterizam por uma violação, ou um risco de violação, da função de indicação de origem.

Quando o anúncio do terceiro sugere a existência de uma relação económica entre esse terceiro e o titular da marca, deve concluir‑se que a função de indicação de origem é prejudicada.

Quando o anúncio, embora não sugira a existência de uma relação económica, é de tal forma vago sobre a origem dos produtos ou dos serviços em causa que um internauta normalmente informado e razoavelmente atento não consegue determinar, com base no link publicitário e na correspondente mensagem comercial, se o anunciante é um terceiro relativamente ao titular da marca ou, pelo contrário, se está economicamente ligado a este, deve igualmente concluir‑se que a referida função da marca é prejudicada.

(cf. n. os  84 e 85, 87 a 90, 99, disp. 1)

4. A vida comercial caracteriza‑se por uma oferta variada de produtos e de serviços. Assim, o titular de uma marca pode ter como objectivo não apenas dar uma indicação, através de tal marca, da origem dos seus produtos ou serviços mas igualmente utilizar a sua marca para fins publicitários, tendo em vista informar e convencer o consumidor.

Consequentemente, o titular de uma marca está habilitado a proibir que seja feito uso, sem o seu consentimento, de um sinal idêntico à sua marca para produtos ou serviços idênticos aos produtos ou serviços para os quais essa marca foi registada, quando esse uso seja susceptível de violar a utilização da marca, pelo seu titular, como elemento de promoção de vendas ou instrumento de estratégia comercial.

Quanto ao uso, por anunciantes na Internet, do sinal idêntico à marca de outrem, como palavra‑chave, para exibir mensagens publicitárias, é evidente que esse uso é susceptível de ter certas repercussões na utilização publicitária da referida marca pelo seu titular, bem como na sua estratégia comercial.

Com efeito, atendendo ao lugar importante que a publicidade na Internet ocupa na vida comercial, é plausível que o titular da marca inscreva a sua própria marca como palavra‑chave junto do fornecedor do serviço de referenciamento, a fim de fazer inserir um anúncio na rubrica « links patrocinados». Quando assim é, o titular da marca deve, eventualmente, aceitar pagar um preço por clique mais elevado do que outros operadores económicos, se pretender que o seu anúncio seja exibido antes dos anúncios dos referidos operadores que tenham igualmente seleccionado a sua marca como palavra‑chave. Além disso, mesmo que o titular da marca esteja disposto a pagar um preço por clique mais elevado do que o oferecido pelos terceiros que tenham igualmente seleccionado a referida marca, não pode ter a garantia de que o seu anúncio seja exibido antes dos anúncios dos referidos terceiros, dado que há outros elementos que são igualmente tomados em consideração para determinar a ordem de exibição dos anúncios.

Todavia, essas repercussões do uso do sinal idêntico à marca por terceiros não constituem, em si mesmas, uma violação da função de publicidade da marca.

(cf. n. os  91 a 95)

5. O artigo 14.° da Directiva 2000/31, relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico, no mercado interno («Directiva sobre comércio electrónico»), deve ser interpretado no sentido de que a regra que enuncia se aplica ao prestador de um serviço de referenciamento na Internet, quando esse prestador não tenha desempenhado um papel activo susceptível de lhe facultar um conhecimento ou um controlo dos dados armazenados. Se não tiver desempenhado esse papel, o referido prestador não pode ser considerado responsável pelos dados que tenha armazenado a pedido de um anunciante, a menos que, tendo tomado conhecimento do carácter ilícito desses dados ou de actividades do anunciante, não tenha prontamente retirado ou tornado inacessíveis os referidos dados.

Cabe ao juiz nacional verificar se o papel desempenhado por um prestador é neutro, ou seja, se o seu comportamento é puramente técnico, automático e passivo, implicando o desconhecimento ou a falta de controlo dos dados que armazena.

(cf. n. os  114, 119 e 120, disp. 3)