62001J0023

Aproximação das legislações - Marcas - Directiva 89/104 - Direito de o titular de uma marca se opor à utilização da marca por terceiros - Protecção contra o uso de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir produtos ou serviços - Alcance da protecção - Determinação que compete às ordens jurídicas nacionais

(Directiva 89/104 do Conselho, artigo 5.° , n.° 5)

$$Resulta do artigo 5.° , n.° 5, da Primeira Directiva 89/104 sobre as marcas que a protecção reforçada do carácter distintivo ou do prestígio de uma marca contra determinados usos de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir produtos ou serviços não se integra na harmonização comunitária.

Esta disposição deve portanto ser interpretada no sentido de que um Estado-Membro pode, se assim o entender e nas condições que fixar, proteger uma marca contra o uso de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir produtos ou serviços, quando o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique. Assim, os Estados-Membros podem não adoptar qualquer legislação ou podem, nas condições que fixarem, exigir quer uma identidade entre o sinal e a marca, quer uma semelhança, quer a existência de outra ligação.

(cf. n.os 31, 35-36, disp.)

No processo C-23/01,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 234.° CE, pelo Hof van Beroep te Brussel (Bélgica), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

Robelco NV

e

Robeco Groep NV,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 5.° , n.° 5, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1),

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção),

composto por: R. Schintgen, presidente da Segunda Secção, exercendo funções de presidente da Sexta Secção, V. Skouris, F. Macken (relatora), N. Colneric, e J. N. Cunha Rodrigues, juízes,

advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

secretário: L. Hewlett, administradora principal,

vistas as observações escritas apresentadas:

- em representação da Robelco NV, por J. Stuyck, advocaat,

- em representação da Robeco Groep NV, por P. Péters, advocaat,

- em representação do Governo neerlandês, por H. G. Sevenster, na qualidade de agente,

- em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por K. Banks e H. M. H. Speyart, na qualidade de agentes,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Robelco NV, da Robeco Groep NV e da Comissão na audiência de 5 de Março de 2002,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 21 de Março de 2002,

profere o presente

Acórdão

1 Por acórdão de 15 de Janeiro de 2001, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 22 de Janeiro seguinte, o Hof van Beroep te Brussel colocou, ao abrigo do artigo 234.° CE, duas questões prejudiciais sobre a interpretação do artigo 5.° , n.° 5, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»).

2 Estas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio entre a sociedade Robelco NV e a sociedade Robeco Groep NV, no quadro do qual a segunda pede que a primeira seja proibida de utilizar o nome Robelco, nomeadamente como nome comercial e como denominação social, ou de qualquer outro sinal que se pareça com o nome Robeco.

Quadro jurídico

Legislação comunitária

3 A directiva tem por objecto, nos termos do primeiro considerando, aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, de modo a suprimir as disparidades susceptíveis de entravar a livre circulação dos produtos bem como a livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum.

4 No entanto, como resulta do terceiro considerando da directiva, esta não tem por objectivo a aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas.

5 O artigo 5.° da directiva, que visa principalmente determinar o alcance da protecção a conferir pelo direito das marcas, dispõe, nos n.os 1, 2 e 5:

«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;

b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

2. Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

[...]

5. Os n.os 1 a 4 não afectam as disposições aplicáveis num Estado-Membro relativas à protecção contra o uso de um sinal feito para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, desde que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.»

Lei uniforme Benelux relativa às marcas

6 A lei uniforme Benelux relativa às marcas (a seguir «LBM») rege, desde 1971, este domínio do direito nos três Estados-Membros do Benelux.

7 O artigo 13, A, n.os 1 e 2, da LBM, na versão aplicável até 31 de Dezembro de 1995, dispunha:

«Sem prejuízo da eventual aplicação do direito comum em matéria de responsabilidade civil, o direito exclusivo sobre uma marca permite ao titular opor-se a:

1. qualquer uso da marca ou de sinal semelhante para designar produtos para os quais a marca foi registada ou similares;

2. qualquer outro uso que, na vida comercial e sem justo motivo, se faça da marca ou de um sinal semelhante, em condições susceptíveis de causar prejuízo ao titular da marca.»

8 A LBM foi alterada, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1996, pelo protocolo assinado em 2 de Dezembro de 1992, cujo objectivo principal era transpor a directiva.

9 O artigo 5.° da directiva foi transposto para o artigo 13.° , A, n.° 1, da LBM alterada, cuja redacção passou a ser a seguinte:

«Sem prejuízo da eventual aplicação do direito comum em matéria de responsabilidade civil, o direito exclusivo sobre uma marca permite ao titular opor-se a:

a) qualquer uso da marca, na vida comercial, para designar os produtos para os quais foi registada;

b) qualquer uso que, na vida comercial, se faça da marca ou de um sinal semelhante para designar os produtos para os quais foi registada ou similares, sempre que exista risco de o público associar o sinal à marca;

c) qualquer uso que, na vida comercial e sem justo motivo, se faça de uma marca que goze prestígio no interior do território do Benelux ou de um sinal semelhante para produtos que não sejam similares àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que com a utilização desse sinal se pretenda beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou se lhes cause prejuízo;

d) qualquer uso que, na vida comercial e sem justo motivo, se faça de uma marca ou de um sinal semelhante para fins diversos dos que consistem na identificação de produtos, sempre que com a utilização desse sinal se pretenda beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou se lhes cause prejuízo.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

10 A Robeco Groep NV é um grupo neerlandês criado em 1929 que se dedica à comercialização de produtos e serviços financeiros. A sua actividade principal consiste na gestão de patrimónios. Gere actualmente um património de mais de 180 milhões de NLG, tem cerca de 770 000 clientes e emprega cerca de 1 500 pessoas. A designação Robeco, que resulta da contracção dos termos «Rotterdams Beleggings Consortium», é utilizada desde 1959.

11 Em 21 de Maio de 1987, o termo «Robeco» foi registado no gabinete Benelux das marcas como marca nominativa e figurativa, assim como várias outras marcas de série (entre as quais Rolinco, Rodamco, Roparco, Rotrusco). Excepto num caso (Rodamco), todos estes registos referem-se a serviços da classe 36 (assuntos financeiros e monetários, incluindo serviços em matéria de poupança e investimento), na acepção do acordo de Nice relativo à classificação internacional de produtos e serviços para efeitos de registo das marcas de 15 de Junho de 1957, versão revista e alterada.

12 A Robelco NV é uma empresa de direito belga fundada em 20 de Novembro de 1996 por duas sociedades de investimento, tendo um capital social de 6 milhões de BEF. A actividade desta sociedade desenvolve-se, principalmente, na província do Brabante Flamengo e relaciona-se com a promoção imobiliária (nomeadamente, a compra, venda, troca, locação, concessão de empréstimos e financiamento de projectos imobiliários), em especial no sector dos parques industriais e dos projectos por medida. A sociedade tem tido um impulso crescente desde a sua fundação.

13 Em 2 de Junho de 1999, a Robeco Groep NV intentou uma acção contra a Robelco NV no Rechtbank van Koophandel te Brussel (Bélgica), com o objectivo de proibir esta última de utilizar o nome Robelco ou qualquer outro sinal semelhante ao nome Robeco como denominação social e nome comercial, sob pena de uma multa de 100 000 BEF por dia de atraso. A Robeco Groep NV invocava, nomeadamente, a violação do artigo 13.° , A, n.° 1, alínea d), da LBM alterada. Em 9 de Fevereiro de 2000, o referido órgão jurisdicional deferiu o pedido, tendo proibido a Robelco NV de continuar a utilizar o seu nome comercial e qualquer outro sinal semelhante ao nome Robeco.

14 Em 21 de Março de 2000, a Robelco NV interpôs recurso desta decisão no Hof van Beroep te Brussel. A recorrente alegou, a título principal, que o pedido devia ser julgado improcedente quanto ao mérito, por a Robeco Groep NV pretender, na realidade, proteger a sua marca na acepção do artigo 13.° , A, n.° 1, alínea b), da LBM alterada. A recorrente alegou, subsidiariamente, que não ficou provada qualquer violação do artigo 13.° , A, n.° 1, alínea d), da LBM alterada, nem qualquer prejuízo ao nome comercial.

15 O órgão jurisdicional de reenvio declarou, em primeiro lugar, que não houve qualquer violação do direito da Robeco Groep NV ao seu nome comercial. Aquele órgão referiu, de seguida, que os nomes Robelco e Robeco, embora manifestamente semelhantes do ponto de vista visual, não podiam, de um ponto de vista auditivo, ser considerados semelhantes na acepção do artigo 13.° , A, n.° 1, alínea d), da LBM alterada. Além disso, observou que as actividades e os mercados geográficos das duas sociedades eram distintos.

16 Por último, o órgão jurisdicional de reenvio notou, por um lado, que o artigo 13.° , A, n.° 1, alínea d), da LBM alterada parece afastar-se do artigo 5.° , n.° 5, da directiva. Ao contrário desta segunda disposição, a primeira visa igualmente a utilização de um sinal semelhante à marca. Por outro lado, em caso de compatibilidade da LBM alterada com essa disposição da directiva, o órgão jurisdicional de reenvio questiona-se sobre se o risco de confusão e a semelhança são relevantes para efeitos de aplicação do artigo 5.° , n.° 5, da directiva.

17 Foi nestas condições que o Hof van Beroep te Brussel decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) O artigo 5.° , n.° 5, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que só pode conceder-se a possibilidade de protecção nele prevista por um Estado-Membro contra o uso de um sinal que seja idêntico à marca ou, se for caso disso, no sentido de que também se pode conceder contra o uso de um sinal que seja semelhante à marca?

2) No caso de também se poder conceder essa protecção contra um sinal que seja semelhante à marca, a semelhança que causa um prejuízo, no sentido do referido artigo, exige que simultaneamente se produza um risco de confusão ou basta o risco de associação, entendido no sentido de que quem se vê confrontado com a marca e o sinal evoca uma e outra coisa, sem que daí resulte um risco de confusão, ou exista sequer qualquer risco de associação?»

Quanto à primeira questão

18 Com a primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende, no essencial, saber se o artigo 5.° , n.° 5, da directiva deve ser interpretado no sentido de que um Estado-Membro deve proteger uma marca apenas contra o uso, para fins diversos dos que consistem em distinguir produtos ou serviços, de um sinal idêntico a essa marca ou igualmente contra um tal uso de um sinal semelhante àquela marca.

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça

19 Segundo a Robelco NV, o artigo 5.° , n.° 5, da directiva tem por objecto permitir pôr em prática uma protecção estranha ao direito das marcas. Assim, os Estados-Membros do Benelux utilizaram a possibilidade de prever uma protecção mais extensa que a protecção mínima imposta pela directiva.

20 A Robelco NV alega que o texto do artigo 5.° , n.° 5, da directiva, relativo ao alcance da protecção que os Estados-Membros podem conceder a uma marca, não permite determinar se a referida protecção se limita ao uso de um sinal idêntico ou se abrange também o uso de um sinal semelhante. A Robelco NV considera, porém, que os termos «um sinal» e «desse sinal», empregues naquela disposição, devem ser interpretados como fazendo referência a um sinal idêntico.

21 Segundo a Robelco NV, se essa disposição da directiva admitisse a protecção contra o uso de um sinal análogo à marca, as marcas que não gozam de prestígio beneficiariam, em caso de uso para fins diversos dos que consistem em distinguir produtos ou serviços, de uma protecção tão ampla quanto a que pode ser concedida, nos termos do artigo 5.° , n.° 2, da directiva, a marcas de prestígio.

22 A Robeco Groep NV alega que o artigo 5.° , n.os 1 e 2, da directiva visa os sinais idênticos e os sinais semelhantes à marca, enquanto o artigo 5.° , n.° 5, da directiva não define explicitamente os contornos do conceito de «sinal». No entanto, segundo a Robeco Groep NV, é pacífico que o termo «sinal» não pode ser interpretado no sentido de fazer exclusivamente referência a um sinal idêntico à marca, uma vez que a directiva não excluiu explicitamente a possibilidade de protecção do sinal semelhante à marca.

23 A este respeito, a Robeco Groep NV considera que o artigo 5.° , n.° 5, da directiva remete para o direito dos Estados-Membros, de modo que se deve procurar a resposta na LBM alterada e não na directiva. Na medida em que o artigo 13.° , A, n.° 1, alínea d), da LBM alterada não aumentou a protecção concedida à marca nos termos da disposição correspondente da LBM na sua versão inicial, não ultrapassou os limites das possibilidades dadas pelo artigo 5.° , n.° 5, da directiva.

24 O Governo neerlandês considera que, em razão das condições de negociação da directiva e do estado do direito das marcas nos Estados-Membros do Benelux antes da transposição desta última, o artigo 5.° , n.° 5, da directiva deve ser interpretado de modo extensivo, de forma a aplicar-se tanto aos sinais idênticos como aos sinais semelhantes.

25 A Comissão defende que o artigo 5.° , n.° 5, da directiva não tem por objecto oferecer uma forma determinada de protecção ou permitir prevê-la num quadro harmonizado, mas sim excluí-la categoricamente da harmonização da protecção das marcas. Segundo a Comissão, resulta dos trabalhos preparatórios da directiva que essa disposição tem por objectivo excluir do âmbito de aplicação da directiva a questão, prevista pela LBM na sua redacção inicial, da protecção da marca contra o uso de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir produtos ou serviços. De igual modo, o artigo 5.° , n.° 5, da directiva não podia servir de fonte de interpretação conforme à directiva de uma disposição de direito interno, visto que, no caso de um domínio específico estar excluído do quadro comunitário, esse domínio escaparia às obrigações de transposição e de interpretação conforme.

26 Subsidiariamente, a Comissão alega que do artigo 5.° , n.° 5, da directiva não resulta que a semelhança entre o sinal em causa e a marca registada figura entre os elementos constitutivos de uma violação à protecção visada pela directiva. Segundo a Comissão, embora deva existir uma relação entre a marca e o sinal para que se possa provar essa violação, pelo contrário, não resulta do enunciado da directiva que deve tratar-se de uma semelhança, de um risco de confusão ou de um risco de associação.

Apreciação do Tribunal de Justiça

27 Há que observar que, como a Comissão correctamente indicou, resulta dos termos do artigo 5.° da directiva que esta disposição tem por objecto harmonizar o alcance da protecção a conceder às marcas no interior da Comunidade.

28 Assim, o artigo 5.° , n.° 1, da directiva, que define o conteúdo do direito exclusivo a uma marca, proíbe, na alínea a), o uso de qualquer sinal idêntico para produtos ou serviços idênticos e, na alínea b), o uso de um sinal idêntico ou semelhante para produtos ou serviços igualmente idênticos ou semelhantes quando exista, da parte do público em causa, um risco de confusão que compreenda o risco de associação.

29 O artigo 5.° , n.° 2, da directiva prevê que um Estado-Membro pode alargar essa protecção proibindo o uso de qualquer sinal idêntico ou semelhante a uma marca, que goze de prestígio nesse Estado-Membro, para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, quando o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

30 Em contrapartida, resulta dos termos do artigo 5.° , n.° 5, da directiva que a harmonização operada nos n.os 1 a 4 desse artigo não afecta as disposições nacionais relativas à protecção de um sinal contra o uso para fins diversos dos que consistem em distinguir produtos ou serviços, quando esse uso, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

31 Daqui resulta que a protecção reforçada do carácter distintivo ou do prestígio de uma marca contra determinados usos de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir produtos ou serviços não se integra na harmonização comunitária.

32 Esta conclusão é confirmada, por um lado, pelo terceiro considerando da directiva que dispõe que «actualmente não se afigura necessário proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas e que basta limitar a aproximação às disposições nacionais que tenham uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno» e, por outro, pelo sexto considerando da directiva que especifica que «a presente directiva não exclui a aplicação às marcas de disposições do direito dos Estados-Membros que não estejam abrangidas pelo direito de marcas, tais como disposições relativas à concorrência desleal, à responsabilidade civil ou à defesa dos consumidores».

33 Deve recordar-se que a directiva, que é a primeira directiva de harmonização no domínio do direito das marcas, tem por objecto, nos termos do seu primeiro considerando, aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, a fim de suprimir as disparidades existentes susceptíveis de entravar a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços. Não visa, contudo, segundo o terceiro considerando, uma aproximação total das referidas legislações.

34 Assim, quando, como no litígio no processo principal, o sinal não é utilizado para distinguir produtos ou serviços, há que referir-se às ordens jurídicas dos Estados-Membros para determinar o alcance e, eventualmente, o conteúdo da protecção concedida aos titulares de marcas que alegam ter sofrido um prejuízo resultante da utilização desse sinal como nome comercial ou denominação social.

35 Na matéria, os Estados-Membros podem não adoptar qualquer legislação ou podem, nas condições que fixarem, exigir quer uma identidade entre o sinal e a marca, quer uma semelhança, quer a existência de outra ligação.

36 Há, pois, que responder à primeira questão que o artigo 5.° , n.° 5, da directiva deve ser interpretado no sentido de que um Estado-Membro pode, se assim o entender e nas condições que fixar, proteger uma marca contra o uso de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir produtos ou serviços, quando o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

Quanto à segunda questão

37 Tendo em conta a resposta dada à primeira questão, a segunda questão não carece de resposta.

Quanto às despesas

38 As despesas efectuadas pelo Governo neerlandês e pela Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal de Justiça, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção),

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Hof van Beroep te Brussel, por acórdão de 15 de Janeiro de 2001, declara:

O artigo 5.° , n.° 5, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que um Estado-Membro pode, se assim o entender e nas condições que fixar, proteger uma marca contra o uso de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir produtos ou serviços, quando o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.