«1)

Atendendo ao disposto no artigo 222.o do Tratado CEE, será compatível com as disposições relativas à livre circulação de mercadorias (artigos 30.o e 36.o do Tratado CEE) o facto de uma empresa estabelecida no Estado-membro A se opor, invocando os direitos à firma e à marca de que goza neste país, à importação de mercadorias similares de uma empresa estabelecida no Estado-membro B, no caso de estas mercadorias disporem legalmente neste país de uma marca que

2)

Caso se responda negativamente à primeira questão:

3)

Do mesmo modo (em alternativa) no caso de resposta negativa à primeira questão :

4)

No caso de a resposta a todas as questões até agora apresentadas ser negativa:

1.

Só a CNL-SUCAL propõe uma resposta negativa para a primeira questão, concretamente, que a HAG AG não pode invocar os direitos à firma e à marca para impedir a importação de café com a marca HAG Benelux para a Alemanha.

Aquela empresa invoca antes de mais o citado acórdão de 3 de Julho de 1974 (a seguir «acórdão HAG I»). No seu entender, dado que o raciocínio que está na base deste acórdão se baseia na «origem comum» das marcas HAG Benelux e alemã e leva a declarar incompatível com os artigos 30.o e 36.o do Tratado a proibição, baseada na marca Benelux, será aquele raciocínio também aplicável à situação inversa, que é a do presente caso. A CNL-SUCAL afirma que no acórdão de 22 de Junho de 1976, Terra-pin/Terranova (119/75, Recueil, p. 1039), o Tribunal de Justiça precisou a noção de identidade de origem, aplicando-a a qualquer «fraccionamento, voluntário ou por medida de coação pública, de um direito sobre uma marca que tivesse originariamente um único titular» (n.o 6).

Segundo a CNL-SUCAL, o espírito e a finalidade da jurisprudência do Tribunal não permitem distinguir consoante o entrave à livre circulação de mercadorias tenha origem no titular original de uma marca com a mesma origem ou no adquirente ulterior. De qualquer modo, o próprio fraccionamento do direito originário põe já em causa a função essencial da marca (acórdão de 22 de Junho de 1976, Terrapin, já citado) que consiste, segundo jurisprudência constante, no direito exclusivo concedido ao titular de utilizar a marca para a primeira colocação em circulação do produto e na garantia de que goza o consumidor da identidade original do produto.

Assim, a aplicação do artigo 30.o do Tratado aos factos do presente caso coincide, segundo a CNL-SUCAL, com a delimitação das noções de existência de direito à marca e de exercício deste direito, tal como desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça; o artigo 36.o garante apenas a existência ou o objecto específico do direito. Ora, a proibição de comercializar num Estado-membro um produto com marcas registadas noutro Estado-membro, devida apenas à existência no Estado de importação de marcas idênticas com a mesma origem, não respeita ao objecto específico da marca. Neste caso, com efeito, a ligação entre o produto e o fabricante já não existe de todo em todo.

A CNL-SUCAL entende que o acórdão de 9 de Julho de 1985, Pharmon/Hoechst (19/84, Recueil, p. 2281), não é aplicável às marcas. Neste acórdão, o Tribunal decidiu que o titular de uma patente se pode opor à importação e à comercialização dos produtos fabricados no quadro de uma licença obrigatória relativa a uma patente paralela de que ele próprio é titular, pois não seria possível presumir que tivesse consentido nos actos de fabrico e comercialização realizados pelo beneficiário da licença obrigatória.

De acordo com a CNL-SUCAL, as diferenças entre patentes e marcas impedem a aplicação desse acórdão a estas últimas. Com efeito, o objecto específico do direito de patente reside na atribuição ao inventor do direito exclusivo de ser o primeiro a colocar em circulação o produto em causa, de modo a permitir-lhe ser recompensado pelo seu esforço. Em contrapartida, o objecto específico da marca, que consiste em garantir a identidade da mercadoria, é já posto em questão pelo fraccionamento da marca originária, independentemente da vontade do titular do direito.

A CNL-SUCAL invoca a jurisprudência do Tribunal de Justiça que sublinhou as diferenças entre a marca e os outros direitos de propriedade industrial e comercial (acórdão de 18 de Fevereiro de 1971, Sirena/Eda, 40/70, Recueil, p. 69, e acórdão HAG I). Estas diferenças têm por consequência que a conciliação entre as exigências da livre circulação de mercadorias e a garantia dos direitos de propriedade industrial e comercial apresenta, no caso das marcas, particularidades importantes. Estas permitem a existência de marcas fraccionadas, com a mesma origem, desde que se lhes acrescentem sinais distintivos.

No que respeita ao artigo 222.o do Tratado, segundo o qual este näo afecta de forma alguma o regime da propriedade nos Estados-membros, a CNL-SUCAL afirma que resulta já do acórdão de 13 de Julho de 1966, Consten e Grundig (56/64 e 58/64, Recueil, p. 429), que as limitações decorrentes do direito comunitário ao exercício dos direitos mencionados no artigo 36.o são compatíveis com a garantia da propriedade nos Estados-membros. Esta conclusão é confirmada pela jurisprudência do Tribunal sobre os limites dos direitos fundamentais (ver acórdão de 14 de Maio de 1974, Nold, 4/73, Recueil, p. 491).

No que respeita ao direito à firma, a CNL-SUCAL entende que deve ser tratado da mesma forma que o direito à marca. Isto resulta tanto da jurisprudência do Tribunal de Justiça (acórdão de 22 de Junho de 1976, Terrapin, já citado), como da doutrina

A CNL-SUCAL propõe que se responda da seguinte forma à primeira questão:

«Nas condições mencionadas nas alíneas a) a c), é incompatível com as disposições relativas à livre circulação de mercadorias a oposição de uma empresa estabelecida num Estado-membro A, invocando direitos à firma e à marca de que é titular nesse país, à importação por uma empresa estabelecida no Estado-membro B de produtos similares, quando esses produtos utilizam legalmente no Estado-membro B uma denominação e se trata, no caso concreto, de uma marca idêntica e com a mesma origem.»

2.

A HAG AG, os governos da República Federal da Alemanha, dos Países Baixos, do Reino Unido e da Espanha, bem como a Comissão, entendem que é necessário dar resposta afirmativa à primeira questão, concretamente, que o direito comunitário permite à HAG AG que se oponha à importação do café belga «HAG» para a Alemanha.

O Reino Unido propõe a seguinte resposta para a primeira questão:

«No caso de, no Estado-membro A da Comunidade, a empresa A ser titular de uma marca e, no Estado-membro B, a empresa B ser titular de uma marca idêntica ou de uma marca similar susceptível de criar confusão, a empresa A pode opor-se à importação para o Estado-membro A de produtos com a marca que exibem legalmente no Estado-membro B, desde que

1.

No que respeita às questões colocadas a título subsidiário para a hipótese de resposta negativa à primeira questão, a HAG AG t os governos da República Federal da Alemanha e do Reino Unido propõem que se responda no sentido de que a HAG AG pode fazer proibir a importação do café «HAG» belga se o esclarecimento dos consumidores a respeito da origem (segunda questão) ou das características (terceira questão) do produto não puder ser assegurado de outra forma. Estão de acordo quanto a que as averiguações em matéria de facto a este respeito são da competência dos tribunais nacionais.

O Governo britânico propõe a seguinte resposta:

«Os artigos 30.o e 36.o do Tratado devem ser interpretados no sentido de que as medidas que limitam a importação de produtos que exibem uma marca particular e são de qualidade diferente e/ou têm uma origem empresarial diferente das que os consumidores do Estado-membro de importação esperam de produtos que exibem aquela marca justificam-se pela luta contra a concorrência desleal e pela protecção dos consumidores.»

2.

A CNL-SUCAL e a Comissão (subsidiariamente, pois esta entende que, com base na resposta que deu à primeira questão, a segunda, terceira e quarta questões perdem objecto) sugerem que se responda que as condições enunciadas na segunda e terceira questões não afectam a resposta dada à primeira.

Invocando o acórdão HAG I, de acordo com o qual o esclarecimento dos consumidores «pode ser assegurado» — em vez de proibir a importação sob a marca HAG — «através de meios diferentes, que não ponham em causa a livre circulação de mercadorias» (n.o 14), entendem que é sempre possível proteger os interesses dos consumidores através de indicações suplementares ao lado da marca.

No que respeita à segunda questão, a CNL-SUCAL acrescenta que, na medida em que o perigo de confusão resulta apenas da identidade das marcas, é necessário aceitar esta situação no interesse do mercado comum. O efeito da coexistência de marcas idênticas com a mesma origem consiste em as marcas enquanto tais não darem indicações sobre a proveniência das mercadorias. E por esta razão que deve ser assegurada de outra forma a informação correspondente à função de identificação da marca.

Segundo a CNL-SUCAL, a marca HAG também é famosa nos Estados do Benelux, particularmente na Bélgica. O direito comunitário deve permitir a coexistência de várias marcas, mesmo famosas. A adaptação dos consumidores a esta situação faz parte da evolução do mercado comum.

Assim, no entender da CNL-SUCAL, a segunda questão, tal como apresentada pelo Bundesgerichtshof, parte da suposição inexacta de que, estando em causa uma marca famosa, as exigências da concorrência leal e da livre circulação de mercadorias não podem coincidir. Se se aceitar a impossibilidade sugerida de acrescentar sinais distintivos, as marcas famosas estariam subtraídas à aplicação do direito comunitário.

Em consequência, a CNL-SUCAL propõe que a segunda questão seja reformulada e lhe seja dada a seguinte resposta:

«A resposta à primeira questão não é diferente no caso de a denominação protegida no Estado A se ter tornado uma marca famosa e gozar de uma notoriedade invulgar.»

Quanto à terceira questão — que respeita à aplicabilidade da proibição de indicações enganosas, enunciada no artigo 3.o da lei alemã sobre concorrência desleal —, a CNL-SUCAL considera que este artigo, aplicado no presente caso, diz exclusivamente respeito ao uso da marca HAG Benelux, tendo assim a natureza de uma disposição de aplicação discriminatória. Com efeito, a aplicação daquela norma incide apenas sobre o comportamento da CNL-SUCAL que consiste no uso, lícito face ao direito comunitário, da marca HAG, que tem a mesma origem que a da HAG AG.

Mesmo tratando-se de uma norma indistintamente aplicável a produtos nacionais e importados, a CNL-SUCAL afirma que a jurisprudência do Tribunal de Justiça (nomeadamente o acórdão de 13 de Março de 1984, Prantl — «Bocksbeutel», 16/83, Recueil, p. 1299) exige que seja facilitada a coexistência de marcas obtidas legalmente, mesmo no que respeita à aplicação de disposições sobre concorrência desleal, através da aposição de indicações apropriadas. As embalagens das duas sociedades, apresentadas ao Tribunal, demonstram que esta possibilidade existe efectivamente.

Além disso, a CNL-SUCAL alega que as expectativas dos consumidores em relação a determinados produtos, mesmo no que respeita à sua qualidade, modificam-se em função da evolução do mercado comum. O facto de as mercadorias importadas e os produtos nacionais serem de qualidades diferentes não justifica, por isso, qualquer outra decisão.

A CNL-SUCAL propõe que se responda à terceira questão da seguinte forma:

«Deve ser dada resposta negativa à primeira questão, mesmo no caso de os consumidores do Estado A associarem à denominação protegida neste Estado não apenas indicações relativas à origem empresarial, mas também certas representações relativas às características da mercadoria em causa, particularmente a qualidade de mercadorias a que foi aposta certa denominação, quando as mercadorias importadas do Estado B e que exibam a mesma denominação não satisfaçam aquelas expectativas.

—

pela SA CNL-SUCAL NV, pela advogada Gisela Wild, de Hamburgo, e pelo professor Ernst-Joachim Mestmäcker,

—

pela HAG GF AG, pelos advogados Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus e Lieberknecht, de Düsseldorf,

—

pelo Governo da República Federal da Alemanha, por Horst Teske e Alexander von Mühlendahl, respectivamente Ministerialrat e Regierungsdirektor no Ministério da Justiça, e Martin Seidel, Ministério de Economia na qualidade de agentes,

—

pelo Governo do Reino dos Países Baixos, por H. J.. Heinemann, secretário-geral adjunto no Ministério dos Negocios Estrangeiros, na qualidade de agente,

—

pelo Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, S. J. Hay, do Treasury Solicitor's Department, e por N. Pumfrey, na qualidade de agentes,

—

pelo Governo do Reino de Espanha, por Javier Conde de Saro, director-geral da Coordenação Jurídica e Institucional Comunitária, e Rafael García-Valdecasas y Fernández, abogado del Estado, chefe do Serviço Jurídico para o Contencioso perante o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, na qualidade de agentes,

—

pela Comissão das Comunidades Europeias, pelo consultor jurídico Jörn Sack, na qualidade de agente,

1

Por despacho de 24 de Novembro de 1988, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 13 de Janeiro de 1989, o Bundesgerichtshof submeteu, nos termos do artigo 177.o do Tratado CEE, várias questões prejudiciais relativas à interpretação dos artigos 30.o, 36.o e 222.o dò mesmo Tratado, que respeitam ao direito das marcas.

2

As questões foram suscitadas no âmbito de um litígio que opõe a sociedade belga CNL-SUCAL e a sociedade alemã HAG GF AG. Esta produz e comercializa café descafeinado, por um processo por ela própria descoberto. E titular na República Federal da Alemanha de numerosas marcas — a mais antiga foi registada em 1907 —, cujo elemento essencial é a palavra «HAG», que também figura na sua firma.

3

Aquela sociedade registou na Bélgica, em 1908, duas marcas que continham a designação «Kafee HAG». Em 1927, criou na Bélgica uma filial com o nome «Café HAG SA», colocada sob o seu controlo e que lhe pertencia integralmente. Esta última registou em seu nome pelo menos duas marcas, das quais uma contém, entre outros elementos, a denominação «Café HAG». A sociedade HAG GF AG cedeu ainda a esta filial as marcas que tinha registado em seu próprio nome na Bélgica, com efeitos a partir de 1935.

4

Em 1944, a Café HAG SA foi expropriada por ser propriedade do inimigo. Posteriormente, as autoridades belgas venderam o conjunto das acções à família Van Oevelen. Em 1971, a Café HAG SA cedeu as marcas de que tinha a titularidade no Benelux à sociedade em comandita Van Zuylen Frères, de Liège.

5

A SA CNL-SUCAL NV nasceu da modificação da forma jurídica e da firma da sociedade em comandita Van Zuylen Frères. Começou a importar café descafeinado para a República Federal da Alemanha com a denominação «HAG».

6

A HAG AG, que pretende que «Kafee HAG» adquiriu na Alemanha o estatuto de marca famosa e que o café descafeinado que comercializa com esta denominação é, graças a um novo processo de fabrico, de qualidade superior ao café descafeinado que a CNL-SUCAL importa para a República Federal da Alemanha, propôs uma acção perante os tribunais alemães, para impedir aquela importação.

7

Foi no quadro deste litígio que o Bundesgerichtshof, perante o qual foi interposto recurso de revista, decidiu, nos termos do artigo 177.o do Tratado, suspender a instância até que o Tribunal de Justiça se tenha pronunciado a título prejudicial sobre as seguintes questões:

8

Para mais ampla exposição dos factos do litígio no processo principal, da tramitação processual bem como das observações escritas apresentadas ao Tribunal de Justiça, remete-se para o relatório para audiência. Estes elementos apenas serão adiante retomados na medida do necessário para a fundamentação da decisão do Tribunal.

9

Com a primeira questão o órgão jurisdicional nacional pretende, fundamentalmente, saber se os artigos 30.o e 36.o do Tratado CEE obstam a que uma legislação nacional permita a uma empresa, titular de um direito de marca num Estado-membro, que se oponha à importação, a partir de outro Estado-membro, de produtos similares que utilizam legalmente neste último Estado uma marca idêntica ou susceptível de confusão com a marca protegida, mesmo quando a marca com a qual os produtos em causa são importados pertencia inicialmente a uma filial da empresa que se opõe às importações e foi adquirida por uma empresa terceira na sequência da expropriação desta filial.

10

Tendo em conta as considerações contidas no despacho que contém o pedido de decisão a título prejudicial e a discussão perante o Tribunal de Justiça em relação à relevância do seu acórdão de 3 de Julho de 1974, Van Zuylen/HAG (192/73, Recueil, p. 731), com vista à resposta a dar à questão colocada pelo órgão jurisdicional nacional, impõe-se sublinhar desde já que o Tribunal de Justiça entende ser necessário reconsiderar a interpretação adoptada neste acórdão, à luz da jurisprudência que se desenvolveu progressivamente no domínio das relações entre a propriedade industrial e comercial e as regras gerais do Tratado, nomeadamente no domínio da livre circulação de mercadorias.

11

E necessário recordar, a este respeito, que as proibições e restrições à importação justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial são admitidas pelo artigo 36.o, com a condição expressa de que não devem constituir um meio de discriminação arbitrária nem uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros.

12

De acordo com a jurisprudência constante, o artigo 36.o só permite derrogações ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias no mercado comum na medida em que aquelas sejam justificadas pela salvaguarda dos direitos que constituem o objecto específico desta propriedade; por conseguinte, o titular de um direito de propriedade industrial protegido pela legislação de um Estado não pode opor-se à importação ou à comercialização de um produto que foi licitamente introduzido no mercado de outro Estado-membro pelo próprio titular do direito, ou com o seu consentimento ou por uma pessoa que dele está jurídica ou economicamente dependente (ver, nomeadamente, os acórdãos de 8 de Junho de 1971, Deutsche Grammophon, 78/70, Recueil, p. 487; de 31 de Outubro de 1974, Centrafarm/Winthrop, 16/74, Recueil, p. 1183; e de 9 de Julho de 1985, Phar-mon/Hoechst, 19/84, Recueil, p. 2281).

13

No que respeita ao direito de marca, há que referir que este direito constitui um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar e manter. Neste sistema, as empresas devem estar em condições de reter a clientela pela qualidade dos respectivos produtos ou serviços, o que só é possível graças à existência de sinais distintivos que permitam identificar aqueles produtos e serviços. Para que a marca possa desempenhar este papel, terá que constituir a garantia de que todos os produtos que a ostentam foram fabricados sob o controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles.

14

Em consequência, como foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça em várias ocasiões, o objecto específico do direito de marca consiste, nomeadamente, em assegurar ao titular o direito de usar a marca para a primeira colocação do produto no mercado, protegendo-o assim contra os concorrentes que pretendessem abusar da posição e da reputação da marca, vendendo produtos que a utilizassem indevidamente. Para determinar o alcance exacto deste direito exclusivo reconhecido ao titular da marca é necessário ter em atenção a função essencial desta, de garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto que exibe a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto de outros que tenham proveniência diversa (ver, em especial, os acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche, n.o 7, 102/77, Recueil, p. 1139, e de 10 de Outubro de 1978, Centrafarm/American Home Products Corporation, n.os 11 e 12, 3/78, Recueil, p. 1823).

15

O facto determinante, em atenção às considerações precedentes, para apreciar uma situação como a descrita pelo órgão jurisdicional nacional, é a inexistência de qualquer elemento de consentimento, por parte do titular do direito de marca protegido pela legislação nacional, na colocação em circulação noutro Estado-membro, com uma marca idêntica ou susceptível de confusão, de um produto similar fabricado e comercializado por uma empresa sem qualquer laço de dependência jurídica ou económica com o referido titular.

16

Nestas condições, com efeito, a função essencial da marca ficaria comprometida se o titular do direito não pudesse exercer a faculdade que a legislação nacional lhe confere de se opor à importação do produto similar com uma denominação susceptível de confusão com a sua própria marca, pois nesse caso os consumidores não teriam a possibilidade de identificar com certeza a origem do produto que exibe a marca e ao titular do direito de marca podia vir a ser imputada a má qualidade de um produto pelo qual não seria de forma alguma responsável.

17

Nada vem modificar a esta análise o facto de a marca protegida pela legislação nacional e a marca similar aposta no produto importado nos termos do Estado-membro de proveniência terem pertencido inicialmente ao mesmo titular, que foi desapropriado de uma delas na sequência de uma expropriação efectuada por um dos dois Estados antes da criação da Comunidade.

18

Com efeito, a partir da expropriação e apesar da origem comum, cada uma das marcas cumpriu a função de garantir, no seu próprio âmbito territorial, que os produtos que a exibem provêm cada um de sua fonte de forma independente.

19

Resulta do que precede, numa situação como esta, em que a marca estava originariamente na titularidade de uma só pessoa, tendo esta unicidade de titular sido rompida na sequência de uma expropriação, que cada um dos titulares do direito de marca deve poder opor-se à importação e à comercialização de produtos provenientes do outro titular para o Estado-membro onde a marca está na sua titularidade, desde que se trate de produtos similares que utilizem uma marca idêntica ou susceptível de confusão.

20

Deve assim responder-se à primeira questão que os artigos 30.o e 36.o do Tratado CEE não obstam a que uma legislação nacional permita a uma empresa, titular de um direito de marca num Estado-membro, que se oponha à importação de produtos similares provenientes de outro Estado-membro que utilizem neste último Estado uma marca idêntica ou susceptível de confusão com a marca protegida, mesmo que a marca com a qual os produtos em litígio são importados pertencesse inicialmente a uma filial da empresa que se opõe às importações, tendo na sequência da expropriação dessa filial sido adquirida por uma terceira empresa.

21

Tendo em atenção a resposta dada à primeira questão, as segunda, terceira e quarta questões ficam privadas de objecto.

22

As despesas efectuadas pelos governos da República Federal da Alemanha, do Reino dos Países Baixos, do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte e do Reino de Espanha, bem como pela Comissão das Comunidades Europeias, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza do incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL,

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Bundesgerichtshof, despacho de 24 de Novembro de 1988, declara:

Os artigos 30.o e 36.o do Tratado CEE não obstam a que uma legislação nacional permita a uma empresa, titular de um direito de marca num Estado-membro, que se oponha à importação de produtos similares provenientes de outro Estado-membro que utilizem neste último Estado uma marca idêntica ou susceptível de confusão com a marca protegida, mesmo que a marca com a qual os produtos em litígio são importados pertencesse inicialmente a uma filial da empresa que se opõe às importações, tendo na sequência da expropriação dessa filial sido adquirida por uma terceira empresa.