Sprawa T‑11/15

Internet Consulting GmbH

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

„Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy SUEDTIROL — Artykuł 7 ust. 1 lit. a) i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Oznaczenie pochodzenia geograficznego — Charakter opisowy”

Streszczenie – wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 20 lipca 2016 r.

1. Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Wniosek o unieważnienie prawa do znaku – Dopuszczalność – Przesłanki – Interes prawny

   [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 5, 52, art. 56 ust. 1 lit. a), b), c)]

2. Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe składające się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć do oznaczania cech towaru lub usługi – Ocena charakteru opisowego oznaczenia – Nazwy geograficzne

   [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 7 ust. 1 lit. c), art. 66 ust. 2; rozporządzenie Rady nr 2081/92]

3. Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe składające się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć do oznaczania cech towaru lub usługi – Słowny znak towarowy SUEDTIROL

   [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 7 ust. 1 lit. c)]

4. Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe składające się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć do oznaczania cech towaru lub usługi – Cel – Konieczność pozostawienia do swobodnego używania – Związek między oznaczeniem pochodzenia geograficznego a towarami lub usługami – Zakres przeprowadzanego przez EUIPO badania

   [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 7 ust. 1 lit. c)]

5. Znak towarowy Unii Europejskiej – Skutki unijnego znaku towarowego – Ograniczenia – Artykuł 12 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 – Przedmiot – Powiązanie z art. 7 ust. 1 lit. c) wspomnianego rozporządzenia

   [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 7 ust. 1 lit. c), art. 12 lit. b)]

1.  W art. 5 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej zawarto ogólną definicję osób, które mogą być właścicielami unijnego znaku towarowego. Uściślono w nim, że „[w]łaścicielem unijnego znaku towarowego może być każda osoba fizyczna lub prawna, łącznie z podmiotami prawa publicznego”.

   Z powyższego wynika, że podmioty prawa publicznego wskazano w tym przepisie tytułem przykładu osób prawnych, które mogą być właścicielami takiego znaku towarowego, oraz że są one uprawnione do wykonywania swoich praw zgodnie z art. 56 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009. Natomiast nie istnieje żadne wskazanie, zgodnie z którym art. 56 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia – który, w odróżnieniu od art. 5 wspomnianego rozporządzenia, ogranicza się do wymienienia w szczególności „każdej osoby fizycznej lub prawnej” – należało by interpretować jako nieobejmujący podmiotów prawa publicznego. Na podstawy stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia prawa do znaku towarowego, a zwłaszcza na bezwzględne podstawy unieważnienia w rozumieniu art. 52 rozporządzenia nr 207/2009, może się bowiem powołać każda osoba – niezależnie od swojego prywatnego lub publicznego statusu – w związku z czym w art. 56 ust. 1 lit. a) in fine tego rozporządzenia ograniczono się do wymagania, aby wspomniana osoba „posiada[ła] zdolność pozywania lub bycia pozwanym we własnym imieniu”. Brak wyraźnego wymienienia w art. 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 podmiotów prawa publicznego nie może zatem być interpretowany jako mający na celu wykluczenie ich z zakresu stosowania tego przepisu.

   (por. pkt 18, 19)

2.  Z orzecznictwa wynika, że art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej służy realizacji celu leżącego w interesie ogólnym, polegającego na umożliwieniu wszystkim swobodnego używania objętych zgłoszeniem oznaczeń lub wskazówek, które opisują kategorie towarów lub usług. Przepis ten stoi zatem na przeszkodzie przyznawaniu wyłączności na używanie takich oznaczeń lub wskazówek jednemu przedsiębiorcy z tytułu ich rejestracji w charakterze znaku towarowego.

   W szczególności co się tyczy oznaczeń lub wskazówek mogących określać pochodzenie geograficzne kategorii towarów, w odniesieniu do których dokonano zgłoszenia – a zwłaszcza nazw geograficznych – istnieje ogólny interes w zachowaniu ich dostępności, w szczególności ze względu na ich zdolność nie tylko do ewentualnego wskazywania jakości i innych cech danych kategorii towarów, lecz także do wpływania w różny sposób na preferencje konsumentów, na przykład poprzez powiązanie towarów z miejscem, które może wywoływać pozytywne odczucia. Powyższe orzecznictwo ma zastosowanie także do usług.

   Ponadto należy wskazać, że z rejestracji jako znak towarowy wyłączone są, po pierwsze, nazwy geograficzne, w wypadku gdy oznaczają one określone obszary geograficzne, które z powodu danej kategorii towarów cieszą się już uznaniem lub są z niej znane i w konsekwencji w zainteresowanych kręgach wykazują z nią związek, oraz po drugie, nazwy geograficzne, które mogą być używane przez przedsiębiorstwa i muszą pozostawać także dla nich dostępne jako oznaczenia pochodzenia geograficznego danej kategorii towarów lub usług.

   W tym względzie należy przypomnieć, że prawodawca Unii zastrzegł – w drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 – możliwość rejestracji oznaczeń mogących służyć do wskazywania pochodzenia geograficznego w charakterze znaków wspólnych zgodnie z art. 66 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, a także niektórych towarów, gdy spełniają one niezbędne przesłanki jako oznaczenia pochodzenia geograficznego lub chronione nazwy pochodzenia w ramach przepisów rozporządzenia nr 2081/92 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.

   Należy jednak wskazać, iż co do zasady art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 nie stoi na przeszkodzie rejestracji nazw geograficznych, które nie są znane w zainteresowanych kręgach lub przynajmniej nie są znane jako oznaczenie obszaru geograficznego, ani nazw, odnośnie do których – ze względu na cechy wskazanego miejsca – nie jest prawdopodobne, aby zainteresowane kręgi mogły uznać, że dana kategoria towarów lub usług pochodzi z tego miejsca.

   (por. pkt 29–34)

3.  Z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców składającego się z z włoskich i unijnych odbiorców niemieckojęzycznych oraz z włoskojęzycznych odbiorców we Włoszech o raczej wysokim poziomie uwagi słowny znak towarowy SUEDTIROL, zarejestrowany dla „zarządzania w działalności gospodarczej, administrowania działalności gospodarczej, prac biurowych”, „pakowania i składowania towarów”, „usług naukowych i technologicznych oraz odnoszących się do nich usług badawczych i usług projektowania; usług w zakresie analizy i badań przemysłowych; projektowania i opracowywania sprzętu i oprogramowania komputerowego; usług prawnych”, należących, odpowiednio, do klas 35, 39 i 42 porozumienia nicejskiego, jest dla wyżej wymienionych usług opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

   Słowny znak towarowy SUEDTIROL będzie bowiem rozumiany przez właściwy krąg odbiorców nie tylko jako odniesienie do regionu geograficznego, który wzbudza pozytywne odczucia, lecz także – mając na względzie dobrobyt i dynamiczny rozwój gospodarki wspomnianego regionu – jako wskazanie tego, że oznaczone nim usługi pochodzą z tego regionu. Ponadto liczne mające siedzibę w tym regionie przedsiębiorstwa faktycznie oferują usługi tego samego rodzaju co usługi oznaczone znakiem towarowym SUEDTIROL, skutkiem czego gdy takie usługi są oferowane w obrocie pod tym znakiem towarowym, właściwy krąg odbiorców postrzega ten znak towarowy jako wskazanie ich pochodzenia.

   Co więcej, usługi oznaczone spornym znakiem towarowym nie wykazują żadnej szczególnej cechy, która mogłaby spowodować, że właściwy krąg odbiorców nie skojarzy oznaczenia geograficznego z pochodzeniem geograficznym wspomnianych usług. W konsekwencji należy stwierdzić, że art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 stoi na przeszkodzie zarejestrowaniu omawianego tu oznaczenia geograficznego – znanego w zainteresowanych kręgach jako określenie regionu geograficznego – w zakresie, w jakim jest prawdopodobne, iż zainteresowane kręgi będą postrzegać rozpatrywane usługi jako pochodzące z tego regionu.

   (por. pkt 38, 43, 48)

4.  Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 ma na celu zapobieżenie temu, aby podmiot gospodarczy zmonopolizował oznaczenie pochodzenia geograficznego z uszczerbkiem dla swoich konkurentów. O ile jest prawdą, że izba odwoławcza – zanim odmówi rejestracji danego znaku zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 – jest co do zasady zobowiązana do rozpatrzenia istotności oznaczenia pochodzenia geograficznego dla tych relacji konkurencyjnych poprzez zbadanie związku między tym pochodzeniem a towarami i usługami, dla których zgłoszono znak towarowy, o tyle natężenie tego obowiązku może zmieniać się w zależności od kilku czynników, takich jak zakres, renoma lub charakter danego oznaczenia pochodzenia geograficznego. Prawdopodobieństwo, że oznaczenie pochodzenia geograficznego będzie wpływać na relacje konkurencyjne, jest bowiem wysokie, gdy chodzi o duży region znany z jakości szerokiej gamy towarów i usług, i niskie, gdy chodzi o określone miejsce, którego reputacja ogranicza się do wąskiej liczby towarów lub usług.

   W kontekście oznaczenia pochodzenia geograficznego, które jest już znane lub cieszy się renomą, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej może raczej poprzestać na stwierdzeniu istnienia związku między pochodzeniem a usługami oznaczonymi spornym znakiem towarowym aniżeli prowadzić konkretne badanie istnienia tego związku.

   (por. pkt 44–46)

5.  Artykuł 12 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, dotyczący ograniczenia skutków wywoływanych przez znak towarowy, ma na celu – w ramach jego powiązania z art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia, zwłaszcza w odniesieniu do znaków towarowych, które nie są objęte art. 7 ust. 1 lit. c), ponieważ nie są wyłącznie opisowe – umożliwienie w szczególności, aby używanie wskazówki odnoszącej się do pochodzenia geograficznego, która stanowi ponadto element złożonego znaku towarowego, nie podlegało zakazowi, który mógłby ustanowić właściciel takiego znaku towarowego zgodnie z art. 9 wspomnianego rozporządzenia, jeżeli taka wskazówka jest używana zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

   Jednakże zasada orzecznicza odnosząca się do interesu ogólnego leżącego u podstaw art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, wykazanego także przez możliwość wskazaną w art. 66 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, zgodnie z którą to zasadą, w drodze odstępstwa od wspomnianego art. 7 ust. 1 lit. c), oznaczenia lub wskazówki mogące służyć do określania pochodzenia geograficznego towarów mogą być znakami wspólnymi – nie stoi w sprzeczności z art. 12 lit. b) wspomnianego rozporządzenia, który nie wpływa również w sposób rozstrzygający na wykładnię rzeczonego art. 7 ust. 1 lit. c). Artykuł 12 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, który ma w szczególności na celu uregulowanie problemów pojawiających się, gdy został zarejestrowany znak towarowy złożony w całości lub w części z nazwy geograficznej, nie przyznaje bowiem osobom trzecim prawa używania takiej nazwy jako znaku towarowego, lecz ogranicza się do zapewnienia, że będą one mogły używać tej nazwy w sposób opisowy, a mianowicie jako wskazówki dotyczącej pochodzenia geograficznego, pod warunkiem że to używanie jest dokonywane zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

   Z powyższego wynika, że interes w zachowaniu dostępności oznaczeń pochodzenia geograficznego nie jest wystarczająco chroniony brzmieniem art. 12 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

   (por. pkt 53–56)