—

w imieniu Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH przez E. Enginga‑Deniza, Rechtsanwalt,

—

w imieniu Pfahnl Backmittel GmbH przez M. Gumpoldsbergera, Rechtsanwalt,

—

w imieniu rządu niemieckiego przez T. Henzego oraz J. Kemper, działających w charakterze pełnomocników,

—

w imieniu rządu francuskiego przez D. Colasa oraz J.S. Pilczera, działających w charakterze pełnomocników,

—

w imieniu rządu włoskiego przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez S. Varonego, avvocato dello Stato,

—

w imieniu Komisji Europejskiej przez F. Bulsta oraz J. Samnaddę, działających w charakterze pełnomocników,

1

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25).

2

Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (zwaną dalej „Backaldrinem”), spółką prawa austriackiego, a Pfahnl Backmittel GmbH (zwaną dalej „Pfahnlem”), także spółką prawa austriackiego, w przedmiocie oznaczenia słownego „KORNSPITZ”, które Backaldrin zarejestrował jako znak towarowy.

3

Zgodnie z art. 2 dyrektywy 2008/95 „[z]nak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, które można przedstawić w formie graficznej […], pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

4

Artykuł 3 wspomnianej dyrektywy przewiduje, że:

„1.   Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne:

[…]

[…]”.

5

Zgodnie z art. 5 tejże dyrektywy:

„1.   Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

2.   Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie [w państwie członkowskim] i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odróżniającego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe.

[…]”.

6

Artykuł 12 dyrektywy 2008/95 stanowi:

„1.   Uprawnienie do znaku towarowego podlega wygaśnięciu, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak ten nie był przedmiotem rzeczywistego używania w państwie członkowskim w związku z towarami lub usługami, dla których jest zarejestrowany, i nie istnieją żadne uzasadnione powody jego nieużywania.

[…]

2.   Bez uszczerbku dla ust. 1 uprawnienie do znaku towarowego podlega wygaśnięciu, jeżeli po dacie rejestracji:

[…]”.

7

Paragraf 33b Markenschutzgesetzn 1970 (ustawy o ochronie znaków towarowych z 1970 r., BGBl. 260/1970), w brzmieniu obowiązującym w okresie wystąpienia okoliczności faktycznych rozpatrywanych w postępowaniu głównym, brzmiał następująco:

„1.   Każdy może żądać wykreślenia znaku towarowego, jeżeli po dacie rejestracji znak towarowy stał się w handlu, w wyniku działania lub zaniechania właściciela, nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany.

2.   Decyzja o wykreśleniu ma moc wsteczną od chwili, w odniesieniu do której został udowodniony zakończony proces przekształcenia znaku towarowego w nazwę powszechnie używaną […]”.

8

Backaldrin zarejestrował austriacki znak towarowy KORNSPITZ dla towarów należących do klasy 30 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług do celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami. Do tych towarów należą w szczególności następujące:

„mąka i produkty zbożowe; wyroby piekarnicze; środki do pieczenia; wyroby cukiernicze, także przygotowane do wypieku; surowe ciasta […] do wyrobów cukierniczych”.

9

Backaldrin wytwarza pod wspomnianym znakiem towarowym mieszankę gotową do użycia, którą dostarcza zasadniczo piekarzom. Piekarze ci wypiekają z tej mieszanki bułki o podłużnym kształcie z czubkami na obu końcach. Backaldrin wyraził zgodę na to, by piekarze ci oraz zaopatrywani przez nich dystrybutorzy produktów spożywczych sprzedawali te bułki, używając wspomnianego znaku towarowego.

10

Konkurenci Backaldrinu, w tym Pfahnl, wiedzą – jak większość piekarzy – że oznaczenie słowne „KORNSPITZ” zostało zarejestrowane jako znak towarowy. Natomiast według kwestionowanych przez Backaldrin oświadczeń Pfahnl owo oznaczenie słowne jest postrzegane przez odbiorców końcowych jako nazwa powszechnie używana produktu piekarniczego, mianowicie bułek o podłużnym kształcie z czubkami na obu końcach. Okolicznością wyjaśniającą ten sposób postrzegania jest to, że piekarze stosujący dostarczaną przez Backaldrin mieszankę gotową do użycia nie informują na ogół swoich klientów ani o tym, że oznaczenie „KORNSPITZ” zostało zarejestrowane jako znak towarowy, ani o tym, że bułki są produkowane z tej mieszanki.

11

W dniu 14 maja 2010 r. Pfahnl złożył na podstawie § 33b Markenschutzgesetzn 1970 wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia praw wynikających ze znaku towarowego KORNSPITZ w odniesieniu do towarów wymienionych w pkt 8 niniejszego wyroku. Decyzją z dnia 26 lipca 2011 r. wydział unieważnień Österreichischer Patentamt (austriackiego urzędu patentowego) uwzględnił ten wniosek. Backaldrin zaskarżył tę decyzję przed Oberster Patent- und Markensenat (wyższą izbą ds. patentów i znaków towarowych).

12

Sąd ten zastanawia się, w jakiej mierze w celu zastosowania kryterium „nazwy powszechnie używanej” do sporu w postępowaniu głównym powinien uwzględnić okoliczność, że nie wszystkie t, dla których znak towarowy został zarejestrowany, są przeznaczone dla tych samych klientów. Wyjaśnia w tym względzie, że odbiorcami końcowymi produktów surowych i półproduktów sprzedawanych przez Backaldrin pod znakiem KORNSPITZ, takich jak mieszanka gotowa do wypieku bułek, są piekarze i dystrybutorzy produktów spożywczych, podczas gdy odbiorcami końcowymi bułek są klienci tych piekarzy i dystrybutorów produktów spożywczych.

13

Oberster Patent- und Markensenat uważa, że skargę na decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa do znaku wydaną przez wydział unieważnień Österreichischer Patentamt należy uwzględnić w zakresie, w jakim znak towarowy rozpatrywany w postępowaniu głównym został zarejestrowany dla produktów surowych i półproduktów, którymi są mąka i produkty zbożowe, środki do pieczenia, wyroby przygotowane do wypieku oraz surowe ciasta do wyrobów cukierniczych.

14

Co się tyczy natomiast produktów końcowych, dla których znak towarowy KORNSPITZ także został zarejestrowany, mianowicie wyrobów piekarniczych i cukierniczych, sąd ten zwraca się do Trybunału o udzielenie wyjaśnień w drodze wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym. W szczególności sąd ten zmierza do ustalenia, czy wygaśnięcie praw do znaku towarowego przyznanych właścicielowi może nastąpić, gdy znak ten stał się nazwą powszechnie używaną w postrzeganiu nie sprzedawców produktu końcowego uzyskanego z materiału dostarczonego przez właściciela wspomnianego znaku, lecz użytkowników końcowych tego produktu.

15

Wspomniany sąd uściśla, że po uzyskaniu orzeczenia w trybie prejudycjalnym oceni konieczność przeprowadzenia wśród użytkowników końcowych ankiety dotyczącej postrzegania przez nich oznaczenia słownego „KORNSPITZ”.

16

W takich okolicznościach Oberster Patent- und Markensenat postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

17

Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że może zostać stwierdzone wygaśnięcie praw do znaku towarowego dla towaru, dla którego znak ten jest zarejestrowany, gdy w wyniku działania lub zaniechania właściciela wspomniany znak towarowy stał się nazwą powszechnie używaną dla tego towaru z punktu widzenia jedynie użytkowników końcowych tego towaru.

18

Zdaniem Backaldrinu, rządów niemieckiego i francuskiego oraz Komisji Europejskiej na to pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej, podczas gdy Pfahnl i rząd włoski opowiadają się za poglądem przeciwnym.

19

W tym względzie należy przede wszystkim przypomnieć, że art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 dotyczy sytuacji, w której znak towarowy nie jest w stanie już pełnić funkcji wskazania pochodzenia (wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier, Rec. s. I-5791, pkt 22).

20

Pośród różnych funkcji znaku towarowego wspomniana funkcja wskazania pochodzenia odgrywa rolę zasadniczą (zob. w szczególności wyrok z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. I-2417, pkt 77; a także z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar, Zb.Orz. s. I-8701, pkt 71). Pozwala ona na określenie towaru lub usługi oznaczonych znakiem towarowym jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru lub tej usługi od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (zob. podobnie wyrok z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie C‑12/12 Colloseum Holding, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo). Wspomnianym przedsiębiorstwem jest, jak zauważył rzecznik generalny w pkt 27 opinii, to, pod którego kontrolą następuje sprzedaż towaru lub usługi.

21

Prawodawca Unii Europejskiej potwierdził tę istotną funkcję znaku towarowego, stanowiąc w art. 2 dyrektywy 2008/95, iż oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, mogą stanowić znak towarowy jedynie pod warunkiem, że umożliwiają one odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (wyrok z dnia 4 października 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz & Krell, Rec. s. I-6959, pkt 23; ww. wyrok w sprawie Björnekulla Fruktindustrier, pkt 21).

22

Konsekwencje tego warunku wynikają w szczególności z art. 3 i 12 wspomnianej dyrektywy. Podczas gdy art. 3 tej dyrektywy wylicza sytuacje, w których znak towarowy od początku nie może pełnić funkcji wskazania pochodzenia, art. 12 ust. 2 lit. a) tejże dyrektywy dotyczy sytuacji, w której znak towarowy stał się nazwą powszechnie używaną i tym samym stracił swój charakter odróżniający, tak że nie pełni już tej funkcji (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Björnekulla Fruktindustrier, pkt 22). Wtedy może zostać stwierdzone wygaśnięcie praw do tego znaku przyznanych jego właścicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 2008/95 (zob. podobnie wyrok z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-145/05 Levi Strauss, Zb.Orz. s. I-3703, pkt 33).

23

W opisanym przez sąd odsyłający przypadku, który podlega wyłącznej ocenie faktycznej tego sądu, odbiorcy końcowi towaru rozpatrywanego w postępowaniu głównym, czyli bułek zwanych „KORNSPITZ”, postrzegają to oznaczenie słowne jako nazwę powszechnie używaną tego towaru i nie są z tego względu świadomi, że niektóre z tych bułek zostały wytworzone z gotowej do użycia mieszanki dostarczonej pod znakiem towarowym KORNSPITZ przez pewne określone przedsiębiorstwo.

24

Jak wyjaśnił również sąd odsyłający, to postrzeganie przez odbiorców końcowych w szczególności wynika z okoliczności, że sprzedawcy bułek wytworzonych ze wspomnianej mieszanki nie informują na ogół swoich klientów o tym, że oznaczenie „KORNSPITZ” zostało zarejestrowane jako znak towarowy.

25

Przypadek przedstawiony w postanowieniu odsyłającym cechuje się ponadto okolicznością, że sprzedawcy wspomnianego produktu końcowego nie oferują swoim klientom w czasie sprzedaży pomocy w zakresie wskazania pochodzenia różnych towarów, które znajdują się w sprzedaży.

26

Trzeba zatem stwierdzić, że w takim przypadku znak towarowy KORNSPITZ nie pełni w ramach handlu bułkami zwanymi „KORNSPITZ” zasadniczej funkcji wskazania pochodzenia i w rezultacie może zostać stwierdzone wygaśnięcie praw do tego znaku towarowego w zakresie, w jakim jest on zarejestrowany dla produktu końcowego, jeżeli utratę charakteru odróżniającego przez wspomniany znak towarowy dla wspomnianego produktu należy przypisać działaniu lub zaniechaniu właściciela tego znaku.

27

Stwierdzenie to nie jest sprzeczne z wykładnią art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 dokonaną przez Trybunał w pkt 26 ww. wyroku w sprawie Björnekulla Fruktindustrier, zgodnie z którą to wykładnią jeżeli w sprzedaży towaru oznaczonego zarejestrowanym znakiem towarowym biorą udział pośrednicy, to krąg odbiorców, których punkt widzenia należy wziąć pod uwagę przy ocenie kwestii, czy ten znak towarowy przekształcił się w nazwę gatunkową tego towaru w obrocie handlowym, składa się z wszelkich konsumentów lub użytkowników końcowych oraz – stosownie do uwarunkowań rynku dla danego towaru – ze wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w dystrybucji towaru.

28

Oczywiście, jak podkreślił Trybunał, dokonując wspomnianej wykładni, kwestię, czy znak towarowy stał się w handlu nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, należy ocenić nie tylko w odniesieniu do postrzegania przez konsumentów lub użytkowników końcowych, lecz także stosownie do uwarunkowań danego rynku przy uwzględnieniu postrzegania przez przedsiębiorców, takich jak sprzedawcy.

29

Jednakże, jak zauważył Trybunał w pkt 24 ww. wyroku w sprawie Björnekulla Fruktindustrier, ogólnie postrzeganie przez konsumentów lub użytkowników końcowych ma rolę rozstrzygającą. Podobnie jak wyjaśnił rzecznik generalny w pkt 58 i 59 opinii, należy uznać, że w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, która cechuje się – z zastrzeżeniem weryfikacji przez sąd odsyłający – utratą charakteru odróżniającego przez dany znak towarowy z punktu widzenia użytkowników końcowych, ta utrata może prowadzić do wygaśnięcia praw przyznanych wspomnianemu właścicielowi. Okoliczność, że sprzedawcy są świadomi istnienia wspomnianego znaku towarowego i pochodzenia, które on wskazuje, nie może sama wykluczyć takiego wygaśnięcia.

30

Z całości poprzedzających rozważań wynika, że na pierwsze zadane pytanie należy odpowiedź, iż art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym może zostać stwierdzone wygaśnięcie praw do znaku towarowego dla towaru, dla którego znak ten jest zarejestrowany, gdy w wyniku działania lub zaniechania właściciela wspomniany znak towarowy stał się nazwą powszechnie używaną dla tego towaru z punktu widzenia jedynie użytkowników końcowych tego towaru.

31

Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, iż można uznać za „zaniechanie” w rozumieniu tego przepisu okoliczność, że właściciel znaku towarowego powstrzymuje się od zachęcania sprzedawców do wzmożonego używania tego znaku przy sprzedaży towaru, dla którego wspomniany znak towarowy został zarejestrowany.

32

W tym względzie należy przypomnieć, że dokonując wyważenia interesów właściciela znaku towarowego i jego konkurentów, które są związane z dyspozycyjnością oznaczeń, prawodawca Unii, ustanawiając przepis art. 12 ust. 2 lit. a) wspomnianej dyrektywy, uznał, że utrata charakteru odróżniającego przez ten znak towarowy może zostać podniesiona wobec właściciela, jedynie jeśli jest ona wynikiem jego działania lub zaniechania (ww. wyrok w sprawie Levi Strauss, pkt 19; a także wyrok z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07 adidas i adidas Benelux, Zb.Orz. s. I-2439, pkt 24).

33

Trybunał orzekł już, że pojęciem „zaniechania” może być objęty brak skorzystania przez właściciela znaku towarowego we właściwym czasie z wyłącznego prawa, o którym mowa w art. 5 tejże dyrektywy, w celu wniesienia do właściwego organu o zakazanie danym osobom trzecim używania oznaczenia, w odniesieniu do którego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do tego znaku towarowego, ponieważ takie wnioski mają na celu utrzymanie charakteru odróżniającego wspomnianego znaku towarowego (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Levi Strauss, pkt 34).

34

Jednakże przy założeniu nierezygnowania z poszukiwania równowagi opisanej w pkt 32 niniejszego wyroku wspomniane pojęcie nie jest w żaden sposób ograniczone do tego rodzaju braku skorzystania, lecz obejmuje wszystkie takie rodzaje nieskorzystania, w ramach których właściciel znaku towarowego okazuje się niewystarczająco czujny, jeśli chodzi o utrzymanie charakteru odróżniającego przez jego znak towarowy. Z tego względu w sytuacji takiej jak opisana przez sąd odsyłający, w której sprzedawcy produktu uzyskanego z materiału dostarczonego przez właściciela znaku towarowego nie informują na ogół swoich klientów o tym, że oznaczenie używane do wskazywania rozpatrywanego towaru zostało zarejestrowane jako znak towarowy, i przyczyniają się w ten sposób do przemiany tego znaku towarowego w nazwę powszechnie używaną, brak działania ze strony wspomnianego właściciela, który nie podejmuje żadnej inicjatywy mogącej zachęcić tych sprzedawców do wzmożonego używania wspomnianego znaku towarowego, może zostać uznany za zaniechanie w rozumieniu art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95.

35

Do sądu odsyłającego będzie należeć zbadanie, czy w niniejszym przypadku Backaldrin podejmował inicjatywy mające na celu zachęcanie piekarzy i dystrybutorów produktów spożywczych sprzedających bułki wytworzone z dostarczonej przez tę spółkę mieszanki gotowej do użycia do wzmożonego używania znaku towarowego KORNSPITZ w ich stosunkach handlowych z klientami.

36

Z całości poprzedzających rozważań wynika, że na drugie zadane pytanie należy odpowiedzieć, iż art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że można uznać za „zaniechanie” w rozumieniu tego przepisu okoliczność, iż właściciel znaku towarowego powstrzymuje się od zachęcania sprzedawców do wzmożonego używania tego znaku przy sprzedaży towaru, dla którego wspomniany znak towarowy został zarejestrowany.

37

Poprzez pytanie trzecie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że stwierdzenie wygaśnięcia praw do znaku towarowego zakłada nieuchronnie określenie, czy istnieją inne nazwy dla towaru, dla którego znak towarowy stał się nazwą powszechnie używaną w handlu.

38

Jak wynika z samego brzmienia wspomnianego przepisu, uprawnienie do znaku towarowego może podlegać wygaśnięciu, jeżeli znak ten stał się w handlu, w wyniku działania lub zaniechania właściciela, nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany.

39

Gdy nastąpi taka sytuacja, istnienie ewentualnych alternatywnych nazw dla danego towaru lub danej usługi jest pozbawione znaczenia, gdyż nie może ono zmienić stwierdzenia utraty charakteru odróżniającego przez wspomniany znak towarowy ze względu na przemianę tego znaku w nazwę powszechnie używaną w handlu.

40

W rezultacie na trzecie zadane pytanie należy odpowiedzieć, iż art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że stwierdzenie wygaśnięcia praw do znaku towarowego nie zakłada określenia, czy istnieją inne nazwy dla towaru, dla którego ten znak towarowy stał się nazwą powszechnie używaną w handlu.

41

Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (trzecia izba) orzeka, co następuje: