Hogere voorziening ingesteld op 15 juli 2009 door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Zesde kamer) van 29 april 2009 in zaak T-23/07, Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

(Zaak C-265/09 P)

2009/C 233/11

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirant: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: G. Schneider)

Andere partij in de procedure: Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

Conclusies

Middelen en voornaamste argumenten

De onderhavige hogere voorziening is ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg waarbij de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 30 november 2006 tot weigering van de door de andere partij in de procedure aangevraagde inschrijving van het teken „α” als gemeenschapsmerk is vernietigd. Volgens het Gerecht had de kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk onjuist toegepast door het ontbreken van onderscheidend vermogen van het aangevraagde teken louter af te leiden uit het feit dat geen grafische wijzigingen of versieringen zijn aangebracht aan het standaardlettertype Times New Roman, zonder concreet te onderzoeken of het teken geschikt is om in de ogen van het relevante publiek de betrokken waren te onderscheiden van die afkomstig van verzoeksters concurrenten.

Als middel wordt opgeworpen dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is geschonden. Volgens het BHIM heeft het Gerecht deze bepaling in drie opzichten onjuist uitgelegd.

In de eerste plaats vereist het onderzoek van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, anders dan het Gerecht meent, niet steeds dat aan de hand van een concreet, op elke waar afzonderlijk gericht onderzoek wordt vastgesteld of een teken onderscheidend vermogen heeft. De rechtspraak heeft voor specifieke categorieën van tekens (bijvoorbeeld driedimensionale tekens, kleurmerken, slogans, domeinnamen) aanvaard dat het onderzoek van het concrete onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 zich beperkt tot algemene uitspraken over de perceptie van de verbruiker en de conditionering van deze perceptie en dat daarbij vaak wordt afgezien van een concreet onderzoek van de in de aanvraag opgegeven waren en diensten. De rechtspraak heeft ook erkend dat bepaalde categorieën van tekens in beginsel slechts concreet onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen op grond van inburgering.

In de tweede plaats heeft het Gerecht er geen rekening mee gehouden dat het onderzoek van het onderscheidend vermogen op prognose is gebaseerd en dus steeds een gissing is.

In de derde plaats heeft het Gerecht geen rekening gehouden met de verdeling van de bewijsverplichtingen in het kader van het onderzoek van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, aangezien het heeft geoordeeld dat het BHIM zich steeds op concrete feiten moet baseren om aan te tonen dat een teken waarvoor de inschrijving is aangevraagd, geen onderscheidend vermogen heeft. De inschrijvingsprocedure is een administratieve procedure en geen procedure op tegenspraak waarin het BHIM bewijs zou moeten leveren van de weigeringsgronden. Wanneer een verzoeker zich, ook al heeft het BHIM daarover anders geoordeeld, beroept op het onderscheidend vermogen van een aangevraagd merk, moet hij dus aan de hand van concrete en gefundeerde gegevens aantonen dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit dan wel door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.