62001C0206

1. Kan de houder van een ingeschreven merk ieder niet in artikel 6 van de Eerste merkenrichtlijn (hierna: richtlijn" of Eerste richtlijn") bedoeld gebruik van identieke tekens voor dezelfde waren of diensten in het economisch verkeer verbieden? Of omvat de in artikel 5 erkende exclusiviteit daarentegen slechts het gebruik dat naar de herkomst ervan verwijst, te weten de band tussen de merkhouder en de door het merk aangeduide waren of diensten? En in geval van een bevestigend antwoord op deze tweede vraag, wijst het gebruik dat een gevoel van steun, trouw of gehechtheid ten opzichte van de houder van het teken tot uitdrukking brengt dan op een dergelijke band?

2. Dit zijn de vragen die de High Court of Justice (England & Wales) - hierna: High Court" - door het Hof van Justitie in de onderhavige prejudiciële procedure beantwoord wil zien.

I - De feiten van het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

3. Arsenal Football Club plc (hierna: Arsenal") is een befaamde Engelse voetbalclub, die in 1886 werd opgericht en ook onder de bijnaam the Gunners" bekend is.

4. Sinds 1989 heeft zij twee woordmerken laten inschrijven, Arsenal" en Arsenal Gunners", alsmede twee beeldmerken, respectievelijk The Crest Device" en The Cannon Device" genaamd. Al deze merken dienen ter onderscheiding van confectiewaren, kleding en sportschoeisel, zijnde waren die onder klasse 25 van de internationale nomenclatuur van de merken vallen.

5. Matthew Reed is een handelaar die sinds 1970 in de omgeving van het voetbalveld van Highbury, het stadion van Arsenal, souvenirs en kledingstukken verkoopt die met de club verband houden. Op deze artikelen zijn de tekens afgebeeld die Arsenal als merken heeft laten inschrijven.

6. Reed verkoopt met name sjaals waarop in grote letters het woord Arsenal" staat. Het betreft niet-officiële artikelen, wat Reed op de kramen waar hij de waren verkoopt, aangeeft door middel van een groot bord met de volgende tekst:

Het woord of het/de logo('s) op de te koop aangeboden waren dienen enkel ter versiering van deze waren en wijzen niet op enige connectie of relatie met de producenten of distributeurs van enig ander product; enkel producten voorzien van het officiële Arsenal-label zijn officiële Arsenal-waren".

7. Arsenal heeft twee vorderingen tegen Reed ingesteld. Een wegens misbruik (passing off") en een wegens schending van het merkrecht, die beide in dezelfde procedure worden behandeld. De High Court heeft de eerste vordering afgewezen, op grond dat verzoekster niet heeft bewezen dat bij de kopers daadwerkelijk verwarring bestond en zij in het bijzonder niet heeft aangetoond, dat het publiek ervan uitgaat dat de door verweerder verkochte waren van Arsenal afkomstig zijn dan wel met haar toestemming worden verkocht.

8. Ten aanzien van de tweede vordering heeft de High Court het argument van Arsenal verworpen, dat de kopers Reeds gebruik van de als merk ingeschreven aanduidingen en symbolen opvatten als een verwijzing naar de herkomst van de waren (badge of origin"), dus dat het teken als merk" wordt gebruikt (trademark use").

9. Volgens de verwijzende rechter ziet het publiek de namen en symbolen die verweerder op de door hem verkochte waren aanbrengt als een blijk van steun, trouw of gehechtheid (badge of support, loyalty or affiliation").

10. In dit verband legt de High Court het Hof van Justitie de volgende vragen voor:

1) Wanneer een merk geldig is ingeschreven en

a) een derde in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan dit merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, en

b) deze derde de gestelde merkinbreuk niet kan weerleggen op basis van artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten,

kan de derde dan als verweer aanvoeren dat het bestreden gebruik geen verwijzing inhoudt naar de herkomst van de waren (d.i. een band in het economisch verkeer tussen de waren en de merkhouder)?

2) Zo ja, maakt het feit dat het betrokken gebruik als blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder wordt opgevat, dan een voldoende band uit?"

II - De procedure voor het Hof

11. Arsenal, Reed, de Commissie en de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie hebben in de onderhavige procedure schriftelijke opmerkingen ingediend, binnen de daartoe in artikel 20 van 's Hofs Statuut-EG gestelde termijn.

12. Ter terechtzitting van 14 mei 2002 hebben partijen in het hoofdgeding en de Commissie hun argumenten mondeling voorgedragen.

III - Het rechtskader

1. Het gemeenschapsrecht: Eerste richtlijn

13. De richtlijn heeft tot doel de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen, teneinde de verschillen weg te nemen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren of de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. De beoogde harmonisatie is evenwel niet volledig, zodat de interventie van de gemeenschapswetgever tot bepaalde aspecten betreffende de door inschrijving verkregen merken beperkt blijft".

14. Artikel 2 bepaalt:

Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden."

15. Artikel 5, met het opschrift Rechten verbonden aan het merk", schetst de verschillende niveaus van rechtsbescherming die volgens de richtlijn aan de houders van deze vorm van industriële eigendom moet worden geboden.

A - Artikel 5, lid 1

16. Lid 1 geeft de houder van een merk het recht, iedere derde het gebruik van het merk in het economisch verkeer te verbieden. Het onderscheidt daarbij echter twee gebruiksniveaus en derhalve ook verschillende beschermingsniveaus.

17. Het eerste bestaat in het gebruik van een identiek teken voor dezelfde waren of diensten (sub a) en omvat de gevallen van namaak en misbruik. Dit punt biedt bescherming tegen kopiëren, zoals de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie uitdrukkelijk in haar opmerkingen heeft gesteld. De bescherming is absoluut en onvoorwaardelijk en is enkel onderworpen aan de beperkingen van artikel 6 van de richtlijn.

18. Punt b omvat drie mogelijke situaties: het gebruik van identieke tekens voor soortgelijke waren of diensten; omgekeerd, het gebruik van soortgelijke tekens voor identieke waren of diensten; en, tot slot, het gebruik van soortgelijke tekens voor soortgelijke waren of diensten. De bescherming is in deze drie gevallen afhankelijk van het bestaan van gevaar van verwarring, inhoudende het gevaar van associatie.

19. In de loop van deze prejudiciële procedure hebben de partijen ter terechtzitting bediscussieerd of het recht van de houder zo ver strekt dat hij het gebruik van het merk of, ruimer nog, van het teken waaruit het bestaat, kan verbieden. Deze discussie is byzantijns. Voorwerp van de richtlijn zijn ingeschreven merken, dat wil zeggen tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling en die waren of diensten van een onderneming van die van andere kunnen onderscheiden. In geval van identieke symbolen gebruikt de onbevoegde gebruiker derhalve het merk als zodanig (het ingeschreven teken), terwijl hij bij soortgelijke symbolen aanduidingen gebruikt die vergelijkbaar zijn, maar die per definitie niet het merk zijn.

20. De beslissende factor is, dat de houder een derde kan verbieden het merk te gebruiken voor dezelfde of voor verschillende waren en diensten, dan wel tekens en aanduidingen te gebruiken die als geheel gezien bij het publiek tot verwarring kunnen leiden vanwege hun gelijkenis met die welke de houder heeft laten inschrijven.

B - Artikel 5, leden 2 en 5

21. De richtlijn beoogt een gedeeltelijke harmonisatie. De toepassing ervan beperkt zich tot de door inschrijving verkregen merken. De richtlijn is in zekere zin een minimumbepaling, die er niet aan in de weg staat dat de lidstaten in bepaalde gevallen de door de communautaire regeling geboden bescherming uitbreiden.

22. Een van deze gevallen is dat van bekende merken als bedoeld in artikel 5, lid 2, volgens hetwelk de nationale rechtsstelsels verder kunnen gaan dan de gemeenschapswetgever en het gebruik van een soortgelijk teken ook voor niet-soortgelijke waren of diensten kunnen verbieden. Het betreft een bijzondere nationale bescherming van aanvullende en facultatieve aard.

23. Anderzijds laat de richtlijn bepalingen van lidstaten onverlet die hun grondslag in andere gebieden van het nationale rechtsstelsel hebben en die bescherming bieden tegen het gebruik van een als merk ingeschreven teken anders dan ter onderscheiding van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Deze in de zesde overweging van de considerans aangekondigde bepaling is vervat in artikel 5, lid 5.

24. In beide gevallen is de bescherming afhankelijk van de voorwaarde, dat de overtreder een ongerechtvaardigd voordeel wenst te trekken uit de bekendheid van het merk, dan wel dat afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Het doel is, de houder van het onderscheidingsteken het recht te waarborgen om zijn handelszaak (goodwill) te vrijwaren, door hem tegen oneerlijke mededinging te beschermen.

C - Artikelen 6 en 7

25. Deze twee bepalingen vormen de keerzijde van de medaille" waarvan artikel 5 de voorzijde" is, en beogen de rechten van de houder van het ingeschreven merk te rijmen met het algemeen belang, dat het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de gemeenschappelijke markt vereist.

26. Beide artikelen bepalen de grenzen van de bevoegdheden van de merkhouder en omschrijven de gevallen waarin deze laatste een derde het gebruik van het merk niet kan verbieden, hetzij omdat het individuele tekens of het gebruik ervan voor specifieke doeleinden betreft (artikel 6), hetzij omdat het om redenen van commercieel beleid raadzaam is een segmentering van de intracommunautaire markt door het opwerpen van barrières voor de in het vorige punt genoemde vrijheden te voorkomen (artikel 7).

2. Het recht van het Verenigd Koninkrijk

27. De Eerste richtlijn is in nationaal recht omgezet bij de Trade Marks Act 1994, die in de plaats is gekomen van de Trade Marks Act 1938.

28. Artikel 10 van de Trade Marks Act 1994 luidt:

1. Van een inbreuk op een ingeschreven merk is sprake, wanneer iemand in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

2. Van een inbreuk op een ingeschreven merk is sprake, wanneer iemand in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat

[...]

(b) overeenstemt met het merk en wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven,

indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk."

IV - Beoordeling van de prejudiciële vragen

29. De High Court richt zich tot het Hof in het kader van een geding tussen de houder van een merk en een derde, die waren in de handel brengt van dezelfde klasse als die waarvoor het merk is ingeschreven, en waarop het teken is afgebeeld, ook al wijst deze derde erop dat dit onderscheidingsteken geen gehechtheid of enige band met de merkhouder tot uitdrukking brengt.

30. De vragen van de verwijzende rechter betreffen dus de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn. De antwoorden van het Hof moeten evenwel worden geformuleerd op basis van een volledig onderzoek van dit voorschrift en de daarmee samenhangende bepalingen.

1. De eerste prejudiciële vraag

A - Systematische uitlegging van de artikelen 5, 6 en 7 van de richtlijn

31. In de richtlijn worden de rechten van de houder van het ingeschreven merk positief en negatief begrensd.

32. Uit mijn hierboven gegeven analyse vloeit ten eerste voort dat de richtlijn, wat de positieve afbakening betreft, (in artikel 5, lid 1) de rechten van de merkhouder om het gebruik van identieke of soortgelijke tekens ter onderscheiding van dezelfde of soortgelijke waren te verbieden, wil harmoniseren, door in gevallen van soortgelijkheid te verlangen dat verwarringsgevaar bestaat. Zoals de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie heeft opgemerkt, valt de bescherming tegen kopiëren en verwarring onder het gemeenschapsrecht.

33. Binnen het bereik van het gemeenschapsrecht valt eveneens de niet-facultatieve bescherming van bekende merken (artikel 5, lid 2) tegen het gebruik door derden ter onderscheiding van dezelfde of soortgelijke waren. Deze bescherming moet ook worden geboden wanneer geen verwarringsgevaar bestaat, daar dergelijke merken anders in geval van soortgelijke waren minder bescherming zouden genieten dan wanneer daartussen geen enkele gelijkenis bestaat.

34. Artikel 5, lid 2, houdt mijns inziens in, dat bekende merken in ieder geval, onafhankelijk van het gevaar van verwarring, moeten worden beschermd. Met betrekking tot dergelijke merken vereist de richtlijn harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten ten aanzien van het gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren; het staat de lidstaten vrij, deze merken ook tegen het gebruik voor niet soortgelijke waren of diensten te beschermen. De enige eis die in beide gevallen wordt gesteld, is dat de derde die een bekend merk zonder geldige reden gebruikt, uit dat merk ongerechtvaardigd voordeel trekt dan wel aan het onderscheidend vermogen of het prestige en de reputatie ervan afbreuk doet.

35. De door de richtlijn nagestreefde harmonisatie omvat derhalve niet de bescherming van bekende merken wanneer de waren niet eens soortgelijk zijn, en evenmin de regeling van bepaalde toepassingen van het symbool anders dan ter onderscheiding van waren of diensten (artikel 5, leden 2 en 5).

36. De negatieve grenzen worden alle door het gemeenschapsrecht bepaald, ook al is één van deze grenzen (die bedoeld in artikel 6, lid 2) het gevolg van de erkenning van bepaalde rechten door de rechtsstelsels van de lidstaten.

37. In het hoofdgeding gaat het om het gebruik van het ingeschreven teken als merk ter onderscheiding van dezelfde waren. Deze feitelijke situatie valt derhalve in beginsel onder artikel 5, lid 1, en is dus volledig aan de richtlijn en de daardoor nagestreefde harmonisatie onderworpen.

38. Een tweede gevolg van de systematische analyse van de verschillende leden van artikel 5 is, dat de merkhouder overeenkomstig de leden 1 en 2 niet elk gebruik" van het teken kan verbieden, maar enkel het gebruik ter onderscheiding van de betrokken waren of diensten van die van andere ondernemingen. Anders zou lid 5 geen bestaansreden hebben.

39. Met andere woorden, lid 1 beschermt de nauwkeurigheid van de inlichtingen die het ingeschreven teken verschaft over de daardoor aangeduide waren of diensten, en bijgevolg hun identificatie. Lid 2 beschermt de houders van bekende merken tegen exploitatie door derden, los van die identificatiefunctie, en geeft de lidstaten de mogelijkheid de bescherming uit te breiden tot de gevallen waarin de waren of diensten verschillend zijn. Lid 5, tot slot, sluit de bescherming tegen het gebruik van een merk anders dan ter onderscheiding van waren en diensten, van de werkingssfeer van de richtlijn uit. Het gebruik van een teken voor een ander doel dan ter onderscheiding van een waar of dienst van andere, valt kort gezegd niet onder artikel 5, lid 1.

40. In overeenstemming met dit laatste lid kan de houder van een ingeschreven merk zich er dus tegen verzetten dat een derde in het economische verkeer het merk of een daarop gelijkend teken gebruikt ter onderscheiding van dezelfde of soortgelijke waren en diensten, wat overigens overeenstemt met de definitie van merken volgens artikel 2 van de richtlijn. Anders gezegd, en aansluitend bij de formulering van de High Court en de partijen in deze prejudiciële procedure, kan de houder zich ertegen verzetten dat een derde zijn merk als merk gebruikt.

B - Uitlegging van de niet nader bepaalde rechtsbegrippen gebruik van het merk ter onderscheiding" of gebruik als merk"

41. Stellen dat de houder van een ingeschreven merk een derde het gebruik van het merk als merk" kan verbieden, betekent eigenlijk niets. Het is dus noodzakelijk aan dit niet nader bepaalde rechtsbegrip invulling te geven en daarbij de functies van een merk goed in gedachten te houden.

42. Bij andere gelegenheden en in andere contexten heb ik gesteld dat, aangezien de functie van het merk erin bestaat de van verschillende ondernemingen afkomstige waren en diensten te onderscheiden met het doel de gebruiker of de consument hun herkomst te garanderen, dit rechtstreekse en specifieke doel van het merk slechts een station is op de weg naar het einddoel, te weten het waarborgen van een stelsel van reële concurrentie op de interne markt.

43. De weg naar dit einddoel met de verplichte stop bij het genoemde tussenstation kan met verschillende middelen of met meerdere middelen tegelijk worden afgelegd. Met dat onveranderlijke oogmerk, de waren en diensten van verschillende ondernemingen te onderscheiden, kan het onderscheidingsteken hun herkomst aanduiden, maar ook hun kwaliteit, de reputatie of de bekendheid van de producent of de leverancier, terwijl het merk eveneens kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden om de consument te informeren en te overtuigen.

44. Deze vormen van gebruik van een merk zijn op het voormelde einddoel gericht, omdat zij de consument de mogelijkheid bieden een onderscheid te maken tussen de door verschillende ondernemingen aangeboden waren en diensten, en hem aldus in staat stellen een vrije keuze te maken uit de vele opties die tot zijn beschikking staan, wat de mededinging op de gemeenschappelijke markt bevordert. Het betreft hier steeds een gebruik van het merk als merk", dat de houder kan verbieden, voorzover zich geen van de omstandigheden voordoet waardoor zijn recht overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de richtlijn vervalt.

45. Ik kom tot ditzelfde resultaat wanneer ik van perspectief verander en in plaats van van het gebruik van het merk, uitga van de rechten van de houder. Aan de houder van een ingeschreven merk is een samenstel aan rechten en bevoegdheden verleend, opdat het uitsluitende gebruik van het onderscheidingsteken en de daaruit voortvloeiende identificatie van zijn waren en diensten een stelsel van loyale onvervalste mededinging op de gemeenschappelijke markt tot stand brengt, waarvan degenen die uit de reputatie van anderen voordeel of profijt willen trekken, zijn uitgesloten. Dergelijke voordelige rechtsposities mogen dan ook niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor de vervulling van die wezenlijke taak. Voorts is evident, dat aan de houder van een bepaald onderscheidingsteken geen uitsluitend gebruik ten opzichte van eenieder en in alle omstandigheden kan toekomen, doch enkel ten opzichte van degenen die van zijn positie en reputatie willen profiteren doordat zij dit teken misbruiken of op zodanige wijze gebruiken dat dit bij de consument leidt tot verwarring over de herkomst en de kwaliteit van de daarmee aangeduide waren of diensten.

46. Het is volgens mij een te simplistische oplossing, de functie van het merk tot de aanduiding van de onderneming van herkomst te beperken. Dit standpunt heeft ook de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen ingenomen. De ervaring leert dat de gebruiker in de meerderheid van de gevallen niet weet wie de door hem verbruikte waren vervaardigt. Het merk gaat een eigen leven leiden en drukt, zoals ik eerder heb opgemerkt, een kwaliteit, een reputatie en in bepaalde gevallen zelfs een levensvisie uit.

47. De boodschappen die het uitzendt, zijn bovendien autonoom. Het onderscheidingsteken kan gelijktijdig de onderneming van herkomst, de reputatie van de merkhouder en de kwaliteit van de ervan voorziene waren aanduiden; maar niets weerhoudt de consument, zich niet bewust wie de onder het merk vallende waren vervaardigt of diensten verricht, deze te kopen omdat hij het merk als prestigesymbool of kwaliteitsgarantie ziet. Wanneer ik kijk naar de huidige werking van de markt en het gedrag van de gemiddelde consument, zie ik geen enkele reden om die andere functies van het merk niet te beschermen en enkel de functie van herkomstaanduiding van de waren en diensten te waarborgen.

48. Bovendien zijn, zoals de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie opmerkt, de consumenten in bepaalde gevallen meer geïnteresseerd in het merk op zich dan in de waren waarop het van toepassing is.

49. Nu ik op dit punt ben beland, kan ik het Hof in overweging geven de High Court op de eerste vraag te antwoorden, dat de houder van een ingeschreven merk een derde overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, het gebruik voor dezelfde waren of diensten kan verbieden, van tekens die gelijk zijn aan het merk, wanneer deze ten aanzien van de oorsprong, herkomst, kwaliteit of reputatie van deze waren of diensten tot verwarring kunnen leiden.

50. Om het negatief en minder ruim te formuleren, in de bewoordingen waarin de High Court zijn vraag stelt: een derde die een merk van een ander gebruikt, kan de houder tegenwerpen dat het gebruik dat hij van het merk maakt noch de herkomst van de waren of diensten aanduidt, noch tot verwarring over hun kwaliteit en reputatie leidt.

51. Ik deel niet de maximalistische visie van Arsenal en de Commissie, die stellen dat de merkhouder in een geval als het onderhavige en voorzover de voorwaarden van artikel 6, lid 1, van de richtlijn niet zijn vervuld, eenieder het gebruik van het merk kan verbieden, maar onderschrijf de meer genuanceerde opvatting van de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie. Mijn standpunt is gebaseerd op de overwegingen die ik in de voorgaande punten heb uiteengezet en voorts op de argumenten die genoemde Toezichthoudende Autoriteit in punt 19 van haar schriftelijke opmerkingen aanvoert. Wanneer de richtlijn namelijk bepaalt dat de bescherming in geval van gelijkheid absoluut is, moet het begrip absoluut", tegen de achtergrond van het voorwerp en het doel van het merkenrecht, immers worden opgevat in de zin dat de houder onafhankelijk van het verwarringsgevaar bescherming toekomt, daar dit gevaar in dergelijke gevallen wordt vermoed, en niet in de zin dat de houder ten opzichte van eenieder en onder alle omstandigheden bescherming toekomt.

C - Vermoeden van gebruik als merk"

52. Ik heb zo-even opgemerkt dat in gevallen van gelijkheid het verwarringsgevaar kan worden vermoed. Op dezelfde grond als die welke een dergelijk vermoeden rechtvaardigt, kan worden geconcludeerd dat, in die gevallen van gelijkheid, het gebruik van een merk door een derde een gebruik van het merk als zodanig is. Dit vermoeden is weerlegbaar door bewijs van het tegendeel. Derhalve bestaat de mogelijkheid, hoe vergezocht deze ook mag zijn, dat de houder in een concreet geval het gebruik van een teken, dat gelijk is aan een ander dat als merk is ingeschreven, niet op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn kan verbieden.

D - De beoordeling van de omstandigheden van ieder concreet geval is een zaak van de nationale rechter

53. De vraag, wanneer bij het gebruik van een merk door een derde het merk als zodanig wordt gebruikt, is een feitelijke vraag waarover de nationale rechter moet oordelen aan de hand van de gegevens waarover hij voor de beslechting van het geschil beschikt. Er zijn gevallen, zoals het geding tussen Arsenal en Reed, waarin vanwege de gelijkheid van zowel tekens als waren of diensten, een vermoeden van gebruik van het merk als merk" bestaat; in veel andere gevallen zal de situatie echter niet zo duidelijk zijn en zal men rekening moeten houden met de aard van de betrokken goederen en diensten, de situatie van de eventuele afnemers, de structuur van de markt en de positie van de merkhouder op de markt, welk onderzoek buiten de bevoegdheden van het Hof valt.

54. Gelet op mijn redenering tot dusver, stel ik het Hof voor, op de eerste vraag te antwoorden als volgt:

1) Artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat de houder van een ingeschreven merk op grond van deze bepaling een derde het gebruik voor dezelfde waren of diensten kan verbieden, van gelijke tekens die ten aanzien van de oorsprong, herkomst, kwaliteit of reputatie van deze waren of diensten tot verwarring kunnen leiden.

2) In dergelijke gevallen van gelijkheid bestaat een weerlegbaar vermoeden dat een derde het merk als zodanig gebruikt.

3) De vraag, wanneer een derde een onderscheidingsteken als merk" gebruikt, is een feitelijke vraag waarover de nationale rechter moet oordelen aan de hand van de gegevens die hem voor de beslechting van het geding ter beschikking staan.

2. De tweede prejudiciële vraag

A - Gebruik dat niet onder de eigenlijke functie van een merk valt. Niet-commercieel gebruik

55. Gezien de draagwijdte die mijns inziens moet worden toegekend aan de rechten ter bescherming van de houder van een ingeschreven merk en, bijgevolg, de grenzen die derden bij het gebruik van het ingeschreven teken of soortgelijke tekens niet mogen overschrijden, moet de tweede prejudiciële vraag van de High Court, die bovendien de sluitsteen is voor de beslechting van het onderhavige geding, worden beantwoord.

56. Ik zal hier een weg inslaan die tegengesteld is aan die welke ik heb bewandeld voor het antwoord op de eerste prejudiciële vraag, waarbij ik ben uitgegaan van het begrip merk en zijn functies om, via de definitie van het gebruik als merk", de grenzen van de bevoegdheden van de merkhouder te bepalen. Ik zal nu trachten licht te werpen op de toepassingen van de tekens waaruit een merk bestaat, die niets met de karakteristieke functie van deze uiting van de intellectuele eigendom van doen hebben. Aldus begrens ik de ruime formulering van de vraag en verklein ik het schemergebied waarin de onbekende gezocht moet worden.

57. Om te beginnen wordt de notie gebruik als merk" beperkt door een eerste buitengrens, die met het begrip onderscheidingsteken zelf samenhangt. De houder van een ingeschreven merk kan zich er in beginsel niet tegen verzetten dat derden het ingeschreven symbool of de aanduiding gebruiken, wanneer inschrijving ervan nooit had mogen plaatsvinden omdat niet is voldaan aan de voorwaarden om een merk te vormen, of omdat het symbool of de aanduiding onder een van de in de richtlijn bedoelde weigeringsgronden valt. Een andere kwestie is of de inschrijving, zolang nietigverklaring daarvan niet heeft plaatsgevonden, rechtsgevolgen heeft en de houder de juridische schijn verleent die hem in staat stelt zich tegen het gebruik van het merk door anderen te verzetten.

58. Dit laatste is het geval in de zaak Philips (C-299/99), waarin ik op 23 januari 2001 conclusie heb genomen. Mijns inziens voldoet het merk ten aanzien waarvan Philips Electronics NV in het hoofdgeding stelt dat Remington Consumer Products Limited inbreuk pleegt, niet aan de voorwaarden die het gemeenschapsrecht aan een teken stelt om als merk te kunnen worden ingeschreven. Deze kwestie was eveneens aan de orde in het geschil tussen Arsenal en Reed, waarin verweerder betoogde dat de ten gunste van de voetbalclub ingeschreven tekens ongeldig waren omdat zij geen onderscheidend vermogen hadden. Dit verweer is door de High Court verworpen.

59. Met betrekking tot tekens die rechtsgeldig een fabrieksmerk kunnen vormen, kan de houder zich volgens de richtlijn niet verzetten tegen het gebruik ervan door derden buiten het economisch verkeer", dat wil zeggen buiten iedere commerciële activiteit op het gebied van vervaardiging en levering van goederen en diensten op de markt.

60. De richtlijn geeft de houder van het ingeschreven merk een monopolie op het als merk ingeschreven teken. Deze exclusieve beschikkingsbevoegdheid is echter, zoals ik reeds heb opgemerkt, relatief, daar zij een hoger doel dient. Als het doel is, dat consumenten waren en diensten kunnen kiezen op een open markt waarop de regels van de vrije concurrentie gelden, is het gebruik dat de merkhouder derden kan verbieden, juist het gebruik dat zich in dit kader voordoet en dat dus op het eerdergenoemde doel van invloed kan zijn.

61. Het merkenrecht staat de laatste tijd onder zware druk om het begrip tekens die deze vorm van industriële eigendom kunnen vormen, niet te beperken tot de tekens die langs visuele weg kunnen worden waargenomen, maar uit te breiden tot de tekens die via andere zintuigen als de reukzin en het gehoor waarneembaar zijn. Deze eventuele uitbreiding van de lijst van tekens die een merk kunnen vormen, dient gepaard te gaan met een nauwkeurige afbakening van de rechten die aan de houder van een dergelijk merk toekomen. Het zou absurd en zelfs bespottelijk zijn te stellen dat, omdat iemand de kleur turkoois als merk heeft laten inschrijven, beeldende kunstenaars dit pigment voortaan niet meer in hun creaties zouden mogen gebruiken.

62. Aan de hand van deze laatste stelling, waarmee eenieder het ongetwijfeld eens zal zijn, kan ik het begrip economisch verkeer" verduidelijken. De merkhouder kan niet ieder gebruik dat voor de gebruiker een materieel voordeel meebrengt, zelfs niet het gebruik dat in economische termen kan worden uitgedrukt, verbieden; hij kan enkel het gebruik verbieden - in andere taalversies dan de Spaanse komt dit nauwkeuriger tot uitdrukking - dat plaatsvindt in de zakenwereld, in het handelsverkeer dat met name is gericht op de distributie van waren en diensten op de markt. Het gaat dus om het commerciële gebruik.

63. Het particuliere gebruik dat iemand kan maken van het op een sleutelhanger afgebeelde merk BMW, waarvan hij geen ander materieel voordeel heeft dan het gemak van één enkele sleutelhanger voor alle sleutels die hij gewoonlijk gebruikt, lijkt net zo legitiem als het gebruik dat Andy Warhol destijds, in de jaren zestig van de vorige eeuw, van het soepmerk Campbell op verschillende van zijn doeken heeft gemaakt en waaruit hij ontegenzeglijk geldelijk voordeel heeft getrokken. Een radicale interpretatie van de draagwijdte van de rechten van de merkhouder zou de hedendaagse kunst een aantal bijzonder expressieve werken, een belangrijke manifestatie van pop art", hebben kunnen onthouden. Andere niet-commerciële vormen van gebruik, zoals die voor educatieve doeleinden, vallen eveneens buiten het bereik van de aan de houder verleende bescherming.

64. De merkhouder kan zich bijgevolg niet verzetten tegen het gebruik door derden van het symbool of de aanduiding die hij zich heeft toegeëigend, wanneer het om een teken gaat dat geen merk kan vormen of wanneer het voorgenomen gebruik van het teken door derden, ingeval het wel een merk betreft, geen commercieel oogmerk heeft.

B - Het gebruik dat steun, trouw of gehechtheid ten opzichte van de merkhouder uitdrukt, is in beginsel een gebruik als merk"

65. Zo ben ik aanbeland bij het schemergebied, het aureool van onzekerheid" waar het antwoord op de vraag van de High Court te vinden is.

66. Het gebruik waaraan de Britse rechter in zijn tweede prejudiciële vraag refereert, is mijns inziens een gebruik van het merk dat, zoals deze rechter zelf erkent, een band tussen de waren, het teken en de houder uitdrukt; in casu tussen de sjaals waarop het omstreden merk is afgebeeld en Arsenal. De ruime uitlegging die ik ter beantwoording van de eerste prejudiciële vraag heb voorgesteld, maakt deze stelling mogelijk.

67. De aard of de kwaliteit van deze band zijn voor het merkenrecht niet relevant. Gezien de functies van deze onderscheidingstekens en het door de richtlijn beoogde doel, is het beslissende gegeven niet het gevoel" van de consument die de met het merk aangeduide waren koopt, of zelfs van de derde die het merk gebruikt, ten opzichte van de houder van het ingeschreven merk, maar het feit dat hij deze waren koopt omdat zij het teken dragen en hij ze aldus met het merk, wat hij daarvan ook moge vinden, en eventueel met de houder identificeert.

68. Het is niet van belang of de reden voor de aankoopbeslissing is, dat de koper het merk als een teken van distinctie dan wel als een kwaliteitsgarantie ziet, of dat hij juist als aanhanger van de lelijkheidscult een daad van rebellie stelt. Kortom, het is voor de beslechting van het geschil niet relevant of een voetbalsupporter het door het betrokken merk beschermde shirt van een bepaald team koopt omdat het de club van zijn dromen is en hij het shirt wil dragen, dan wel omdat hij als supporter van het rivaliserende team van plan is het te verbranden. De sleutel tot de kwestie is, dat hij tot de aanschaf heeft besloten omdat hij het kledingstuk met het merk en daardoor ook met de houder, oftewel het team, identificeert.

69. De discussie moet naar een ander terrein worden verplaatst. Aangezien de consument in geval van gelijkheid de waren koopt omdat deze het teken dragen, moet voor het antwoord aan de High Court worden uitgegaan van de persoon die het teken exploiteert zonder daarvan houder te zijn. Mijn onderzoek moet zich dus niet concentreren op de reden die een persoon heeft om een goed of een dienst af te nemen, maar op de beweegreden van een persoon die niet de merkhouder is, om onder hetzelfde onderscheidingsteken een goed op de markt te brengen of een dienst te verrichten. Indien deze laatste om welke reden dan ook het teken commercieel probeert te exploiteren, gebruikt hij het als merk" en kan de houder zich daartegen verzetten binnen de grenzen en de mogelijkheden van artikel 5 van de richtlijn.

70. Het hoeft geen betoog dat de houder van een merk tegen het gebruik ervan door een derde kan opkomen, mits hij het merk heeft laten inschrijven om het als zodanig te gebruiken. Indien hij het niet commercieel exploiteert, maakt hij geen normaal gebruik" van het onderscheidingsteken en hangt over zijn rechten het zwaard van Damocles" van de vervallenverklaring en het onvermogen om zich tegen de inschrijving van nieuwe aanduidingen te verzetten.

71. Gelet op de voorgaande overwegingen en op de feitelijke omstandigheden die aan de vragen van de Britse rechter ten grondslag liggen, moet worden vastgesteld of een voetbalclub - of een sportvereniging in het algemeen -, wanneer deze in het register voor industriële eigendom een merk laat inschrijven, dit enkel doet om zijn supporters waren met het teken van de club te verkopen teneinde op de weg naar sportief succes van zijn teams meer steun te krijgen, of dat het integendeel gaat om een ondernemingsactiviteit die de resultatenrekening moet doen groeien.

72. Het is duidelijk dat het antwoord niet uit een onderzoek naar de intenties van elke sportvereniging (in dit geval, Arsenal) kan komen, maar uit een objectieve analyse van de positie die de ondernemingen en entiteiten die de grote voetbalclubs beheren, in de hedendaagse maatschappij en haar economie innemen.

C - Voetbal als economisch fenomeen

73. Voetbal speelt in de huidige maatschappij een belangrijke rol. Vanaf zijn oorsprong aan Engelse universiteiten halverwege de negentiende eeuw tot vandaag, heeft deze sport zich buitengewoon fortuinlijk aan de tekenen des tijds weten aan te passen. Dankzij de verspreiding via de media is voetbal tot een massafenomeen verworden, dat geografische, culturele, religieuze en sociale grenzen overstijgt. De sleutel tot het succes - en ook, voor hen die er geen liefhebber van zijn, tot het mysterie - van voetbal, is zijn immense capaciteit om passie op te wekken, wat zijn oorsprong vindt in het vergaande gevoel van identificatie tussen de teams, die met een bepaalde stad of met een land zijn verbonden, en hun supporters.

74. Gedurende tientallen jaren kenmerkte voetbal zich door zijn sociale relevantie; in economisch opzicht was het van secundair belang. Het is paradoxaal dat een activiteit die de interesse van miljoenen personen in de hele wereld wekte, nauwelijks commercieel werd geëxploiteerd en bijvoorbeeld voorbijging aan het beheersmodel van de grote Noord-Amerikaanse competities (professional leagues"), die in de jaren zestig groot werden door de verkoop van exclusieve televisierechten en de controle door grote ondernemers.

75. Deze situatie veranderde radicaal begin jaren negentig, toen de werkelijke commerciële potentie van voetbal duidelijk begon te worden. In het kielzog van de Australische magnaat Rupert Murdoch, eigenaar van de zender Sky Channel, die enorme winsten behaalde met de exclusieve exploitatie van de uitzendrechten van de Engelse voetbalcompetitie, deden de voornaamste Europese audiovisuele ondernemingen omvangrijke investeringen om de televisierechten van een groot aantal nationale en internationale competities te verkrijgen; daarmee hebben zij op beslissende wijze bijgedragen tot het teweegbrengen van een van de grootste veranderingen die deze sport sinds haar oorsprong heeft gekend.

76. In een relatief kort tijdsbestek kreeg het professionele voetbal de kenmerken van een industrie, waarin een hoeveelheid geld omgaat die enkele jaren geleden ondenkbaar was en die ook duizenden banen en activiteiten in heel diverse sectoren genereert. Het is moeilijk om exacte cijfers te geven, maar in Italië, een van de landen waar voetbal het meest geprofessionaliseerd is, wordt in deze sport naar schatting zo'n 4 500 miljoen euro per jaar omgezet en is het de veertiende industrie van het land. In het geval van Spanje is deze activiteit, zowel direct als indirect, naar schatting goed voor ongeveer 3 000 miljoen euro en biedt zij werk aan zo'n 100 000 personen.

77. In verband hiermee hebben de voetbalclubs uit de voornaamste Europese competities belangrijke wijzigingen van organisatorische aard doorgevoerd. Uitzonderingen daargelaten, hebben zij hun zuiver sportieve karakter verloren en zijn zij commerciële ondernemingen geworden, die steeds vaker aan de beurs noteren. Het wekt geen verbazing dat de begrotingen van de teams in slechts enkele jaren algemeen de hoogte in zijn geschoten, en wel zodanig dat de begrotingen van sommige van de meest beroemde clubs in Europa 100 miljoen euro ruimschoots overstijgen, een bedrag dat vergelijkbaar is met de uitgaven van een middelgrote Spaanse stad.

78. Het meest geprezen beheersmodel op dit moment is dat van Manchester United, waarschijnlijk de rijkste club ter wereld. De teugels van verschillende van de beste Europese teams zijn in handen van succesvolle ondernemers, wier visie op voetbal het begin van een geheel nieuw tijdperk weerspiegelt. Zo is bijvoorbeeld Sergio Cragnotti, voorzitter van Lazio Roma, van mening dat voetbal de belangrijkste business in een steeds verder geglobaliseerde economie" is en dan ook niet strikt als een sport moet worden gezien, maar als een vorm van entertainment". Een dergelijke visie heeft ook Florentino Pérez, voorzitter van Real Madrid, die in verband met de economische vooruitzichten van de club die hij leidt, heeft gesproken van een niet geëxploiteerd Walt Disney".

79. Achter dit beeld schuilt voor de meerderheid van de professionele clubs, die veelal onder grote schulden gebukt gaan, een veel minder flatteuze realiteit. Volgens een onderzoek van het tijdschrift The Economist bevinden de clubs zich namelijk op dit ogenblik, wegens de sterke stijging van de spelerssalarissen en transferkosten, in een dynamiek die hen dwingt tot het uitgeven van een groot deel van hun inkomsten, zonder dat men evenwel kan zeggen dat hun beheer niet deugt. Deze omstandigheid verklaart bijvoorbeeld dat in Italië, waar de competitie talrijke investeringen aantrekt, de totale schuldenlast van de clubs momenteel meer dan 1 miljard euro bedraagt.

80. Het is inderdaad zo, dat de financieringsbronnen van de clubs de afgelopen jaren zijn toegenomen. De traditionele verdiensten uit de kassaverkoop van entreekaarten of uit lidmaatschapsbijdragen hebben aan belang ingeboet ten opzichte van een hele reeks andere, meer omvangrijke bronnen van inkomsten, zoals die uit televisie-uitzendingen, de verkoop van promotiemateriaal voor de club, de exploitatie van het portretrecht van de spelers en internet. De Europese clubs verdienen daarnaast nog op andere wijzen geld, met name door de premies die zij voor deelname aan de door de Europese Voetbalunie (UEFA) georganiseerde kampioenschappen ontvangen, door het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden of door de exploitatie van faciliteiten (boetieks, bars, conferentiezalen).

81. Een van de bronnen van inkomsten die de laatste jaren aan belang hebben gewonnen, is de verkoop van producten die met de club verband houden, welke activiteit doorgaans met merchandising" wordt aangeduid. Deze verkoop, rechtstreeks of via tussenpersonen, van sjaals, vlaggetjes, kledingstukken of andere artikelen die de club belichamen, is een van de meest rendabele gebleken en is dus voor degenen die de zakelijke kant van de clubs beheren een prioriteit geworden. Volgens de directeur marketing van Real Madrid is een van de redenen die het succes van merchandising verklaren, eenvoudig: de trouw aan voetbalteams is bijzonder groot. De loyaliteit van een supporter ten opzichte van zijn team is zodanig, dat merken in iedere andere branche, die veel meer aan de veranderingen op de markt onderhevig zijn, daar alleen maar van kunnen dromen".

82. Het is algemeen bekend dat de groeiprognoses voor merchandising een stijgende lijn vertonen. Dankzij de verspreiding van voetbal via televisie en internet kunnen de Europese clubs hun markten uitbreiden naar andere delen van de wereld, in het bijzonder Azië, waar de belangstelling voor deze sport de afgelopen jaren een aanzienlijke groei heeft doorgemaakt, mede vanwege het feit dat het wereldkampioenschap voor nationale elftallen in 2002 in Japan en Korea plaatsvond. Een aantal Europese clubs heeft besloten in Aziatische steden boetieks te openen voor de rechtstreekse verkoop van hun producten.

83. Het succes van merchandising heeft de enorme commerciële potentie van voetbal aan het licht gebracht. Dit verklaart, dat de waarde van de spelers, de eigenlijke protagonisten van het schouwspel, niet alleen van hun prestaties op het voetbalveld afhangt, maar ook van de inkomsten die hun imago de club kan opleveren via reclame of via de verkoop van producten die met deze spelers verband houden. Deze stelling vindt steun in belangrijke voetbaltransfers van de laatste jaren, zoals de aankoop van de Japanse speler Nakata door Parma en in het bijzonder die van de Fransman Zinedine Zidane door Real Madrid - het duurste contract uit de geschiedenis - voor een bedrag van om en nabij 70 miljoen euro, waarvan men een groot deel denkt terug te verdienen door de verkoop van shirts.

84. De grote clubs als Arsenal, onlangs kampioen van de Engelse competitie, zijn niet louter sportverenigingen die zich met het spelen van voetbal bezighouden; zij zijn tevens ware handelshuizen", die met de professionele beoefening van voetbal als doel een economische activiteit van de eerste orde ontwikkelen. Wanneer zij een teken laten inschrijven om dit als handelsmerk te gebruiken en om rechtstreeks of via een licentiehouder bepaalde door het merk geïdentificeerde waren en diensten op de markt te brengen, maken zij normaal gebruik van hun immateriële eigendom. Zij kunnen zich er derhalve tegen verzetten dat een derde een identieke aanduiding gebruikt om ze commercieel te exploiteren en een economisch voordeel te behalen, en daartoe alle middelen gebruiken die het rechtsstelsel biedt, met inbegrip van de meest drastische.

85. Alles bij elkaar genomen ben ik in antwoord op de tweede vraag van de High Court van mening, dat het gebruik dat de houder derden kan verbieden, ieder gebruik met het oogmerk van commerciële exploitatie is, daaronder begrepen het gebruik van de onderscheidingstekens die de ondernemingen die eigenaar van de voetbalclubs zijn, als merk hebben laten inschrijven voor het op de markt brengen van kledingstukken en artikelen die met de club verband houden.

86. Dienaangaande zijn de redenen die de consument voor zijn keuze heeft, niet relevant. Doorslaggevend is, dat de persoon voor wie de waren of diensten zijn bestemd, deze afneemt omdat zij het onderscheidingsteken dragen.

87. Bovenstaande uiteenzetting en de antwoorden die ik met betrekking tot de eerste prejudiciële vraag in overweging geef, volgen de twee door de High Court geformuleerde vragen niet naar de letter, maar kunnen met hun uitlegging van de richtlijn een nuttig en passend antwoord bieden voor de beslechting van het bij deze laatste aanhangig geding.

V - Conclusie

88. Gelet op het voorgaande, geef ik het Hof van Justitie in overweging de vragen van de High Court te beantwoorden als volgt:

1) Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk op grond van deze bepaling een derde het gebruik voor dezelfde waren of diensten kan verbieden, van gelijke tekens die ten aanzien van de oorsprong, herkomst, kwaliteit of reputatie van deze waren of diensten tot verwarring kunnen leiden.

2) De vraag, wanneer bij het gebruik van een merk door een derde het merk als zodanig wordt gebruikt, is een feitelijke vraag waarover de nationale rechter moet oordelen aan de hand van de gegevens waarover hij voor de beslechting van het geschil beschikt. Niettemin bestaat in geval van gelijkheid van tekens en van waren of diensten een weerlegbaar vermoeden dat een derde het merk als zodanig gebruikt.

3) Het gebruik dat de houder derden kan verbieden, is ieder gebruik met het oogmerk van commerciële exploitatie, daaronder begrepen het gebruik van de onderscheidingstekens die de ondernemingen die eigenaar van de voetbalclubs zijn, als merk hebben laten inschrijven voor het op de markt brengen van kledingstukken en artikelen die met de club verband houden.

4) Dienaangaande zijn de redenen waarom de consument de waren of diensten kiest, niet relevant. Doorslaggevend is, dat de persoon voor wie de waren of diensten zijn bestemd, deze afneemt omdat zij het onderscheidingsteken dragen."