62000C0291

1. Volgens artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn kan de houder van een ingeschreven merk derden verbieden, in het economisch verkeer een teken te gebruiken dat gelijk is aan zijn merk en dat wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Het Tribunal de grande instance de Paris wenst te vernemen of een teken in de zin van deze bepaling als gelijk aan een merk kan worden beschouwd indien het a) enkel het onderscheidende bestanddeel van het merk afbeeldt, of b) het merk in zijn geheel afbeeldt en daaraan andere tekens toevoegt.

Het rechtskader

Bepalingen van gemeenschapsrecht

2. Artikel 4, lid 1, van de richtlijn bepaalt:

Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:

a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk."

3. Artikel 5, lid 1, bepaalt in dezelfde zin:

Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk."

4. Dienaangaande zegt de tiende overweging van de considerans van de richtlijn onder meer dat:

[...] de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, is absoluut wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn; [...] de bescherming geldt ook wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn; [...] het begrip overeenstemming moet in samenhang met het gevaar van verwarring worden uitgelegd; [...] het gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, vormt de grondslag voor de bescherming; [...]."

5. Ofschoon zij thans niet direct aan de orde zijn, merk ik nog op dat artikel 8, lid 1, sub a en b, en artikel 9, lid 1, sub a en b, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk bepalingen bevatten die vrijwel woordelijk overeenkomen met onderscheidenlijk artikel 4, lid 1, sub a en b, en artikel 5, lid 1, sub a en b, van de richtlijn.

6. Een merk geniet derhalve in feite alleen absolute bescherming ten opzichte van andere merken en tekens die daaraan gelijk zijn en die worden gebruikt voor dezelfde producten als die waarvoor het merk is ingeschreven; in alle andere gevallen moet tevens bewijs van verwarringsgevaar worden geleverd.

Bepalingen van Frans recht

7. In Frankrijk is het merkenrecht gecodificeerd in de Code de la Propriété Intellectuelle (wetboek intellectuele eigendom).

8. Artikel L.713-2 van het wetboek verbiedt de afbeelding, het gebruik of het aanbrengen van een merk, zelfs met toevoeging van woorden als formule, wijze, systeem, nabootsing, type, methode', alsmede het gebruik van een afgebeeld merk, voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven".

9. Artikel L.713-3 bepaalt:

Zijn verboden, behoudens toestemming van de houder, wanneer daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan:

a) de afbeelding, het gebruik of het aanbrengen van een merk, alsmede het gebruik van een afgebeeld merk, voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;

b) de nabootsing van een merk en het gebruik van een nagebootst merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven."

10. Deze artikelen werden oorspronkelijk ingevoerd bij wet nr. 91-7 van 4 januari 1991 ter uitvoering van de richtlijn, zoals door de Franse autoriteiten is meegedeeld.

De procedure

11. LTJ Diffusion is een Franse vennootschap die diverse kledingartikelen en dergelijke fabriceert en verkoopt onder het merk Arthur". Dit merk is in Frankrijk (en ook internationaal voor enkele andere landen) ingeschreven als beeldmerk in de vorm van een karakteristiek handschrift, met een punt onder de hoofdletter A", voor waren van klasse 25 van de classificatie van Nice (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels). Zij gebruikt deze naam zowel ter aanduiding van de artikelen, als van de verkooppunten waar deze worden verkocht.

12. Sadas is een postorderbedrijf dat hoofdzakelijk kinderkleding verkoopt, waaronder een lijn met de naam Arthur et Félicie", die zij in Frankrijk als woordmerk heeft laten inschrijven voor waren van klasse 25 en verschillende andere klassen en waarvoor zij de inschrijving als gemeenschapsmerk heeft aangevraagd. Uit de door LTJ Diffusion overgelegde stukken blijkt dat de grafische vorm waarin Sadas dat merk gebruikt, niet het type handgeschreven schrift weergeeft waarin het merk Arthur" is ingeschreven.

13. LTJ Diffusion verzet zich tegen het gebruik van het merk Arthur et Félicie" door Sadas op grond dat dit inbreuk maakt op haar eigen merk Arthur", zoals zij zich eveneens heeft verzet tegen andere merken die deze naam als bestanddeel voeren. Zij heeft in Frankrijk met succes oppositie gedaan tegen de door een andere onderneming gevraagde inschrijving van het merk Arthur et Nina" voor kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels; haar oppositie tegen de door Sadas aangevraagde inschrijving als gemeenschapsmerk van het teken Arthur et Félicie" is thans aanhangig bij een kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: BHIM"). Sinds de instelling van de onderhavige procedure heeft de eerste kamer van beroep evenwel haar oppositie tegen de inschrijving als gemeenschapsmerk van twee andere beeldmerken met het woord Arthur" als bestanddeel, afgewezen.

14. Met haar vordering bij het Tribunal de grande instance komt LTJ Diffusion op tegen het gebruik door Sadas van haar in Frankrijk ingeschreven merk Arthur et Félicie" en betwist zij voorts de geldigheid van die inschrijving. Zij baseert zich daarbij hoofdzakelijk op de artikelen L.713-2 en L.713-3 van de Code de la Propriété Intellectuelle en in het bijzonder op de uitlegging van het eerstgenoemde artikel in de rechtspraak en de rechtsleer, volgens welke het ook de gevallen omvat waarin een onderscheidend bestanddeel van een samengesteld merk wordt afgebeeld of waarin dat onderscheidende bestanddeel dan wel het merk in zijn geheel wordt afgebeeld samen met bestanddelen die geen aantasting van het wezen van het merk opleveren. Sadas stelt daarentegen dat deze uitlegging in tegenspraak is met de bewoordingen van de richtlijn.

15. De nationale rechter heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

Betreft het verbod van artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, alleen de identieke afbeelding, zonder weglating of toevoeging, van het of de tekens die een merk vormen, of kan het ook gelden voor:

1) de afbeelding van het onderscheidende bestanddeel van een merk dat uit verschillende tekens bestaat;

2) de volledige afbeelding van de tekens die het merk vormen, wanneer daaraan andere tekens zijn toegevoegd?"

16. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door de partijen in het hoofdgeding, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie, die allen - evenals de Franse regering - ter terechtzitting mondelinge opmerkingen hebben gemaakt.

Beoordeling

Strekking en context van de vraag

- De richtlijn

17. De vraag zoals deze door de verwijzende rechter is geformuleerd, betreft uitsluitend het recht van de houder van een nationaal merk om het gebruik te verbieden van een teken dat gelijk is aan zijn merk, voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven (artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn).

18. In dit verband merk ik op dat de formulering van de Franse wet behoorlijk sterk van de tekst van de richtlijn waarvan zij de omzetting zou zijn. Dit kan heel wel tot verwarring bij de Franse gerechten leiden en het moeilijker maken om die wet in overeenstemming met de richtlijn toe te passen. Uit het gemeenschapsrecht blijkt echter duidelijk dat een nationale rechter die dergelijke nationale bepalingen moet uitleggen, dit zoveel mogelijk moet doen in het licht van de bewoordingen en het doel van de betrokken richtlijn, teneinde het nagestreefde doel te bereiken. Deze regel staat in de onderhavige zaak niet ter discussie.

19. Het antwoord op de specifieke vraag van de verwijzende rechter is tevens van belang voor de gronden voor weigering of nietigverklaring van een merkinschrijving volgens artikel 4, lid 1, sub a, aangezien het criterium van gelijkheid - tussen merken of tussen merken en een teken - in beide gevallen geldt en de systematiek van de richtlijn een eenvormige uitlegging verlangt. (Ik wil benadrukken dat het te onderzoeken begrip gelijkheid enkel de gelijkheid tussen merken of tussen merk en teken betreft; bij de - in casu niet aan de orde zijnde - vraag naar de gelijkheid tussen waren of diensten kunnen andere overwegingen relevant zijn.)

20. De beslissing van het Hof treft evenwel niet het recht om het gebruik van een gelijk teken te verbieden wanneer de waren of diensten niet dezelfde maar enkel soortgelijk zijn, en evenmin de mogelijkheid om de inschrijving in die omstandigheden te weigeren of nietig te verklaren (artikel 4, lid 1, sub b, en artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn). In dergelijke gevallen, waarin verwarringsgevaar bij het publiek moet worden bewezen, is niet beslissend of het merk en het teken, of de twee merken, aan elkaar gelijk zijn of alleen overeenstemmen zodat de exacte contouren van het onderscheid tussen gelijkheid en overeenstemming de beslissing van de zaak niet beïnvloeden.

- De verordening

21. Zoals ik reeds heb opgemerkt, gebruikt de verordening inzake het gemeenschapsmerk in artikel 8, lid 1, sub a, en artikel 9, lid 1, sub a, hetzelfde criterium als artikel 4, lid 1, sub a, en artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, en in exact dezelfde context. LTJ Diffusion stelt niettemin op grond van beslissingen van het BHIM dat de twee reeksen bepalingen verschillend moeten worden uitgelegd.

22. Zij betoogt in wezen dat de beslissingen van BHIM niet bindend zijn voor de nationale rechter, dat richtlijnen en verordeningen in beginsel niet op dezelfde wijze kunnen worden uitgelegd omdat deze naar hun aard en toepassingsvoorwaarden verschillen, en dat een richtlijn die slechts in de gedeeltelijke harmonisatie van de nationale wetgevingen voorziet en dus ruimte laat voor verschillende benaderingen, niet op dezelfde wijze kan worden uitgelegd als een verordening die een eenvormige regeling op communautair niveau tot stand moet brengen.

23. Deze argumenten overtuigen mij niet.

24. Ofschoon ik het ermee eens ben dat de beslissingen die de organen van het BHIM in het kader van de verordening nemen de nationale rechter bij de uitlegging van de richtlijn niet kunnen binden, wil dit niet zeggen dat op deze beslissingen per definitie geen acht moet worden geslagen; voorzover zij met de rechtspraak van het Hof in overeenstemming zijn, kunnen zij wel degelijk juridisch gezag hebben.

25. Ik ben het er evenmin mee eens dat een richtlijn en een verordening die dezelfde criteria en dezelfde formuleringen voor parallelle gevallen gebruiken, enkel vanwege hun verschillende aard verschillend moeten worden uitgelegd. Integendeel, wanneer de gemeenschapswetgever zich nadrukkelijk op die wijze uit - zoals hij op het gebied van het merkenrecht duidelijk heeft gedaan - bestaat juist een bijzonder sterk vermoeden dat beide maatregelen op dezelfde wijze moeten worden uitgelegd. Het feit dat zij in verschillende juridische en feitelijke omstandigheden toepassing vinden, doet aan dit vermoeden niet af.

26. De richtlijn beoogt inderdaad niet de standaardisering van alle nationale merkenrechtelijke bepalingen, maar enkel de aanpassing van de bepalingen met de meest directe invloed op de werking van de interne markt. Het Hof heeft evenwel uitgemaakt dat de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Gemeenschap genieten.

27. Aangezien de inschrijving als gemeenschapsmerk moet worden geweigerd wanneer het merk met een ouder nationaal merk conflicteert, maar een geldige inschrijving de houder rechten verleent die hij overal in de Gemeenschap kan inroepen tegenover derden die gelijke of overeenstemmende tekens gebruiken, is het bovendien duidelijk dat de werking van de interne markt ernstig zou worden aangetast indien de in ieder afzonderlijk geval verleende rechten onderling aanzienlijk zouden verschillen.

28. Ik ben dan ook in beginsel van mening, dat de betrokken parallelle bepalingen van de richtlijn en de verordening op dezelfde wijze moeten worden uitgelegd.

- Slotopmerkingen over de strekking en de context van de vraag

29. Ten slotte kan het lijken alsof de vraag van de verwijzende rechter door het gebruik van de termen afbeelding", weglating" en toevoeging" enkel ziet op een situatie waarin een vervalser een ouder merk door nabootsing, manipulatie of wijziging specifiek wil uitbuiten. De door de richtlijn verleende bescherming, zo zou ik willen opmerken, is echter op geen enkele wijze afhankelijk van dergelijk gedrag en geldt ook dan wanneer het conflict een ongewild gevolg is van onwetendheid en absolute goede trouw.

30. De relevante omstandigheden zijn derhalve die waarin een teken en een ingeschreven merk, of twee ingeschreven merken, voor dezelfde waren of diensten worden gebruikt; de houder van het (oudere) merk kan dan volgens de richtlijn zijn rechten uitoefenen zonder dat hij verwarringsgevaar bij het publiek behoeft te bewijzen. Wat is in deze omstandigheden nu vereist om vast te stellen dat het merk en het teken, of de twee merken, niet enkel overeenstemmen maar gelijk zijn?

Betekenis van het begrip gelijk"

31. De beginselen lijken duidelijk.

32. Met uitzondering van LTJ Diffusion bepleiten alle partijen die opmerkingen hebben ingediend een strikte uitlegging van het begrip gelijk" in de onderhavige situatie, en ik sluit me daarbij aan. Zoals met name de Commissie stelt, zou een ruime uitlegging moeilijk te verenigen zijn met de in de woordenboeken gegeven definities van het woord, in welke taal dan ook, die de nadruk leggen op de volledige overeenstemming van de met elkaar vergeleken zaken. Wellicht belangrijker is dat alleen een strikte uitlegging met de systematiek, de ontstaansgeschiedenis en de context van de betrokken bepalingen verenigbaar lijkt.

33. Artikel 4, lid 1, sub a, en artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn verlenen merkhouders onvoorwaardelijke rechten wanneer alle relevante bestanddelen gelijk zijn; wanneer bepaalde bestanddelen enkel overeenstemmen, verlenen artikel 4, lid 1, sub b, en artikel 5, lid 1, sub b, rechten afhankelijk van het bestaan van verwarringsgevaar. Uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn blijkt duidelijk dat de merkenrechtelijke bescherming in geval van gelijkheid absoluut is, maar dat in het geval van overeenstemming verwarringsgevaar de grondslag voor deze bescherming vormt. Een dergelijke absolute, onvoorwaardelijke bescherming - die, zoals de Commissie opmerkt, de nationale rechter weinig of geen speelruimte laat - mag uiteraard niet verder reiken dan de gevallen waarvoor zij was bedoeld, wil men de doelstelling van vrije handel en onvervalste mededinging op de interne markt verwezenlijken.

34. Zoals de Franse regering ter terechtzitting heeft opgemerkt, voorzag het oorspronkelijke richtlijnontwerp van de Commissie niet in een absolute, onvoorwaardelijke bescherming in geval van gelijkheid. De considerans van het ontwerp stelde: de door de merken verleende bescherming sluit aan bij de begrippen van soortgelijkheid van tekens, van soortgelijkheid van waren of diensten en het hieruit voortvloeiende verwarringsgevaar". De door artikel 3, lid 1, aan de houder toegekende rechten waren van toepassing wanneer merken en tekens, en waren of diensten, identiek of gelijksoortig waren en bij het publiek een ernstig gevaar voor verwarring" bestond. Het gewijzigde ontwerp van 1985 stelde in het geval van gelijkheid niet langer verwarringsgevaar als voorwaarde, met name naar aanleiding van het advies van het Economisch en Sociaal Comité, dat zich als volgt had geuit: Het verbod op het gebruik van een identiek merk dient niet aan de voorwaarde gebonden te zijn dat er gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat. [...] Bij tekens die op elkaar lijken, is het in het belang van alle deelnemers aan het handelsverkeer dat op het gevaar van verwarring in het handelsverkeer wordt gelet [...]".

35. De Commissie en de regering van het Verenigd Koninkrijk hebben daarnaast beiden verwezen naar artikel 16, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst (Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom) van 1994, die bindend is voor de Gemeenschap en bepaalt: In het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt het vermoeden van verwarring verondersteld."

36. Het voorgaande bevestigt slechts een conclusie die eenvoudige logica reeds lijkt in te geven.

37. Wanneer volstrekt gelijke tekens of merken in het handelsverkeer worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten, is het moeilijk zo niet onmogelijk omstandigheden te bedenken waarin verwarringsgevaar geheel kan worden uitgesloten. In die gevallen zou het overbodig en ongerijmd zijn om toch bewijs van verwarringsgevaar te verlangen.

38. Gaat het daarentegen om overeenstemming en niet om gelijkheid, is het redelijk de rechten van de merkhouder te beperken tot de gevallen waarin verwarringsgevaar kan worden aangetoond. Indien dit gevaar niet bestaat, zou de uitoefening van die rechten immers de vrije handel en mededinging beperken zonder dat daarvoor een rechtvaardiging is te vinden in het wezenlijke doel van het merkrecht, namelijk waarborgen dat een bepaald merk ondubbelzinnig een bepaalde herkomst aanduidt.

39. Ik ben dan ook van mening dat de door de betrokken bepalingen aan merkhouders geboden bescherming in wezen op het bestaan van verwarringsgevaar berust. Het bewijs hiervan is overbodig wanneer zowel de merken (of het merk en het teken) als de daarmee aangeduide producten niet slechts overeenstemmen, maar gelijk zijn. Artikel 4, lid 1, sub a, en artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn zijn uitsluitend bedoeld voor deze gevallen, aangezien hierbij zonder nader onderzoek verwarringsgevaar kan worden vermoed.

40. Daarmee is echter nog niet gezegd waar de grens tussen overeenstemming en gelijkheid moet worden getrokken.

41. Het is evident dat volstrekte gelijkheid in elk aspect wordt beheerst door artikel 4, lid 1, sub a, en artikel 5, lid 1, sub a. Elk onderscheid, of het nu als toevoeging, weglating of wijziging van een bestanddeel wordt beschouwd, betekent noodzakelijkerwijs dat niet langer sprake is van gelijkheid.

42. Niettemin is terecht in de bij het Hof ingediende opmerkingen benadrukt dat er kleine verschillen tussen merken kunnen bestaan waardoor beide merken niet volstrekt gelijk zijn, maar toch nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn.

43. Ik ben het ermee eens dat het begrip gelijkheid, ook al moet dit strikt worden uitgelegd, rekening moet houden met het feit dat het verwarringsgevaar niet afneemt en het bestaan ervan derhalve gevoeglijk mag worden aangenomen, tenzij de verschillen tussen de twee merken, of tussen een merk en een teken, waarneembaar zijn.

44. Hoe moet dit nu in praktijk worden gebracht? Hoe laat zich de grens definiëren tussen wat minimaal of onbelangrijk is en wat waarneembaar of belangrijk is? Sadas heeft een aantal beslissingen van Franse rechters aangehaald waarin die grens onaanvaardbaar lijkt te zijn opgerekt; in een van die beslissingen, om een voorbeeld te geven, luidde het oordeel kennelijk dat het teken belle à craquer" inbreuk maakte op het merk elle", omdat het het laatste in zijn geheel weergaf.

45. Onder verwijzing naar een aantal Engelse en Schotse voorbeelden ter illustratie van haar standpunt, heeft daarentegen het Verenigd Koninkrijk het Hof ervoor gewaarschuwd, in de onderhavige zaak een beslissing te geven die in andere feitelijke omstandigheden onvoorziene gevolgen kan hebben. Het wijst in het algemeen op de moeilijkheid om vooraf een gedetailleerde regel op te stellen die in alle gevallen het juiste onderscheid maakt tussen wat belangrijk is en wat niet, en in het bijzonder op het eventuele gebruik van aanduidingen die een regelrechte nabootsing zijn, zoals Imitatie X" (waarbij X" een beschermd merk is). Het bewijs dat verwarringsgevaar bestaat, kan in dergelijke gevallen problematischer zijn - een punt dat de Franse wetgeving behandelt, maar dat thans niet aan de orde is. Het Verenigd Koninkrijk bepleit daarom een algemene maatstaf aan de hand waarvan de nationale rechter in het onderhavige geval de juiste beslissing kan nemen, maar die niet vooruitloopt op de beslissing in andere, afwijkende gevallen en ruimte laat voor verdere verfijning. De Commissie heeft ter terechtzitting een grotendeels hiermee overeenkomend standpunt ingenomen.

46. Gelet op al deze punten meen ik dat het Hof met betrekking tot het begrip gelijkheid de richting moet volgen die het ten aanzien van het begrip overeenstemming met name in de arresten SABEL en Lloyd Schuhfabrik Meyer is ingeslagen. Het Hof wees daarin op de noodzaak van een globale beoordeling van de visuele, auditieve (of, met het oog op eventuele nieuwe soorten merken als geurmerken, zintuiglijke of organoleptische in ruime zin) of begripsmatige kenmerken van de betrokken merken of tekens en de totaalindruk die zij in het bijzonder door hun onderscheidende en dominerende bestanddelen achterlaten bij de gemiddelde consument, die wordt verondersteld normaal geïnformeerd, oplettend en omzichtig te zijn, ook al moet hij veelal vertrouwen op het onvolmaakte beeld van een merk dat bij hem is achtergebleven. Dit betekent niet dat het begrip gelijkheid mag worden verwaterd, maar dat het op deze basis moet worden beoordeeld.

47. Een merk en een teken, of twee merken, zullen dan ook steeds aan elkaar gelijk zijn wanneer bij de voormelde beoordeling eventuele verschillen minimaal en volstrekt onbelangrijk blijken, zodat de gemiddelde consument geen noemenswaardig verschil tussen de twee ziet; in alle andere gevallen kunnen zij slechts worden beschouwd als met elkaar overeen te stemmen.

48. In de onderhavige zaak is het noodzakelijk noch gepast een definitief oordeel te geven over een geval als dat van Imitatie X", waarin het bestanddeel X" op zich gelijk kan zijn aan een ouder merk, maar Imitatie X" dat niet is. Zoals ik hierboven reeds heb opgemerkt, kan het bewijs van verwarringsgevaar bij het publiek in dergelijke gevallen moeilijk zijn, gezien de scherpe ontkenning van de gelijkheid met X". Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn is dan mogelijk niet van toepassing. Indien een dergelijk geval voorts ook niet onder artikel 5, lid 1, sub a, valt, lijkt het moeilijk een apert misbruik te voorkomen. Het is echter heel goed mogelijk dat de gemiddelde consument een aanduiding als Imitatie X" niet als een zelfstandig teken waarneemt, maar als het merk X" met een daaraan vreemd bestanddeel.

49. De nationale rechter moet daarom allereerst vaststellen wat de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument precies als de betrokken merken, of als het betrokken merk en teken, ziet. Vervolgens dient hij aan de hand van de hierboven omschreven globale beoordeling vast te stellen of de beide merken of het merk en het teken vermoedelijk als gelijk of als enkel overeenstemmend kunnen worden waargenomen. In het eerste geval zijn de rechten van de merkhouder automatisch afdwingbaar, terwijl in het tweede geval nader moet worden onderzocht of verwarringsgevaar bestaat.

50. Het staat niet aan het Hof deze uitlegging op de feiten in het hoofdgeding toe te passen, aangezien voor de bovengenoemde beoordeling een bijzondere vertrouwdheid met de nationale situatie nodig kan zijn. Mijns inziens zou de gemiddelde consument de afbeelding van het door LTJ Diffusion ingeschreven merk Arthur" in hetzelfde karakteristieke schrift, maar zonder de punt onder de A", echter heel wel met het origineel kunnen identificeren (de wijziging is immers minimaal en volstrekt onbelangrijk) en pas bij het gebruik van een duidelijk afwijkend schrift en/of de toevoeging van een andere naam een overeenstemming aannemen (dergelijke wijzigingen zijn immers, in samenhang met elkaar bezien, belangrijk).

51. Deze uitlegging - waaraan allen die in deze zaak opmerkingen hebben gemaakt, met uitzondering van LTJ Diffusion, duidelijk de voorkeur lijken te geven - leidt niet tot een overmatige beperking van de rechten van de merkhouder. Ook wanneer de overeenkomst tussen twee merken, of tussen een merk en een teken, niet onder deze relatief strikte definitie valt, heeft de merkhouder altijd nog de mogelijkheid zijn aanspraak te doen gelden door bewijs te leveren van verwarringsgevaar. Is er van een dergelijk gevaar geen sprake, dan zal er in de regel geen gegronde reden zijn waarom hij de inschrijving of het gebruik van het bestreden teken zou moeten kunnen verbieden.

52. De argumenten van LTJ Diffusion in dit verband, dat de door haar verdedigde ruimere uitlegging kleinere ondernemingen beter tegen het imperialisme" van grote ondernemingen zou beschermen, overtuigen mij niet. Het ligt integendeel in de lijn der verwachting dat juist de ondernemingen met de grootste economische macht meedogenloos gebruik zouden maken van een absolute en onvoorwaardelijke beschermingsmogelijkheid die niet ophoudt daar waar volledige gelijkheid ontbreekt. Zoals ik in mijn conclusie in de zaak Procter & Gamble heb opgemerkt, zei een Engelse rechter ooit het volgende: Vermogende ondernemers zijn in het algemeen geneigd om grote delen van het publieke domein van de Engelse taal in te palmen en het gewone publiek nu en in de toekomst het gebruik ervan te ontzeggen."

Conclusie

53. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging het Tribunal de grande instance de Paris te antwoorden als volgt:

Het begrip gelijkheid tussen een merk en teken in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, betekent de identieke afbeelding zonder enige toevoeging, weglating of wijziging, tenzij deze minimaal of volstrekt onbelangrijk is.

Om in dergelijke gevallen tot een beslissing te komen, moet de nationale rechter allereerst vaststellen wat de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument als het betrokken merk en teken waarneemt. Vervolgens dient hij de visuele, auditieve en andere zintuiglijke of begripsmatige kenmerken van het betrokken merk en teken, alsook de totaalindruk die zij in het bijzonder door hun onderscheidende en dominerende bestanddelen achterlaten, globaal te beoordelen teneinde vast te stellen of die consument de twee waarneemt als zijnde aan elkaar gelijk, in de zin dat eventuele verschillen minimaal of volstrekt onbelangrijk zijn, dan wel als zijnde onderling overeenstemmend, in de zin dat de verschillen tussen beide groter zijn."