Zaak T‑342/20

Indo European Foods Ltd

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 6 oktober 2021

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag van Uniebeeldmerk Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice – Niet-ingeschreven ouder woordmerk BASMATI – Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en uit Euratom – Overgangsperiode – Procesbelang – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 4, van verordening (EU) 2017/1001] – Regeling inzake de common-law-vordering wegens misbruik van een benaming (action for passing off) – Gevaar voor misleidende presentatie – Gevaar voor verwatering van het bekende oudere merk”

1. Uniemerk – Beroepsprocedure – Beroep bij de Unierechter – Oppositie door de houder van een in het Verenigd Koninkrijk beschermd merk – Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie – Invloed – Beslissing van de kamer van beroep tijdens de overgangsperiode – Voortbestaan van het voorwerp van het beroep – Voortbestaan van het procesbelang

   [Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad; Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, art. 127]

   (zie punten 16‑21, 26, 27)

2. Beroep tot nietigverklaring – Natuurlijke personen of rechtspersonen – Procesbelang – Noodzaak van een bestaand en daadwerkelijk belang

   (Art. 263, vierde alinea, VWEU)

   (zie punt 25)

3. Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of van een ander in het economische verkeer gebruikt teken – Voorwaarden – Uitlegging tegen de achtergrond van het Unierecht – Toetsing aan de criteria die zijn neergelegd in het voor het aangevoerde teken geldende recht

   [Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 95, lid 1; verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 4]

   (zie punten 32‑35, 50, 63, 66)

4. Nationaal recht – Verwijzing naar het nationale recht – Recht van het Verenigd Koninkrijk – Regeling inzake de common-law-vordering wegens misbruik van een benaming (action for passing off)

   (zie punten 37‑40, 51, 55, 57, 70)

5. Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of van een ander in het economische verkeer gebruikt teken – Beeldmerk Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice en niet-ingeschreven woordmerk BASMATI

   (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 4)

   (zie punten 52, 53, 58‑62, 64, 69, 71)

Samenvatting

Hamid Ahmad Chakari heeft het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) verzocht om inschrijving van het Uniebeeldmerk Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice voor rijstmeel en andere voedingswaren op rijstbasis. Indo European Foods Ltd heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit merk. Zij betoogt dat zij krachtens het in het Verenigd Koninkrijk geldende recht op grond van het daar niet ingeschreven woordmerk BASMATI, dat wordt gebruikt voor rijst, kan opkomen tegen het gebruik van het aangevraagde merk.

Bij beslissing van 2 april 2020 heeft de kamer van beroep van het EUIPO de oppositie afgewezen, omdat Indo European Foods niet had aangetoond dat zij op grond van de naam „basmati” het recht had om het gebruik van het aangevraagde merk in het Verenigd Koninkrijk te verbieden.

Het Gerecht vernietigt de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO en spreekt zich uit over de gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie voor aanhangige zaken over Uniemerken.

Beoordeling door het Gerecht

In de eerste plaats oordeelt het Gerecht dat het geding niet zonder voorwerp is geraakt door de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie.

Het herinnert er allereerst aan dat het Terugtrekkingsakkoord ( 1 ), dat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie nader regelt, op 1 februari 2020 in werking is getreden. Dit akkoord voorziet in een overgangsperiode van 1 februari tot en met 31 december 2020, tijdens welke het recht van de Unie van toepassing blijft in het Verenigd Koninkrijk.

Vervolgens wijst het Gerecht erop dat de beslissing van de kamer van beroep is gegeven op 2 april 2020, dus tijdens de overgangsperiode. Tot het eind van deze periode bleef het oudere merk dezelfde bescherming genieten als had het Verenigd Koninkrijk zich niet uit de Unie teruggetrokken.

Ten slotte strekt het beroep bij het Gerecht ertoe te toetsen of de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO rechtmatig zijn, en moet het Gerecht voor deze beoordeling van de rechtmatigheid in beginsel de datum van de bestreden beslissing als uitgangspunt nemen. Indien werd aangenomen dat het geding zonder voorwerp is geraakt na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, zou dat erop neerkomen dat het Gerecht rekening houdt met gronden waarvan na de vaststelling van de beslissing van de kamer van beroep is gebleken en die geen invloed hebben op de gegrondheid van deze beslissing.

In de tweede plaats oordeelt het Gerecht dat Indo European Foods nog steeds een procesbelang heeft. Dienaangaande herinnert het Gerecht eraan dat het procesbelang moet blijven bestaan tot aan de rechterlijke beslissing, hetgeen veronderstelt dat de uitkomst van het beroep in het voordeel kan zijn van de partij die het heeft ingesteld. Het Gerecht verwerpt het argument van het EUIPO dat de afwezigheid van procesbelang voortvloeit uit het feit dat de aanvrager, indien de oppositie werd toegewezen, zijn merkaanvraag zou kunnen omzetten in nationale merkaanvragen in alle lidstaten van de Unie. Deze overweging geldt namelijk in beginsel voor elke oppositieprocedure. Voorts oordeelt het Gerecht dat de kamer van beroep in geval van vernietiging van haar beslissing en terugverwijzing van het geding niet verplicht zou zijn om het beroep af te wijzen op grond van de vaststelling dat er geen door het recht van een lidstaat beschermd ouder merk bestaat. Na vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep moet deze kamer namelijk opnieuw oordelen over hetzelfde beroep, uitgaande van de situatie die gold op het moment waarop dit beroep werd ingesteld, omdat het beroep opnieuw aanhangig wordt in hetzelfde stadium als vóór de bestreden beslissing.

Ten slotte vernietigt het Gerecht de beslissing van de kamer van beroep op grond van de overweging dat die kamer is voorbijgegaan aan de wettelijke voorwaarden van de „uitgebreide” vordering wegens misbruik van een benaming (action for passing off), zoals bepaald in het recht van het Verenigd Koninkrijk, doordat zij het bestaan van het gevaar voor een misleidende presentatie en van schade aan de goodwill die verbonden is aan de term basmati niet heeft aanvaard.

( 1 ) Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB 2020, L 29, blz. 7).