Zaak C‑93/16

Ornua Co-operative Ltd

tegen

Tindale & Stanton Ltd España, SL

(verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Audiencia Provincial de Alicante)

„Prejudiciële verwijzing – Intellectuele eigendom – Uniemerk – Eenheidskarakter – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 9, lid 1, onder b) en c) – Eenvormige bescherming van het aan het Uniemerk verbonden recht tegen gevaren voor verwarring en tegen afbreuk aan de reputatie – Vreedzame co-existentie van dit merk met een door een derde in een deel van de Europese Unie gebruikt nationaal merk – Geen vreedzame co-existentie elders in de Unie – Perceptie door de gemiddelde consument – Verschillen in perceptie die kunnen bestaan in verschillende delen van de Unie”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 juli 2017

1. Uniemerk–Rechtsgevolgen van het Uniemerk–Rechten verbonden aan het merk–Recht om het gebruik van het merk te verbieden–Gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten–Gevaar voor verwarring met het merk–Beoordelingscriteria–Vreedzame co-existentie van een Uniemerk met een door een derde in een deel van de Europese Unie gebruikt nationaal merk–Geen dergelijke vreedzame co-existentie in een ander deel van de Unie–Geen verwarringsgevaar–Ontoelaatbaarheid

   [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 9, lid 1, b)]

2. Uniemerk–Rechtsgevolgen van het Uniemerk–Rechten verbonden aan het merk–Recht om het gebruik van het merk te verbieden–Gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten–Verwarringsgevaar beperkt tot een deel van de Unie–Beoordelingscriteria–Inaanmerkingneming van relevante omstandigheden die in een deel van de Unie aanwezig zijn, om het gebruik van een teken in een ander deel van de Unie te verbieden–Voorwaarden

   [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 9, lid 1, b)]

3. Uniemerk–Rechtsgevolgen van het Uniemerk–Rechten verbonden aan het merk–Recht om het gebruik van het merk te verbieden–Gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten–Gevaar voor verwarring met het merk–Vreedzame co-existentie van een bekend Uniemerk met een teken in een deel van de Unie–Geen dergelijke vreedzame co-existentie in een ander deel van de Unie–Bestaan van een geldige reden voor het gebruik van dit teken–Geen

   [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 9, lid 1, c)]

1.  Artikel 9, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Unie]merk moet aldus worden uitgelegd dat op basis van het feit dat een Uniemerk en een nationaal merk in een deel van de Europese Unie vreedzaam co-existeren, niet kan worden geconcludeerd dat in een ander deel van de Unie, waar dit Uniemerk en het aan dit nationale merk gelijke teken niet vreedzaam co-existeren, geen gevaar voor verwarring van dit Uniemerk met dit teken bestaat.

   Werd de houder van het Uniemerk alleen beschermd tegen inbreuken op het gehele grondgebied van de Unie, dan zou hij zich immers niet kunnen verzetten tegen het gebruik van gelijke of overeenstemmende tekens die slechts op een deel van dit grondgebied leiden tot verwarringsgevaar, terwijl artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 tot doel heeft deze houder overal in de Unie te beschermen tegen elk gebruik dat afbreuk doet aan de herkomst aanduidende functie van zijn merk.

   Wanneer het gebruik van een teken in een deel van de Unie leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerk, terwijl ditzelfde gebruik in een ander deel van de Unie niet leidt tot een dergelijk gevaar, is er bijgevolg sprake van schending van het aan dit merk verbonden uitsluitende recht. In dit geval moet de aangezochte rechtbank voor het Uniemerk de verkoop van de betrokken waren onder het betrokken teken verbieden voor het gehele grondgebied van de Unie, met uitzondering van het deel ervan waarvoor is vastgesteld dat geen verwarringsgevaar bestaat (arrest van 22 september 2016, combit Software,C‑223/15, EU:C:2016:719, punten 25 en 36).

   Uit de rechtspraak van het Hof blijkt overigens dat het onderzoek van het bestaan van verwarringsgevaar in een deel van de Unie moet worden gebaseerd op een globale beoordeling van alle relevante omstandigheden van het concrete geval en dat deze beoordeling een visuele, fonetische of begripsmatige vergelijking van het merk en het door de derde gebruikte teken moet omvatten, die in het bijzonder om linguïstische redenen tot een verschillende conclusie kan leiden voor één deel van de Unie en voor een ander deel (zie in die zin arrest van 22 september 2016, combit Software,C‑223/15, EU:C:2016:719, punten 31 en 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

   (zie punten 32, 33, 36, 38, dictum 1)

2.  Artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat de elementen die volgens de rechtbank voor het Uniemerk waarbij een vordering wegens inbreuk is ingesteld, relevant zijn om te beoordelen of het de houder van een Uniemerk is toegestaan, het gebruik van een teken te verbieden in een deel van de Europese Unie waarop deze vordering geen betrekking heeft, door deze rechtbank in aanmerking kunnen worden genomen om te beoordelen of het deze houder is toegestaan het gebruik van dit teken te verbieden in het deel van de Unie waarop deze vordering betrekking heeft, mits de marktomstandigheden en de socioculturele omstandigheden in beide delen van de Unie onderling niet duidelijk verschillen.

   (zie punt 47, dictum 2)

3.  Artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat op basis van het feit dat een bekend Uniemerk en een teken in een deel van de Europese Unie vreedzaam co-existeren, niet kan worden geconcludeerd dat in een ander deel van de Unie, waar deze niet vreedzaam co-existeren, een geldige reden bestaat voor het gebruik van dit teken.

   (zie punt 60, dictum 3)