Gevoegde zaken C‑84/17 P, C‑85/17 P en C‑95/17 P

Société des Produits Nestlé SA e.a.

tegen

Mondelez UK Holdings & Services Ltd

„Hogere voorziening – Uniemerk – Driedimensionaal merk dat de vorm van een chocoladereep met vier vingers weergeeft – Hogere voorziening tegen rechtsoverwegingen – Niet-ontvankelijkheid – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 7, lid 3 – Bewijs van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Derde kamer) van 25 juli 2018

1. Hogere voorziening–Middelen–Vordering tot vervanging van rechtsoverwegingen–Niet-ontvankelijkheid

   (Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 169, lid 1)

2. Gerechtelijke procedure–Gezag van gewijsde–Omvang

3. Uniemerk–Opmerkingen van derden en oppositie–Onderzoek van de oppositie–Bewijs van het gebruik van het oudere merk–Normaal gebruik–Begrip–Beoordelingscriteria–Territoriale omvang van het gebruik

   (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 15, lid 1, eerste alinea)

4. Uniemerk–Definitie en verkrijging van het Uniemerk–Absolute weigeringsgronden–Merken zonder onderscheidend vermogen–Uitzondering–Verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik–Merk zonder onderscheidend vermogen in de gehele Unie–Verkrijging door het gebruik eveneens in de gehele Unie

   (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 3)

5. Uniemerk–Definitie en verkrijging van het Uniemerk–Absolute weigeringsgronden–Merken zonder onderscheidend vermogen–Uitzondering–Verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik–Bewijskracht van bewijsstukken

   (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 3)

1.  Zie de tekst van de beslissing.

   (zie punten 40‑42)

2.  Het gezag van gewijsde strekt zich enkel uit tot de overwegingen van een arrest die noodzakelijk zijn ter ondersteuning van het dictum ervan en er daardoor onlosmakelijk mee verbonden zijn. Ingeval het Gerecht een beslissing van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) vernietigt, kunnen de rechtsoverwegingen op grond waarvan deze rechterlijke instantie bepaalde door de partijen aangevoerde argumenten heeft afgewezen, bijgevolg niet worden geacht kracht van gewijsde te hebben verkregen.

   (zie punten 52, 53)

3.  Het Hof heeft geoordeeld dat de voorwaarden die gelden bij het onderzoek of een merk normaal is gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, welke bepaling ongewijzigd is overgenomen in artikel 15, lid 1, eerste alinea, van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk, vergelijkbaar zijn met die welke gelden voor de verkrijging van onderscheidend vermogen van een teken door gebruik met het oog op de inschrijving ervan in de zin van artikel 7, lid 3, van die verordening.

   Benadrukt moet echter worden dat – anders dan de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest van 19 december 2012, Leno Merken, C‑149/11, waarin het Hof heeft gepreciseerd dat bij de beoordeling of sprake is van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten – het arrest van 18 april 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, geen betrekking heeft op de geografische omvang die relevant is voor de beoordeling of er sprake is van normaal gebruik in de zin van deze bepaling, maar wel op de vraag of vastgesteld kan worden dat is voldaan aan de voorwaarde inzake normaal gebruik in de zin van deze bepaling wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het één van de bestanddelen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van de twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.

   Punt 34 van het arrest van 18 april 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, mag dus niet in die zin worden gelezen dat de voorwaarden die gelden bij de beoordeling of de territoriale omvang de inschrijving van een merk wegens het gebruik ervan mogelijk maakt, vergelijkbaar zijn met die op grond waarvan de rechten van de houder van een ingeschreven merk kunnen worden gehandhaafd.

   Tevens moet over het normaal gebruik van een al ingeschreven Uniemerk worden opgemerkt dat er geen bepaling bestaat die vergelijkbaar is met artikel 7, lid 2, van verordening nr. 207/2009, zodat op de enkele grond dat het betrokken merk in een deel van de Unie niet is gebruikt, niet meteen kan worden vastgesteld dat een dergelijk gebruik ontbreekt.

   Het Hof heeft daarom geoordeeld dat, hoewel redelijkerwijs kan worden verwacht dat een Uniemerk op een groter grondgebied moet worden gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een „normaal gebruik” te kunnen spreken, het in bepaalde omstandigheden evenwel niet is uitgesloten dat de markt van de waren of diensten waarvoor een Uniemerk is ingeschreven, zich in de praktijk slechts tot het grondgebied van één enkele lidstaat uitstrekt, zodat het gebruik van dit merk op dit grondgebied kan voldoen aan de voorwaarde van normaal gebruik van een Uniemerk.

   (zie punten 70‑74)

4.  Met betrekking tot het verkrijgen van onderscheidend vermogen door gebruik van een merk moet in herinnering worden gebracht dat het Hof al heeft aangegeven dat een teken alleen dan volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk als Uniemerk kan worden ingeschreven, wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in het deel van de Unie waarin het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste in de zin van lid 1, onder b), van dat artikel. Het Hof heeft eveneens gepreciseerd dat het in lid 2 van dat artikel bedoelde deel van de Unie in voorkomend geval kan bestaan uit slechts één lidstaat.

   Hieruit volgt dat een merk dat niet ab initio in de hele Unie onderscheidend vermogen had, op grond van deze bepaling slechts kan worden ingeschreven indien wordt bewezen dat het door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen op het hele grondgebied van de Unie.

   Inderdaad heeft het Hof in punt 62 van het arrest van 24 mei 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM, C‑98/11 P, verklaard dat het weliswaar juist is dat de verkrijging door een merk van onderscheidend vermogen door gebruik moet worden bewezen voor het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste, maar dat het te ver zou gaan te eisen dat het bewijs van deze verkrijging voor elke lidstaat afzonderlijk wordt geleverd.

   Uit deze overwegingen volgt evenwel niet dat wanneer een merk niet in de gehele Unie intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, het voor inschrijving als Uniemerk overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 volstaat, te bewijzen dat dit merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in een aanzienlijk deel van de Unie, ook wanneer dit bewijs niet voor elk van de lidstaten is geleverd.

   (zie punten 75‑78)

5.  Geen enkele bepaling van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk verplicht er namelijk toe met afzonderlijk bewijs aan te tonen dat in elke lidstaat apart onderscheidend vermogen door gebruik is verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van deze verordening. Het is bijgevolg niet uitgesloten dat bewijzen voor het onderscheidend vermogen door gebruik dat door een bepaald teken is verkregen, voor meerdere lidstaten of zelfs de hele Unie relevant zijn.

   Het is met name mogelijk dat marktdeelnemers voor bepaalde producten of diensten meerdere lidstaten in hetzelfde distributienetwerk hebben samengevoegd en in het bijzonder voor hun marketingstrategieën deze lidstaten hebben behandeld alsof zij één en dezelfde nationale markt vormden. In dit geval kunnen de bewijzen voor het gebruik van een teken op een dergelijke grensoverschrijdende markt relevant zijn voor alle betrokken lidstaten.

   Hetzelfde geldt wanneer twee lidstaten geografisch dicht bij elkaar liggen of cultureel dan wel taalkundig verwant zijn waardoor het relevante publiek van de eerste staat voldoende kennis heeft van de producten of diensten op de nationale markt van de tweede.

   Uit deze overwegingen volgt dat het voor de inschrijving krachtens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 van een merk dat niet ab initio in de hele Unie onderscheidend vermogen had, weliswaar niet noodzakelijk is dat voor elke lidstaat apart bewijs wordt geleverd dat dit merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen, maar dat met de aangevoerde bewijzen een dergelijke verkrijging in alle lidstaten van de Unie aangetoond moet kunnen worden.

   De vraag of de overgelegde bewijzen toereikend zijn om te bewijzen dat door een bepaald teken onderscheidend vermogen door gebruik is verkregen in het deel van de Unie waarin dit teken niet ab initio een dergelijk vermogen had, betreft de bewijswaardering, die in de eerste plaats aan de instanties van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) is opgedragen.

   Deze bewijswaardering is onderworpen aan toetsing door het Gerecht, dat, wanneer bij hem beroep is ingesteld tegen een beslissing van een kamer van beroep, als enige bevoegd is om de feiten vast te stellen en dus om deze te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert daarentegen, behoudens ingeval het Gerecht de hem voorgelegde gegevens onjuist heeft opgevat, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening.

   Dit neemt niet weg dat indien de instanties van het Bureau of het Gerecht, nadat zij het volledige aan hen overgelegde bewijs hebben getoetst, tot de slotsom komen dat bepaalde gegevens daaruit voldoende zijn om te bewijzen dat door een bepaald teken onderscheidend vermogen door gebruik is verkregen in het deel van de Unie waarin dit teken ab initio verstoken was gebleven van een dergelijk vermogen en dus voldoende zijn om de inschrijving van dit teken als Uniemerk te rechtvaardigen, zij deze vaststelling duidelijk moeten weergeven in hun respectievelijke beslissingen.

   (zie punten 80‑86)