Zaak T‑161/16

(gedeeltelijke publicatie)

Puma SE

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

 Beschikking van het Gerecht (Eerste kamer) van 22 mei 2019

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Beeldmerk CMS Italy – Oudere internationale beeldmerken die een naar links springende roofkat afbeelden – Relatieve weigeringsgronden – Bekendheid van de oudere merken – Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001] – Bewijs van de bekendheid – Eerdere beslissingen van het EUIPO die de bekendheid van de oudere merken vaststellen – Inaanmerkingneming van die beslissingen – Motiveringsplicht – Beginsel van behoorlijk bestuur”

1.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Voorwaarden – Bekendheid van het merk in de lidstaat of in de Unie – Bewijs van de bekendheid – Eerdere beslissingen van het EUIPO die de bekendheid van het oudere merk vaststellen

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 19, lid 2, c)]

(zie punten 30, 31)

2.      Uniemerk – Beslissingen van het Bureau – Beginsel van gelijke behandeling – Beginsel van behoorlijk bestuur – Eerdere beslissingspraktijk van het Bureau – Rechtmatigheidsbeginsel – Noodzaak van een strikt en volledig onderzoek in elk concreet geval

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 75)

(zie punten 32, 33)

3.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Voorwaarden – Bekendheid van het merk in de lidstaat of in de Unie – Beslissing die afwijkt van de eerdere beslissingspraktijk van het Bureau inzake de bekendheid van het oudere merk – Motiveringsplicht – Beginsel van behoorlijk bestuur

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5, en 75)

(zie punten 34, 46, 48)

Samenvatting

De zaak die heeft geleid tot de beschikking van 22 mei 2019, Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy) (T‑161/16), betreft de oppositie die PUMA had ingesteld tegen de inschrijving van het beeldmerk CMS Italy, waarvan het voornaamste beeldelement een naar rechts springende roofkat is. Deze oppositie was gebaseerd op drie internationale inschrijvingen, met werking in verschillende lidstaten, van beeldmerken waarvan het enige of belangrijkste element een naar links springende roofkat is. Ter staving van deze oppositie werd de weigeringsgrond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009(1) (thans artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001(2)) aangevoerd.

De oppositie was afgewezen op grond van de overweging dat de bekendheid van de oudere merken niet was aangetoond. Daarbij had de oppositieafdeling met name geweigerd rekening te houden met een aantal eerdere beslissingen van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) waarbij de bekendheid van bepaalde van die merken was vastgesteld en die opposante als bewijs had aangevoerd. Deze weigering berustte op de overweging dat de rechtmatigheid van de beslissingen van het EUIPO moet worden beoordeeld op basis van verordening nr. 207/2009, zoals uitgelegd door de Unierechter, en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk. Het beroep tegen deze beslissing was verworpen door de kamer van beroep, die impliciet de beoordeling van de oppositieafdeling had bevestigd en de door verzoekster voor haar overgelegde bewijzen van de hand had gewezen, hoofdzakelijk omdat het niet ging om aanvullende bewijzen maar om het hoofdbewijs.

Bij met redenen omklede beschikking, die is gewezen overeenkomstig artikel 132 van het Reglement voor de procesvoering, heeft het Gerecht het beroep kennelijk gegrond verklaard, onder verwijzing naar het arrest van 28 juni 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509), waarvan het de strekking heeft samengevat. In het bijzonder heeft het Gerecht eraan herinnerd dat, wanneer in de eerdere beslissingen van het EUIPO die een opposant als bewijs aanvoert voor zover daarbij de bekendheid is vastgesteld van het oudere merk waarop zijn oppositie op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 steunt, uitvoerig is uiteengezet op welke bewijzen en feiten die vaststelling berust, die beslissingen een belangrijke aanwijzing vormen van het feit dat dit merk ook in het kader van de lopende oppositieprocedure als bekend kan worden beschouwd in de zin van die bepaling.

In casu heeft het Gerecht vastgesteld dat verzoekster specifiek drie eerdere beslissingen van het EUIPO had ingeroepen ten bewijze van de bekendheid van de oudere merken. Die beslissingen vormden een recente beslissingspraktijk waarbij werd geconcludeerd tot de bekendheid van twee van de drie oudere merken die betrekking hadden op dezelfde of soortgelijke waren als die welke in casu aan de orde waren en op sommige van de in casu betrokken lidstaten. Bijgevolg stond het aan de kamer van beroep om rekening te houden met die beslissingen van het EUIPO en om zeer aandachtig te onderzoeken of al dan niet een soortgelijke beslissing moest worden genomen, en, zo niet, die afwijkende beoordeling expliciet te motiveren. Door de beslissingen van het EUIPO als irrelevant te beschouwen, heeft de kamer van beroep het beginsel van behoorlijk bestuur geschonden.

Derhalve heeft het Gerecht de bestreden beslissing van de kamer van beroep vernietigd.

1      Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1).

2      Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).