Zaken T‑910/16 en T‑911/16

Kurt Hesse en Wedl & Hofmann GmbH

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 4 april 2019

„Uniemerk – Procedure tot vervallenverklaring – Uniebeeldmerk TESTA ROSSA – Gedeeltelijke vervallenverklaring – Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001] – Bewijs van het gebruik – Extern gebruik van het betwiste merk – Gelijke behandeling”

1. Uniemerk – Beroepsprocedure – Beroep bij de Unierechter – Bevoegdheid van het Gerecht – Toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep

   (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 65, lid 2)

   (zie punt 22)

2. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Behandeling van het verzoek – Bewijs van het gebruik van het oudere merk – Normaal gebruik – Begrip – Beoordelingscriteria

   [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 15, lid 1, en 51, lid 1, a); verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 22, lid 3]

   (zie punten 28‑31, 37‑40, 45‑47, 66, 68)

3. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Behandeling van het verzoek – Bewijs van het gebruik van het oudere merk – Normaal gebruik – Beoordelingscriteria – Publiek gebruik naar buiten toe van het merk – Verkoop van waren door tussenkomst van franchisenemers en licentiehouders – Daaronder begrepen

   [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 15 en 51, lid 1, a)]

   (zie punten 37‑40)

Samenvatting

In het arrest Hesse en Wedl & Hofmann/EUIPO (TESTA ROSSA) (T‑910/16 en T‑911/16) van 4 april 2019 heeft het Gerecht de beroepen verworpen die waren ingesteld tegen de beslissing van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) om de houdster van het beeldmerk TESTA ROSSA voor een deel van haar ingeschreven waren vervallen te verklaren van haar rechten op grond van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 ( 1 ).

De onderhavige zaak vloeit voort uit de procedure tot vervallenverklaring tussen Hesse (verzoeker in zaak T‑910/16 en interveniënt in zaak T‑911/16) en Wedl & Hofmann (verzoekster in zaak T‑911/16 en interveniënte in zaak T‑910/16). Hesse was van mening dat het EUIPO de volledige vervallenverklaring van het betwiste merk van Wedl & Hofmann had moeten bevestigen. Wedl & Hofmann stelde dat zij het bewijs had geleverd dat normaal gebruik was gemaakt van alle waren en diensten waarvoor haar merk is ingeschreven en niet alleen van de waren die behoren tot de klassen 21 en 25.

Het Gerecht werd verzocht uitspraak te doen over de vraag of bewijzen van het gebruik die geen betrekking hebben op verkopen aan eindgebruikers maar op verkopen aan franchisenemers en licentiehouders van Wedl & Hofmann, kunnen worden beschouwd als bewijzen van normaal gebruik. In dit verband heeft Hesse gesteld dat deze bewijzen niet aantonen dat de waren zijn verkocht aan eindgebruikers, en dus evenmin dat het betwiste merk publiekelijk en naar buiten toe werd gebruikt.

Het Gerecht heeft hieromtrent in herinnering gebracht dat het normaal gebruik van een merk vereist dat dit publiekelijk en naar buiten toe wordt gebruikt, maar het wijst erop dat dit gebruik naar buiten toe niet betekent dat er noodzakelijkerwijs sprake moet zijn van een gebruik dat is gericht op eindgebruikers. Indien werd aangenomen dat het gebruik naar buiten toe van een merk noodzakelijkerwijs gepaard gaat met een gebruik dat is gericht op eindgebruikers, zou dit er namelijk toe leiden dat merken die enkel in de betrekkingen tussen ondernemingen worden gebruikt, van de werkingssfeer van verordening nr. 207/2009 worden uitgesloten. Bijgevolg heeft het Gerecht geoordeeld dat de door Wedl & Hofmann overgelegde bewijzen, die de verkoop van waren door tussenkomst van franchisenemers en licentiehouders staven, konden aantonen dat het betwiste merk publiekelijk en naar buiten toe werd gebruikt.

Voorts heeft het Gerecht vastgesteld dat het EUIPO terecht had geoordeeld, ten eerste, dat de documenten over het gebruik van het betwiste merk het bewijs opleverden dat dit merk voor de litigieuze waren van de klassen 21 en 25 niet uitsluitend voor interne doeleinden werd gebruikt met als enig doel de verkoop van andere waren te bevorderen, en, ten tweede, dat er geen normaal gebruik was gemaakt van dit merk met betrekking tot de andere waren en diensten dan de waren van de klassen 21 en 25.

Bovendien heeft het Gerecht het middel inzake schending van het beginsel van gelijke behandeling afgewezen dat berustte op de vaststelling dat de beoordeling van het normaal gebruik van een merk varieerde naargelang van de omvang van de onderneming.

Gelet op een en ander zijn de beroepen in de zaken T‑910/16 en T‑911/16 verworpen.

( 1 ) Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1).