Gevoegde zaken C‑85/16 P en C‑86/16 P

Kenzo Tsujimoto

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

„Hogere voorziening – Uniemerk – Aanvragen tot inschrijving van het woordmerk KENZO ESTATE – Ouder Uniewoordmerk KENZO – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 8, lid 5 – Relatieve grond voor weigering van inschrijving – Bekendheid – Geldige reden”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 30 mei 2018

1. Uniemerk–Beroepsprocedure–Beroep tegen een beslissing van de oppositieafdeling van het Bureau–Onderzoek door de kamer van beroep–Omvang–Feiten en bewijzen ter onderbouwing van de oppositie niet binnen de daartoe gestelde termijn aangedragen–Inaanmerkingneming–Beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep–Geen andersluidende bepaling

   (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 76, lid 2; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regels 20, lid 1, en 50, lid 1, derde alinea)

2. Uniemerk–Definitie en verkrijging van het Uniemerk–Relatieve weigeringsgronden–Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk–Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten–Voorwaarden–Verband tussen de merken

   (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5)

3. Hogere voorziening–Middelen–Ontoereikende motivering–Impliciete motivering door het Gerecht–Toelaatbaarheid–Voorwaarden

   (Statuut van het Hof van Justitie, art. 36 en 53, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 117)

4. Uniemerk–Definitie en verkrijging van het Uniemerk–Relatieve weigeringsgronden–Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten–Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten–Gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk–Voornaam van de aanvrager–Geen geldige reden–Woordmerken KENZO ESTATE en KENZO

   (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5)

1.  Zie de tekst van de beslissing.

   (zie punten 44, 45)

2.  Zie de tekst van de beslissing.

   (zie punt 56)

3.  Zie de tekst van de beslissing.

   (zie punt 82)

4.  De bescherming die door artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk aan een bekend merk wordt geboden, is ruim. De specifieke voorwaarde voor deze bescherming bestaat in een gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk. Niettemin kan de gebruiker van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, zoals voortvloeit uit artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, zich beroepen op een „geldige reden” voor het gebruik van dit teken, hetgeen een uitdrukking is van het algemene doel van deze verordening, dat bestaat in de afweging van het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van een derde om in het economisch leven een dergelijk teken te gebruiken ter aanduiding van de door hem verhandelde waren en diensten. Wanneer een derde zich beroept op een geldige reden voor het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, kan dat dus niet tot gevolg hebben dat te zijner gunste rechten worden erkend die verbonden zijn met een ingeschreven merk, maar wordt de houder van het bekende merk verplicht het gebruik van het daarmee overeenstemmende teken te tolereren.

   Dienaangaande vormt het gebruik van de voornaam van de aanvrager, namelijk Kenzo, binnen het aangevraagde merk KENZO ESTATE geen geldige reden voor het gebruik van dit teken, in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Louter de omstandigheid dat de term „kenzo”, die deel uitmaakt van het merk KENZO ESTATE, de voornaam van de aanvrager van dit merk is, is immers niet relevant voor het antwoord op de vraag of het gebruik van deze term een geldige reden vormt in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, aangezien het onderzoek van de afweging van de betrokken belangen geen afbreuk mag doen aan de wezenlijke functie van het oudere woordmerk KENZO, die erin bestaat de herkomst van de waar te waarborgen.

   Bijgevolg mocht de kamer van beroep, rekening houdend met de ruime bescherming die verordening nr. 207/2009 aan bekende merken verleent, overwegen dat de aanvrager van het woordmerk KENZO ESTATE geen geldige reden had aangetoond en, bijgevolg, dat hij ongerechtvaardigd voordeel wou trekken uit de reputatie van het oudere woordmerk KENZO.

   (zie punten 89‑92, 94, 95)