Gevoegde zaken T-425/07 en T-426/07

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Aanvragen voor gemeenschapsbeeldmerken 100 en 300 — Verklaring over omvang van bescherming — Artikel 38, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 37, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009] — Ontbreken van onderscheidend vermogen”

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 19 november 2009   II ‐ 4278

Samenvatting van het arrest

1. Gemeenschapsmerk – Inschrijvingsprocedure – Onderzoek van aanvraag – Merk met bestanddeel zonder onderscheidend vermogen – Mogelijkheid voor Bureau om verklaring over dit bestanddeel te verlangen

   (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 38, lid 2)

2. Gemeenschapsmerk – Inschrijvingsprocedure – Onderzoek van aanvraag – Merk met bestanddeel zonder onderscheidend vermogen – Mogelijkheid voor Bureau om verklaring over dit bestanddeel te verlangen

   (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 38, lid 2)

1.  Met betrekking tot beeldtekens die worden gevormd door enerzijds de cijferelementen 100 en 300 en anderzijds beeldelementen zoals de kleuren, de kaders, de linten en de gebruikte typografie, en waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „affiches, albums, boekjes, tijdschriften, formulieren, drukwerken, kranten, kalenders, kruiswoordpuzzels, rebussen” en „manipulatieve puzzels, raadsels, puzzels” van respectievelijk de klassen 16 en 28 in de zin van de Overeenkomst van Nice, kan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) als voorwaarde voor inschrijving verlangen dat de aanvrager verklaart geen beroep te zullen doen op het uitsluitende recht op de cijferelementen.

   De cijfers 100 en 300 verwijzen naar hoeveelheden en zullen door de gemiddelde consument in de gehele Europese Gemeenschap onmiddellijk en zonder verder nadenken worden opgevat als een beschrijving van de kenmerken van de betrokken waren, in het bijzonder het aantal affiches in de verkoopspakketten, het aantal pagina’s van de publicaties of het aantal stukjes van de puzzels en raadsels – dat de moeilijkheidsgraad ervan bepaalt –, kenmerken die wezenlijk zijn voor de aankoopbeslissing. Het relevante publiek zal deze cijferelementen derhalve opvatten als informatie over de aangeduide waren en niet als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren.

   Wat het bestaan van twijfel over de beschermingsomvang betreft, zijn de beeldelementen van de aangevraagde merken, te weten de kleuren, de kaders, de linten en de gebruikte typografie, te banaal om bij de perceptie van de consument de overhand te hebben. Daarentegen zijn de cijfers als enige woordelementen in staat om meer de aandacht van de betrokken consument te trekken en nemen zij aldus een dominante plaats in in de door de aangevraagde merken opgeroepen totaalindruk. Indien geen enkele voorwaarde wordt verbonden aan de inschrijving van de aangevraagde merken, zou derhalve de indruk kunnen ontstaan dat de uitsluitende rechten ook betrekking hebben op de elementen „100” en „300”, zodat deze niet kunnen worden gebruikt in andere merken. Bijgevolg kon de opneming van deze tekens in de aangevraagde merken twijfel doen rijzen over de omvang van de aan de merken verleende bescherming.

   (cf. punten 24-25, 27-28)

2.  Wanneer een merk een bestanddeel zonder onderscheidend vermogen inhoudt en de opneming van dat bestanddeel in het merk twijfel kan doen rijzen over de omvang van de verleende bescherming, biedt artikel 38, lid 2, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) de mogelijkheid, als voorwaarde voor inschrijving te verlangen dat de aanvrager verklaart geen beroep te zullen doen op het uitsluitende recht op dit bestanddeel.

   De functie van deze verklaring, die in de praktijk bekend is als een „disclaimer”, bestaat erin de nadruk te leggen op het feit dat het aan een merkhouder toegekende uitsluitende recht niet geldt voor de bestanddelen zonder onderscheidend vermogen van het merk. Op die manier kunnen eventuele aanvragers ervan op de hoogte zijn dat de bestanddelen zonder onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk met betrekking tot welke een dergelijke verklaring is afgelegd, beschikbaar blijven.

   De gevolgen van de niet-overlegging van de door het Bureau geëiste verklaring zijn vastgelegd in regel 11, lid 3, van verordening nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening nr. 40/94. Indien de aanvrager niet binnen de gestelde termijn de door het Bureau gevraagde verklaring overlegt, kan het Bureau de aanvraag volledig of voor een deel ervan afwijzen.

   (cf. punten 18-20)