Zaak C-533/06

O2 Holdings Limited et O2 (UK) Limited

tegen

Hutchison 3G UK Limited

[verzoek van de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) om een prejudiciële beslissing]

„Merken — Richtlijn 89/104/EEG — Artikel 5, lid 1 — Uitsluitend recht van merkhouder — Gebruik, in vergelijkende reclame, van teken dat gelijk is aan of overeenstemt met merk — Beperking van aan merk verbonden rechten — Vergelijkende reclame — Richtlijnen 84/450/EEG en 97/55/EG — Artikel 3 bis, lid 1 — Voorwaarden voor geoorloofdheid van vergelijkende reclame — Gebruik van merk van concurrent of van met dit merk overeenstemmend teken”

Conclusie van advocaat-generaal P. Mengozzi van 31 januari 2008   I - 4235

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 juni 2008   I - 4254

Samenvatting van het arrest

1. Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Recht van merkhouder om zich te verzetten tegen gebruik door derde van teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk voor zelfde of soortgelijke waren of diensten

   (Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 5, leden 1 en 2)

2. Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Recht van merkhouder om zich te verzetten tegen gebruik door derde van teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk voor zelfde of soortgelijke waren of diensten

   (Richtlijnen van de Raad 89/104, art. 5, leden 1 en 2, en 84/450, art. 3 bis, lid 1)

3. Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Inschrijving van nieuw merk – Bestaan van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Recht van merkhouder om zich te verzetten tegen gebruik door derde van teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Verwarringsgevaar

   (Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 4, lid 1, sub b, en art. 5, lid 1, sub b)

4. Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104 – Recht van merkhouder om zich te verzetten tegen gebruik door derde van teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk voor zelfde of soortgelijke waren of diensten

   (Richtlijnen van de Raad 89/104, art. 5, lid 1, sub b, en 84/450, art. 3 bis)

1.  Het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, komt neer op een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder zelf, in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van de merkenrichtlijn (89/104).

   Enerzijds moet artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 immers aldus worden uitgelegd dat het ziet op het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, voor door de derde in de handel gebrachte waren of voor door deze verrichte diensten.

   Anderzijds beoogt reclame waarmee de adverteerder de door hem op de markt gebrachte waren en diensten vergelijkt met die van een concurrent, uiteraard de waren en de diensten van deze adverteerder te promoten. Met dergelijke reclame probeert de adverteerder zijn waren en diensten te onderscheiden door de kenmerken ervan te vergelijken met die van de concurrerende waren en diensten. Deze analyse wordt bevestigd door punt 15 van de considerans van richtlijn 97/55, waarin de gemeenschapswetgever heeft benadrukt dat vergelijkende reclame ernaar streeft, de waren en diensten van de adverteerder te onderscheiden van die van zijn concurrent.

   (cf. punten 34-36)

2.  Artikel 5, leden 1 en 2, van de eerste merkenrichtlijn (89/104), en artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te verbieden dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid, gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk.

   Indien is voldaan aan alle in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 gestelde voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, te verbieden, kan de vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van genoemd teken, echter onmogelijk voldoen aan de in artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, genoemde voorwaarde voor geoorloofdheid.

   Enerzijds is het immers zo dat wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of de diensten soortgelijk zijn, het verwarringsgevaar de specifieke voorwaarde voor de bescherming vormt. Artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 kan bijgevolg slechts toepassing vinden indien er bij het publiek verwarringsgevaar bestaat doordat de merken gelijk zijn of overeenstemmen en de aangeduide waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn. Anderzijds blijkt uit artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 84/450 dat vergelijkende reclame niet geoorloofd is wanneer het gevaar bestaat dat zij ertoe leidt dat de adverteerder met een concurrent, of de merken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward. Gelet op de punten 13 tot en met 15 van de considerans van richtlijn 97/55, dient het begrip „verwarring”, dat zowel in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 als in artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 84/450 wordt gebruikt, op dezelfde wijze te worden uitgelegd.

   (cf. punten 45-49, 51, dictum 1)

3.  Het gaat in de artikelen 4, lid 1, sub b, en 5, lid 1, sub b, van de eerste merkenrichtlijn 89/104 om hetzelfde verwarringsgevaar.

   Artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 betreft evenwel de aanvraag tot inschrijving van een merk. Wanneer een merk eenmaal is ingeschreven, heeft de houder ervan het recht om het naar eigen goeddunken te gebruiken, zodat voor de beoordeling of de inschrijvingsaanvraag onder de in deze bepaling genoemde weigeringsgrond valt, moet worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk van de opposant bestaat in alle omstandigheden waarin het aangevraagde merk, indien het zou worden ingeschreven, kan worden gebruikt.

   In het in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 bedoelde geval beroept de derde die gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, zich daarentegen niet op enig merkrecht op dit teken, maar maakt hij er gericht gebruik van. In deze omstandigheden dient het onderzoek of de houder van het ingeschreven merk het recht heeft om zich tegen dit specifieke gebruik te verzetten, zich te beperken tot de omstandigheden waarin genoemd gebruik plaatsvindt, zonder dat moet worden nagegaan of een ander gebruik van hetzelfde teken in andere omstandigheden eveneens verwarringsgevaar zou opleveren.

   (cf. punten 65-67)

4.  Artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste merkenrichtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een met dit merk overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, en dit ongeacht of de vergelijkende reclame voldoet aan alle in artikel 3 bis van richtlijn 84/450 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid.

   (cf. punt 69, dictum 2)