Zaak T-181/05

Citigroup, Inc. en Citibank, NA

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk CITI — Ouder gemeenschapswoordmerk CITIBANK — Relatieve weigeringsgrond — Bekendheid — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94”

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 16 april 2008   II - 673

Samenvatting van het arrest

1. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van bescherming van ouder bekend merk tot niet-soortgelijke waren of diensten

   (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)

2. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van bescherming van ouder bekend merk tot niet-soortgelijke waren of diensten

   (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)

3. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van bescherming van ouder bekend merk tot niet-soortgelijke waren of diensten

   (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)

4. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van bescherming van ouder bekend merk tot niet-soortgelijke waren of diensten

   (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)

1.  De voorwaarde van overeenstemming van de merken in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, dat de bescherming van een vroeger ingeschreven bekend merk uitbreidt tot niet-soortgelijke waren of diensten, houdt niet in dat moet worden aangetoond dat bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het oudere bekende merk en het aangevraagde merk kan ontstaan. Het volstaat dat deze merken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen deze merken legt. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De vergelijking van de tekens dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan.

   (cf. punten 64-65)

2.  Teneinde aanspraak te kunnen maken op de bescherming die overeenkomstig artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk van een vroeger ingeschreven bekend merk is uitgebreid tot niet-soortgelijke waren of diensten, hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan aan zijn merk. Hij moet echter wel bewijzen overleggen waaruit prima facie kan worden geconcludeerd dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is. Een dergelijke conclusie kan in het bijzonder zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.

   (cf. punten 77-78)

3.  Op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, dat de bescherming van een vroeger ingeschreven bekend merk uitbreidt tot niet-soortgelijke waren of diensten, kan de houder van het oudere bekende merk zich onder meer verzetten tegen de inschrijving van merken die ongerechtvaardigd voordeel kunnen trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Dit ongerechtvaardigde voordeel moet aldus worden begrepen dat het gevallen omvat waarin duidelijk sprake is van exploitatie van en meeliften op de bekendheid van een merk of een poging om voordeel te trekken uit de reputatie ervan.

   (cf. punt 79)

4.  Het is zeer waarschijnlijk dat het gebruik van het beeldteken CITI, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „douaneagentschappen, taxatie van onroerende goederen, agentschappen in onroerende goederen, beheer en taxatie van onroerende goederen” van klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice, door douaneagentschappen, en dus voor activiteiten als financieel gemachtigde bij het beheer van geldsommen en van onroerende goederen voor klanten, zal leiden tot het meeliften op de bekendheid van het merk, met andere woorden dat daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het overeenstemmende merk CITIBANK, dat eerder als gemeenschapsmerk werd ingeschreven voor „financiële zaken” en „makelaardij en handel in onroerende goederen” van dezelfde klasse, en uit de aanzienlijke investeringen die zijn gedaan om deze reputatie te verkrijgen. Dit gebruik van het aangevraagde merk CITI kan tevens leiden tot de opvatting dat de aanvrager banden heeft met of deel uitmaakt van de houders van het oudere merk, zodat de door het aangevraagde merk aangeduide diensten gemakkelijker kunnen worden verhandeld. Aangezien die houders houder zijn van verschillende merken die het element „citi” bevatten, is dit risico nog groter.

   De reputatie van het oudere merk CITIBANK in de Europese Gemeenschap houdt immers verband met de kenmerken van de banksector, te weten solvabiliteit, integriteit en financiële steun aan particuliere en commerciële klanten bij hun beroepswerkzaamheden en investeringsactiviteiten. Aldus is er een duidelijke band tussen de diensten van douaneagentschappen en de financiële diensten die banken aanbieden, en de klantenkringen van de houders van het oudere merk en van de aanvrager doorkruisen elkaar, aangezien de klanten die actief zijn in de internationale handel en zich bezighouden met invoer en uitvoer van goederen, ook gebruikmaken van de financiële en bankdiensten die dergelijke transacties vereisen. Bijgevolg is het waarschijnlijk dat dergelijke klanten de bank van de houders van het oudere merk kennen, gelet op de grote bekendheid ervan op internationaal vlak.

   (cf. punten 81-83)