Zaak T-425/03

AMS Advanced Medical Services GmbH

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Gemeenschapsmerkaanvraag voor AMS Advanced Medical Services — Ouder nationaal woordmerk AMS — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 — Verzoek tot bewijs van normaal gebruik voor het eerst voor kamer van beroep — Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94”

Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 18 oktober 2007   II - 4270

Samenvatting van het arrest

1. Gemeenschapsmerk – Beroepsprocedure – Beroep bij gemeenschapsrechter

   (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b, en 74)

2. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten

   (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

3. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten

   (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

4. Gemeenschapsmerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van oppositie – Bewijs van gebruik van ouder merk

   (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3)

1.  Bij een op basis van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk ingestelde oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk wordt het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) de vraag voorgelegd, of de conflicterende merken gelijk zijn of overeenstemmen, en of de door de merken aangeduide waren en diensten dezelfde of soortgelijk zijn.

   De omstandigheid dat de partij die het Gerecht verzoekt om vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep houdende toewijzing van een oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk, voor de kamer van beroep de overeenstemming van de conflicterende merken niet heeft betwist, kan derhalve geenszins als gevolg hebben dat het Bureau niet langer de vraag hoeft te behandelen of deze merken overeenstemmen of gelijk zijn. Een dergelijke omstandigheid kan dus evenmin als gevolg hebben dat deze partij het recht wordt ontzegd, binnen de grenzen van het juridische en feitelijke kader van het geschil voor de kamer van beroep op te komen tegen het oordeel van deze instantie op dit punt.

   (cf. punten 28-29)

2.  Bij het relevante publiek, dat bestaat uit de gemiddelde consument in het Verenigd Koninkrijk alsmede uit de vaklieden en specialisten uit de medische sector in het Verenigd Koninkrijk, bestaat er gevaar voor verwarring van het beeldteken „AMS Advanced Medical Services”, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; diëtische substanties voor medisch gebruik; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen” van klasse 5 in de zin van de Overeenkomst van Nice en voor „ziekenhuizen, herstellingsoorden en rusthuizen; medische verzorging, dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging; diensten van een medisch, bacteriologisch of chemisch laboratorium; ontwikkeling van geneesmiddelen, farmaceutisch werkzame voedingsmiddelen en andere producten voor de gezondheidszorg en het uitvoeren van medisch en klinisch onderzoek, consultatie en ondersteuning van derden bij deze activiteiten; onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied, met name medisch, bacteriologisch of chemisch onderzoek; diensten van opticiens; advisering van medische experts bij de ontwikkeling, inrichting en uitvoering van therapieprogramma’s en het testen van dergelijke therapieprogramma’s door middel van onderzoek” van klasse 42 in de zin van deze Overeenkomst, met het oudere nationale woordmerk AMS, dat is ingeschreven voor „chirurgische, medische en diergeneeskundige toestellen en instrumenten; hechtmateriaal; medische hulpmiddelen voor de controle van urologische aandoeningen en impotentie; prothesen; penisprothesen; urinaire prothesen; kunstmatige sfincters; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen” van klasse 10 van deze Overeenkomst.

   De waren en diensten waarvoor de inschrijving van het gemeenschapsmerk wordt gevraagd, zijn immers soortgelijk aan de waren waarop het oudere merk betrekking heeft, gelet op de nauw verwante bestemming van de betrokken waren en diensten en het complementaire karakter van de waren ten opzichte van de diensten.

   Verder stemmen de conflicterende tekens overeen omdat het dominerende bestanddeel van het woordteken van het aangevraagde merk en het enige element van het oudere merk gelijk zijn.

   (cf. punten 51, 65, 87, 89)

3.  Wanneer het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk wordt beoordeeld, moeten de tekens worden vergeleken zoals zij zijn ingeschreven of zoals zij in de inschrijvingsaanvraag zijn opgenomen, ongeacht of zij op zichzelf dan wel samen met andere merken of vermeldingen worden gebruikt.

   (cf. punt 91)

4.  Overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk wordt bij het onderzoek van een krachtens artikel 42 ingestelde oppositie het oudere merk geacht normaal te zijn gebruikt zolang de aanvrager niet verzoekt om het bewijs van een dergelijk gebruik te leveren. De indiening van een dergelijk verzoek heeft dus tot gevolg dat de bewijslast voor het normale gebruik (of voor het bestaan van een geldige reden voor het niet gebruiken) op de opposant komt te rusten op straffe van afwijzing van zijn oppositie. Voor een dergelijk gevolg is vereist dat het verzoek uitdrukkelijk en tijdig voor het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) wordt geformuleerd.

   Een dergelijk verzoek kan slechts worden geacht tijdig voor het Bureau te zijn geformuleerd, wanneer dit voor de oppositieafdeling is gebeurd.

   Uit artikel 43 van verordening nr. 40/94 en regel 22 van verordening nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening nr. 40/94, in onderlinge samenhang gelezen, blijkt immers dat het Bureau na ontvangst van een oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag de aanvrager in kennis stelt van deze oppositie en een termijn stelt om opmerkingen in te dienen. Aangezien het bewijs van normaal gebruik van het merk volgens artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 een verzoek behelst dat enkel kan worden geformuleerd door de aanvrager van het gemeenschapsmerk, moet dit verzoek uitdrukkelijk voor de oppositieafdeling worden geformuleerd, aangezien het leidt tot een wijziging van de aard van het geschil doordat de opposant een verplichting wordt opgelegd waartoe hij niet noodzakelijkerwijs is gehouden.

   Wanneer een dergelijk verzoek niet voor de oppositieafdeling wordt geformuleerd en deze laatste geen uitspraak doet op de kwestie van het normale gebruik van het oudere merk, zou de kamer van beroep, voor wie voor het eerst een verzoek tot bewijs van normaal gebruik van dit merk wordt geformuleerd, een beslissing moeten heroverwegen op basis van een nieuw verzoek dat een kwestie aan de orde stelt die de oppositieafdeling dus niet heeft kunnen onderzoeken en waarover zij in haar beslissing geen uitspraak heeft gedaan.

   De functionele continuïteit tussen de oppositieafdeling en de kamer van beroep impliceert weliswaar een heroverweging van de zaak door de kamer van beroep, maar kan in geen geval rechtvaardigen dat een verzoek tot bewijs van het normale gebruik voor het eerst voor de kamer van beroep wordt ingediend. Deze continuïteit impliceert immers geenszins dat de kamer van beroep een andere zaak moet onderzoeken dan die welke aan de oppositieafdeling werd voorgelegd, te weten een zaak waarvan de draagwijdte werd uitgebreid door de toevoeging van de prealabele vraag van het normale gebruik van het oudere merk.

   (cf. punten 105-108, 113)