Zaak T-237/01

Alcon Inc.

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt

(merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Nietigverklaringsprocedure — Woord BSS — Artikel 51 van verordening (EG) nr. 40/94 — Absolute weigeringsgrond — Artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94 — Onderscheidend vermogen verkregen door gebruik — Artikelen 7, lid 3, en 51, lid 2, van verordening nr. 40/94”

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 5 maart 2003   II-415

Samenvatting van het arrest

1. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in normaal taalgebruik of in bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden – Gebruikelijk karakter – Beoordelingscriteria

   (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub d)

2. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen, beschrijvende merken of merken die gebruikelijk zijn geworden – Uitzondering – Verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik – Beoordelingscriteria

   (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b, c en d, en 3)

3. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merk dat gebruikelijk is geworden – Uitzondering – Verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik – Bepaling afhankelijk van perceptie door relevant publiek – Initiatieven van merkhouder – Voorwaarde voor inaanm erk ingneming

   (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub d, en 3)

4. Gemeenschapsmerk – Afstand, vervallen- en nietigverklaring – Absolute nietigheidsgronden – Inschrijving in strijd met art. 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94 – Ontbreken van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen – Woord „BSS”

   (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub d, en 3, en 51, lid 1, sub a, en 2)

1.  Artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk verbiedt de inschrijving van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.

   Of een merk een gebruikelijk karakter in de zin van deze bepaling heeft, kan enkel worden beoordeeld in verhouding tot de waren en diensten die door dit merk worden aangeduid, ook al worden deze waren en diensten in de betrokken bepaling niet uitdrukkelijk genoemd, uitgaande van de perceptie van het merk door het in aanmerking komende publiek, aan de hand van de vermoedelijke verwachting van de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken soort producten.

   (cf. punten 35, 37-38)

2.  Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk zijn de in lid 1, sub b, c en d, van dit artikel genoemde absolute gronden voor weigering van inschrijving niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.

   Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk kan inzonderheid rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclameuitgaven van de onderneming voor het merk, het aandeel van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Indien de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren, moet daaraan de conclusie worden verbonden, dat aan de in artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 gestelde voorwaarde voor de inschrijving van het merk is voldaan.

   Het onderscheidend vermogen van een merk moet ook worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd. Tevens dient rekening te worden gehouden met de vermoedelijke perceptie door een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten. Wat ten slotte de voor de inschrijving van een merk vereiste gebruiksduur betreft, moet worden aangetoond dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen in het wezenlijke deel van de Europese Unie waar het onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, c en d, van deze verordening.

   (cf. punten 50-52)

3.  Of een woord dat in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk is geworden — en dat derhalve onder de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsrecht valt, — door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, hetgeen ingevolge lid 3 van dit artikel leidt tot niet-toepasselijkheid van deze bepaling, hangt met name af van de perceptie van het woord door het in aanmerking komende publiek, hetzij als generieke benaming van het betrokken product, hetzij als onderscheidingsteken van een bepaalde onderneming. De inspanningen van de merkhouder om het onderscheidend vermogen van het merk te behouden, worden dan ook slechts in aanmerking genomen voorzover zij objectieve gevolgen hebben voor de perceptie van het betrokken woord door het in aanmerking komende publiek.

   (cf. punt 55)

4.  Het woord „BSS”, waarvoor de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „oogheelkundige farmaceutische preparaten en steriele oplossingen voor oogheelkundige chirurgie” die behoren tot klasse 5 als bedoeld in de Overeenkomst van Nice, had wegens het bestaan van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, die verband houdt met het gebruikelijke karakter van het merk, niet mogen worden ingeschreven, voorzover is aangetoond dat het woord „BSS” ten tijde van de aanvraag tot inschrijving van het merk in vakkringen de generieke benaming was geworden voor een gebalanceerde zoutoplossing (Balanced Salt Solution) en derhalve voor „steriele oplossingen voor oogheelkundige chirurgie”.

   Nu niet is aangetoond dat het betrokken merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik, in de zin van de artikelen 7, lid 3, en 51, lid 2, van verordening nr. 40/94, heeft de kamer van beroep terecht beslist dat de beslissing om het merk nietig te verklaren gegrond was.

   (cf. punten 34, 43, 46, 60, 63)