62001A0036

In zaak T-36/01,

Glaverbel, gevestigd te Brussel (België), vertegenwoordigd door S. Möbus, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. di Carlo en G. Schneider als gemachtigden,

verweerder,

betreffende een beroep tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 30 november 2000 (zaak R 137/2000-1),

wijst HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: R. M. Moura Ramos, kamerpresident, J. Pirrung en A. W. H. Meij, rechters,

griffier: J. Palacio González, administrateur,

gezien het op 19 februari 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 7 mei 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 27 februari 2002,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 24 april 1998 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: "Bureau") een aanvraag voor de inschrijving van een teken omschreven als "dessin toegepast op het oppervlak van waren" als gemeenschapsmerk ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2 Gelet op de weergave ervan in de aanvraag wordt verzocht om inschrijving van een abstract dessin, bestemd om te worden toegepast op het oppervlak van een glazen waar.

3 De waren waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 11, 19 en 21 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:

- "sanitaire installaties; douches, douchecabines, scheidingswanden voor douches, douchecellen; koelkastrekken, koelkastrekken van glas; onderdelen en accessoires voor de voornoemde goederen" van klasse 11;

- "bouwmaterialen, niet van metaal; glas voor bouwdoeleinden; patroonglas; beglazing; niet-metalen ramen en deuren; vellen, platen, panelen, wanden en glas voor bouwdoeleinden, voor bekledingsdoeleinden, voor binnen- en buitendecoratie; glazen schermen en scheidingswanden; onderdelen en accessoires voor de voornoemde goederen" van klasse 19;

- "glaswerk; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); patroonglas, vellen en platen van onbewerkt of halfbewerkt glas voor de fabricage van sanitaire installaties, douches, douchecabines, scheidingswanden voor douches, douchecellen, koelkastrekken, glazen eenheden, beschotten voor gebouwen, schermen voor gebouwen, deuren, kastdeuren en meubelen; gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); snijplanken voor de keuken; onderdelen en accessoires voor de voornoemde goederen" van klasse 21.

4 Bij beslissing van 24 januari 2000 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94. Zijns inziens mist het aangevraagde teken onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en kan uit het door verzoekster aangevoerde bewijsmateriaal evenmin worden geconcludeerd dat het teken onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 7, lid 3, van de verordening.

5 Op 4 februari 2000 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.

6 Bij beslissing van 30 november 2000 (hierna: "bestreden beslissing"), die verzoekster op 20 december 2000 is betekend, heeft de eerste kamer van beroep het beroep verworpen.

7 De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat het aangevraagde teken onderscheidend vermogen mist, aangezien de doelgroep dit teken zal opvatten als een van de mogelijke functionele verschijningsvormen van een bepaald type glas en het teken dus ongeschikt is om de commerciële herkomst van de betrokken waren aan te duiden. Met betrekking tot het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen heeft zij in het bijzonder geoordeeld dat dit gebruik niet voor de gehele Gemeenschap was aangetoond.

Conclusies van partijen

8 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de beslissing van de kamer van beroep te vernietigen of te herzien;

- het Bureau te verwijzen in de kosten.

9 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

10 Verzoekster voert drie middelen aan: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, van het recht te worden gehoord en van artikel 7, lid 3, van deze verordening.

Schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

11 Verzoekster betoogt dat alle types merken op dezelfde wijze moeten worden behandeld. Zij herinnert eraan dat de verordening expliciet erkent dat de vorm van een waar een merk kan vormen, en dat niet moet worden vastgesteld wat in een bepaalde sector gebruikelijk is, maar wel of het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist.

12 Blijkens haar bewijsmateriaal met betrekking tot het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen zijn consumenten in staat te begrijpen, en eraan gewend, dat dit type teken wordt gebruikt als aanduiding van de commerciële herkomst van een waar.

13 De analyse van de kamer van beroep die is gebaseerd op de functionele verschijningsvorm van het glas is volgens verzoekster alleen gerechtvaardigd indien het technische procédé noodzakelijkerwijs het aangevraagde merk voortbrengt. In casu werd evenwel niet nagegaan of dit het geval is. Er bestaan immers meerdere mogelijkheden om mat glas te maken zonder het betrokken teken te gebruiken. Tevens betwist verzoekster dat het aangevraagde merk hoofdzakelijk als een functioneel kenmerk van de betrokken waren wordt beschouwd.

14 Volgens verzoekster is het aangevraagde merk in casu geen eenvoudig dessin als een cirkel of een vierkant, maar een complex en fantasievol dessin. Een consument kan de commerciële herkomst van een glasplaat duidelijk identificeren dankzij het dessin waarvoor de merkaanvraag is ingediend, en hij kan dit specifieke glas onderscheiden van glasplaten van andere producenten zonder dit dessin.

15 Verzoekster merkt op dat het Benelux-merkenbureau, dat inschrijvingsaanvragen onderzoekt op basis van absolute weigeringsgronden die in hoofdzaak dezelfde zijn als de door het Bureau gehanteerde, het merk heeft aanvaard en dat het Bureau andere, minder complexe en fantasievolle merken heeft ingeschreven.

16 Het Bureau beklemtoont in de eerste plaats, dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet alleen vereist dat het teken voldoende onderscheidend vermogen heeft, hetgeen kan voortvloeien uit de verschijningsvorm van de waar, maar ook dat het teken in staat is zijn herkomstaanduidende functie te vervullen.

17 In de tweede plaats is het Bureau van mening dat het op glasplaten toegepaste dessin elk onderscheidend vermogen mist, omdat het banaal is en dit type dessin gebruikelijk is voor deze waren. Anderzijds kan een zeer complex of decoratief dessin geen onderscheidend vermogen hebben wanneer de gemiddelde consument dit niet kan memoriseren.

18 In de derde en laatste plaats stelt het Bureau, dat de aard van de waar en de gebruikswijze in aanmerking moeten worden genomen. In casu heeft het dessin voor de consument een technische en esthetische functie. Om de commerciële herkomst van de waar te achterhalen zal de betrokken consument de beeldmerken bekijken of zich tot de verkoper richten. Bovendien bevat het aangevraagde teken geen bestanddelen die de aandacht van de consument kunnen trekken en door deze laatste kunnen worden gememoriseerd.

Beoordeling door het Gerecht

19 Om te beginnen zij opgemerkt dat een op het oppervlak van een waar toegepast dessin een gemeenschapsmerk kan vormen voorzover het geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.

20 Dat een categorie tekens algemeen geschikt is om een merk te vormen, impliceert evenwel niet dat deze tekens noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 hebben voor een bepaalde waar.

21 Tekens die onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zijn ongeschikt voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de herkomst van de waar of dienst aan te geven zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, in geval van een positieve ervaring, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken.

22 Het onderscheidend vermogen van een teken kan alleen worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het relevante publiek.

23 Voorts maakt artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geen onderscheid tussen de verschillende types tekens. Niettemin is de perceptie van het relevante publiek in het geval van een teken bestaande uit een dessin dat is toegepast op het oppervlak van een waar, niet noodzakelijkerwijs dezelfde als in het geval van een woordmerk of een beeldmerk bestaande uit een teken dat losstaat van het voorkomen van de erdoor aangeduide waren. Terwijl het publiek de gewoonte heeft, woordmerken of beeldmerken onmiddellijk als identificatietekens van de commerciële herkomst van de waar op te vatten, is dit immers niet noodzakelijkerwijs het geval wanneer het teken samenvalt met het uiterlijk van de waar waarvoor het teken is aangevraagd.

24 Ten slotte kunnen dessins die op het oppervlak van een waar worden toegepast, meerdere functies hebben, met name een technische, decoratieve, of herkomstaanduidende functie. Voorzover het relevante publiek het teken opvat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar, doet het feit dat dit teken tegelijkertijd meerdere functies vervult, niet af aan het onderscheidend vermogen ervan.

25 In casu zijn de betrokken glaswaren zowel voor de vaklui van de bouwsector als voor het grote publiek bestemd. Bijgevolg bestaat het relevante publiek uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (zie in die zin arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26).

26 Het dessin ontstaat doordat op het oppervlak van een glasplaat een ontelbaar aantal streepjes wordt aangebracht, wat ook het oppervlak van de plaat is. Aangezien het dessin een van de oppervlakken van de waar volledig beslaat, valt het samen met het uiterlijk van de waar zelf. Als geheel beschouwd bevat dit dessin dus geen specifiek bestanddeel dat onmiddellijk de aandacht van de consument kan trekken als aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waar. In het aangevraagde teken, dat het uiterlijk van het glas weergeeft, komen evidente kenmerken van de waar tot uiting waardoor het in de eerste plaats wordt opgevat als een technisch middel om te verzekeren dat het glas mat is.

27 Dienaangaande heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat het relevante publiek niet de gewoonte heeft om dessins die zijn toegepast op het oppervlak van glasplaten, als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar te beschouwen, en dat het dessin op het eerste gezicht niet als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar te herkennen is, maar als een functioneel bestanddeel ervan.

28 Bovendien volstaat de door verzoekster aangevoerde complexe en fantasievolle aard van het aangevraagde dessin niet om het onderscheidend vermogen van dit dessin aan te tonen. Deze kenmerken lijken immers eerder een gevolg van een esthetische of decoratieve afwerking dan elementen die de commerciële herkomst van de waren moeten aanduiden. Bovendien is het op grond van de algemene complexiteit van het dessin en de toepassing ervan op de buitenkant van de waar niet mogelijk, bijzondere details van dit dessin te onthouden, noch om het dessin waar te nemen zonder tegelijkertijd de wezenlijke kenmerken van de waar te zien. Bijgevolg zal het relevante publiek het aangevraagde dessin niet gemakkelijk en onmiddellijk als een onderscheidend teken kunnen memoriseren.

29 Met betrekking tot verzoeksters precisering ter terechtzitting, dat het dessin een indruk van bont, van een glinsterende golf of van een digitale afdruk achterlaat, zij opgemerkt dat de gemiddelde consument, in de veronderstelling dat hij complexe tekens kan memoriseren, deze alleen onthoudt op basis van bijzondere elementen die hij kan memoriseren en die hij als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar opvat. De gemiddelde consument heeft evenwel niet de gewoonte om een loutere door de buitenkant van een waar achtergelaten indruk als een onderscheidend teken op te vatten.

30 Bovendien laat het dessin niet steeds dezelfde indruk achter. Deze indruk kan immers zeer verschillend uitvallen naar gelang de gezichtshoek, de lichtintensiteit of de kwaliteit van het glas, en maakt het dus niet mogelijk om verzoeksters waren te identificeren en te onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst.

31 Bijgevolg moet worden geconcludeerd, dat het aangevraagde teken de consument niet in staat stelt dit teken als een onderscheidend teken te herkennen wanneer hij bij een latere aankoop van de betrokken waren een keuze zal moeten maken.

32 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door verzoeksters betoog, dat de consument het aangevraagde teken kan identificeren omdat haar waren al heel lang in de handel zijn, en het niet mogelijk is dat vaklui de aldus bedrukte waren niet als van verzoekster afkomstig herkennen. Dit betoog betreft immers een analyse van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, en niet een analyse van het onderscheidend vermogen dat het aangevraagde dessin van huis uit heeft. Voorts kan niet worden gesteld dat het voor de betrokken waren relevante publiek uitsluitend wordt gevormd door de vaklui in de bouwsector en de glasindustrie.

33 Hieraan dient te worden toegevoegd dat op basis van het bestaan van meerdere technische procédés en van andere mogelijke dessins om een glas mat te maken, niet kan worden vastgesteld dat de consument het aangevraagde teken als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren zal opvatten.

34 Met betrekking tot het bestaan van een beslissing waarbij het teken als Beneluxmerk werd aanvaard, dient eraan te worden herinnerd dat blijkens de rechtspraak het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [arrest Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47]. De vraag of een teken vatbaar is voor inschrijving als gemeenschapsmerk, dient dus enkel te worden beoordeeld op basis van de relevante gemeenschapsregeling. Dit betekent dat het Bureau, en in voorkomend geval de gemeenschapsrechter, niet gebonden is aan beslissingen van bepaalde lidstaten waarin hetzelfde teken als merk is aanvaard.

35 Aangaande verzoeksters argument dat steunt op vroegere beslissingen van het Bureau waarbij het onderscheidend vermogen van de vorm van een waar als zodanig werd erkend, dient te worden gepreciseerd dat de beslissingen van de kamers van beroep inzake de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk berusten op de toepassing van verordening nr. 40/94. De wettigheid van beslissingen van de kamers van beroep moet dus uitsluitend worden beoordeeld op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, en niet op basis van een vroegere beslissingspraktijk van de kamers van beroep.

36 Bijgevolg faalt verzoeksters argument betreffende het bestaan van vroegere beslissingen - in het bijzonder beslissing R 104/1999-3 van de derde kamer van 28 oktober 1999 - waarbij het onderscheidend vermogen van vormen als zodanig werd erkend. Bovendien heeft verzoekster geen beslissingen van het Bureau inzake identieke of analoge tekens overgelegd, noch heeft zij materiële argumenten aangevoerd die uit dergelijke beslissingen kunnen worden afgeleid.

37 Gelet op het voorgaande, heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat het betrokken teken elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Bijgevolg moet dit middel worden afgewezen.

Schending van het recht te worden gehoord

Argumenten van partijen

38 Verzoekster merkt op dat de kamer van beroep de analyse van de onderzoeker inzake de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik van het teken heeft verworpen. Niettemin heeft de kamer van beroep op basis van door haar zelf opgeworpen, nieuwe gronden geweigerd te erkennen dat het aangevraagde teken door gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen. Deze bezwaren werden voor het eerst in de bestreden beslissing door de kamer van beroep opgeworpen en aan verzoekster meegedeeld, zodat deze laatste tijdens geen enkele fase van de procedure opmerkingen daarover kenbaar heeft kunnen maken.

39 Het Bureau voert aan dat verzoeksters rechten niet werden geschonden, aangezien de kamer van beroep het door verzoekster aangevoerde bewijsmateriaal enkel anders heeft beoordeeld dan de onderzoeker. Vanaf het begin van de procedure werd verzoekster erop gewezen dat zij moest aantonen dat het aangevraagde teken op het gehele grondgebied van de Gemeenschap wordt gebruikt.

40 Voorts zijn de onderzoeker en de kamer van beroep tot de conclusie gekomen dat het aangevoerde bewijsmateriaal niet volstond om aan te tonen dat het teken onderscheidend vermogen heeft verkregen. Dat de onderzoeker en de kamer van beroep het bewijsmateriaal anders hebben beoordeeld, betekent niet dat de aan verzoekster tegengeworpen weigeringsgronden zijn gewijzigd.

41 Volgens het Bureau was het door verzoekster aangevoerde bewijsmateriaal duidelijk en hoefde haar geen termijn te worden gegund om bijkomende bewijzen te verzamelen.

42 Overigens, aldus het Bureau, heeft de behandeling voor de kamer van beroep plaatsgevonden in overeenstemming met de artikelen 38, lid 3, en 61, lid 2, van verordening nr. 40/94. Met betrekking tot artikel 61, lid 2, voert het Bureau aan dat er in casu geen mededelingen van de kamer van beroep of van andere partijen in de zin van deze bepaling waren. Deze bepaling is derhalve niet van toepassing op het onderhavige geval waarin het alleen gaat om de beoordeling van het bewijsmateriaal.

Beoordeling door het Gerecht

43 In casu staat vast dat de onderzoeker de inschrijvingsaanvraag heeft afgewezen na onderzoek van verzoeksters argument dat het merk overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Dienaangaande heeft hij geoordeeld dat blijkens verzoeksters bewijsmateriaal het aangevraagde dessin als sierelement werd gebruikt en de waren onder het woordmerk CHINCHILLA werden verhandeld.

44 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep verklaard het niet eens te zijn met deze beoordeling van de onderzoeker, omdat deze niet steunde op een specifieke analyse van de aangevoerde bewijzen. Vervolgens heeft de kamer van beroep vastgesteld dat het aangevraagde teken geen onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik ervan. Zij heeft daarbij opgemerkt dat het aangevoerde bewijsmateriaal niet volstond om ten gunste van verzoekster te beslissen, aangezien het afkomstig was van vaklui uit slechts drie lidstaten en het liet zien dat in vijf andere lidstaten weinig was verkocht.

45 Gelet op verzoeksters argumenten in hun geheel beschouwd, dient te worden opgemerkt dat verzoekster in wezen aanvoert dat haar recht te worden gehoord is geschonden omdat zij voor de onderzoeker noch voor de kamer van beroep opmerkingen kenbaar heeft kunnen maken inzake de overwegingen op grond waarvan de kamer van beroep uiteindelijk heeft geconcludeerd dat het aangevraagde teken geen onderscheidend vermogen had verkregen.

46 Voorzover de kamer van beroep een fout in de beoordeling van de onderzoeker heeft vastgesteld, kon zij overeenkomstig artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 hetzij de bevoegdheden van de onderzoeker uitoefenen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar hem terugwijzen.

47 Daaruit volgt dat de kamer van beroep, wanneer zij besluit om de zaak niet naar de onderzoeker terug te wijzen, dezelfde bevoegdheden en verplichtingen heeft als de onderzoeker. In het bijzonder kan zij overeenkomstig de artikelen 38, lid 3, en 73 van verordening nr. 40/94 de aanvraag slechts afwijzen nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld zijn opmerkingen kenbaar te maken.

48 In casu heeft de kamer van beroep besloten om de bevoegdheden van de onderzoeker uit te oefenen en kon zij dus niet - evenmin als de onderzoeker - de inschrijvingsaanvraag afwijzen zonder verzoekster in de gelegenheid te stellen haar opmerkingen kenbaar te maken over de gevolgde redenering die steunde op de geringe verkoop van de betrokken waar in bepaalde lidstaten en op de beperkte geografische spreiding van de terzake overgelegde verklaringen, aangezien deze redenering niet voordien aan verzoekster kenbaar was gemaakt.

49 Het Bureau kan niet stellen dat bij de beoordeling van het bewijsmateriaal inzake door gebruik verkregen onderscheidend vermogen enkel was vastgesteld dat er geen bewijzen betreffende het gehele communautaire grondgebied waren, die verzoekster had moeten verstrekken. De kamer van beroep heeft bij haar onderzoek namelijk niet enkel vastgesteld dat dergelijk bewijsmateriaal voor bepaalde lidstaten ontbrak, maar zij heeft ook een interpretatie gegeven van de draagwijdte van het bewijsmateriaal met betrekking tot andere lidstaten, over welke interpretatie verzoekster opmerkingen had moeten kunnen maken. Wat dit aangaat, wordt in de bestreden beslissing overigens opgemerkt dat het bewijs inzake het gebruik niet noodzakelijk elke lidstaat moet betreffen.

50 Bijgevolg heeft de kamer van beroep verzoeksters recht te worden gehoord geschonden, door verzoekster niet in de gelegenheid te stellen een nuttig standpunt in te nemen met betrekking tot de voor het eerst in de bestreden beslissing voorkomende redenering inzake de toepassing van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94.

51 In deze omstandigheden moet het middel inzake schending van het recht te worden gehoord, gegrond worden verklaard. Derhalve moet de beslissing worden vernietigd zonder dat het Gerecht behoeft na te gaan of het derde middel, schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, gegrond is.

Kosten

52 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien het Bureau in het ongelijk is gesteld, moet het worden verwezen in zijn eigen kosten alsook in die van verzoekster, zoals deze heeft gevorderd.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

1) Vernietigt de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 30 november 2000 (zaak R 137/2000-1).

2) Verwijst het Bureau in zijn eigen kosten alsook in die van verzoekster.