Hogere voorziening ingesteld op 12 december 2012 door El Corte Inglés, S.A. tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 27 september 2012 in zaak T-373/09, El Corte Inglés/BHIM — Pucci International (Emidio Tucci)

(Zaak C-582/12 P)

2013/C 63/16

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirante: El Corte Inglés, S.A. (vertegenwoordigers: J. L. Rivas Zurdo en E. Seijo Veiguela, advocaten)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) en Emilio Pucci International BV

Conclusies

Middelen en voornaamste argumenten

Opposante heeft de brochures, tijdschriften of afschriften van andere documenten die zij heeft aangevoerd nooit volledig en in hun originele versie overgelegd. Bijgevolg kon voor geen enkele specifieke klasse rekening worden gehouden met de door opposante aangevoerde bewijzen. Het Gerecht heeft evenwel bij de beoordeling van de vraag of enkel originele documenten mogen worden overgelegd, in de punten 26 en 27 van zijn arrest geoordeeld dat geen sprake is van bedrieglijke manipulatie, wat overigens ook niet was aangevoerd.

De in bijlage 2 opgenomen documenten mogen niet in aanmerking worden genomen omdat de data en de verwijzingen naar de publicatie duidelijk door opposante zijn ingevoegd. Aangezien het arrest deze vragen niet passend heeft beantwoord, stelt rekwirante eveneens dat de in bewijs 2 opgenomen documenten niet in aanmerking mogen worden genomen en dat uit die tijdschriften dus niet kan worden afgeleid dat is bewezen dat één van de oppositiemerken voor waren van klasse 25 is gebruikt of daarvoor bekendheid genoot.

Aangaande de vergelijking van de litigieuze waren en diensten blijkt uit het voorgaande dat opposante, Emilio Pucci International, B.V., niet heeft bewezen dat haar oudere Italiaanse merken waren gebruikt en dus dat de aanvraag enkel zou moeten worden vergeleken met de klassen 18 en 24, waarvoor het gemeenschapsmerk nr. 203570 is ingeschreven.

Opposante heeft erkend dat het merk „Emilio Pucci” na de jaren ’70 in onbruik is geraakt. Voorts zij in herinnering gebracht dat het merk „Emidio Tucci” in Spanje bekendheid geniet en er erg populair is geworden, en dat het overeenstemt met de voor- en familienamen van twee bestaande personen, Emidio Tucci en Emilio Pucci. Deze punten deel uitmaken van het betoog dat die in het kader van de procedure voor het BHIM is ontwikkeld.

Om te bewijzen dat ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit het onderscheidend vermogen of de bekendheid van het oppositiemerk moet opposante aantonen dat de intentie bestond om commercieel voordeel te halen uit de reputatie ervan (zie arrest Spa-Finders, punt 51 (1)). Opposante heeft dienaangaande evenwel geen enkel argument aangevoerd.

Een opposant die aanvoert dat hij daadwerkelijke schade heeft geleden of dat ongerechtvaardigd voordeel uit zijn merk is gehaald, moet dus aanwijzingen en bewijzen verstrekken inzake het type schade dat hij heeft geleden of het ongerechtvaardigd voordeel dat de aanvrager heeft verkregen, of een waarschijnlijkheidsonderzoek verrichten en elementen aanbrengen ten bewijze dat het risico dat ongerechtvaardigd voordeel uit zijn merk wordt gehaald niet louter hypothetisch is (punt 64 van het arrest), waarbij een algemene verwijzing naar artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 (2) niet kan volstaan.

Opposante Emilio Pucci International voldoet niet aan haar verplichting om deze punten te onderbouwen, maar beperkt zich tot een algemene redenering, zonder uitvoerig op deze aspecten in te gaan. Het Gerecht heeft volgens ons ten onrechte deze nalatigheid buiten beschouwing gelaten (zie punt 65 van het arrest) en in zijn arrest geoordeeld dat deze punten zijn aangetoond.

De gevolgen hiervan voor het onderhavige geval worden duidelijk in de daaropvolgende punten 66 tot en met 68 van het arrest, die zijn gebaseerd op een premisse die, zoals we reeds hebben aangetoond, niet correct is: indien de opposante niet heeft aangetoond dat ongerechtvaardigd voordeel is gehaald uit of afbreuk is gedaan aan de reputatie van haar merk — zij draagt daarvan de bewijslast — kan niet worden vastgesteld voor welke waren de in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 genoemde weigeringsgrond geldt.

(1)  Arrest van het Gerecht van 25 mei 2005, Spa Monopole/BHIM — Spa — Finders Travel Arrangements (SPA — FINDERS), T-67/04, Jurispr. blz. II-1825.

(2)  Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).