Zaak T‑466/08

Lancôme parfums et beauté & Cie

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ACNO FOCUS – Ouder nationaal woordmerk FOCUS – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] – Normaal gebruik van ouder merk – Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009)”

Samenvatting van het arrest

1.      Gemeenschapsmerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van oppositie – Bewijs van gebruik van ouder merk – Beginpunt van termijn van vijf jaar – Datum waarop ouder merk ingeschreven is

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3; richtlijn 89/104 van de Raad)

2.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met ouder merk

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

1.      Blijkens artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk dient de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het gebruik van dit merk slechts te bewijzen indien het oudere gemeenschapsmerk op het tijdstip van de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag sinds ten minste vijf jaar is ingeschreven.

Luidens artikel 43, lid 3, van verordening nr. 40/94 „[is] [l]id 2 [...] van toepassing op de in artikel 8, lid 2, [sub] a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt”.

Weliswaar volgt uit de gecombineerde lezing van de leden 2 en 3 van artikel 43 van verordening nr. 40/94 dat de inschrijving van een ouder nationaal merk het beginpunt van het tijdvak van vijf jaar inschrijving vormt, maar op basis van verordening nr. 40/94 kan niet worden bepaald op welke datum de oudere nationale merken in elk van de lidstaten als ingeschreven worden beschouwd.

Het nationale merkenrecht is weliswaar geharmoniseerd door Eerste richtlijn 89/104 betreffende de merken, maar die richtlijn harmoniseert het procedurele aspect van de inschrijving van merken niet, zodat het staat aan de lidstaat waarvoor de inschrijvingsaanvraag is ingediend, op basis van zijn eigen procedurevoorschriften te bepalen op welk tijdstip de inschrijvingsprocedure eindigt.

Aangezien verordening nr. 40/94 en richtlijn 89/104 daarover niets bepalen, dient bijgevolg beroep op het nationale recht van de betrokken lidstaat te worden gedaan om de datum van inschrijving van een ouder nationaal merk te bepalen.

(cf. punten 27‑28, 30‑32)

2.      Voor het Duitse publiek bestaat er gevaar voor verwarring tussen het woordteken ACNO FOCUS, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „Cosmetische producten en make-upproducten” behorend tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en het woordmerk FOCUS, dat eerder in Duitsland is ingeschreven voor waren en diensten van onder andere dezelfde klasse.

Er bestaat namelijk een zekere overeenstemming op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak tussen de conflicterende tekens. Bovendien zijn de aan de orde zijnde waren dezelfde. In die omstandigheden, in het bijzonder het feit dat het relevante publiek slechts een onvolmaakt beeld van de betrokken merken bijblijft, zodat het gemeenschappelijke element ervan, het woord „focus”, zorgt voor een zekere overeenstemming tussen deze merken, en de onderlinge samenhang van de verschillende in aanmerking te nemen factoren, moet worden vastgesteld dat er gevaar voor verwarring van de twee conflicterende tekens bestaat.

(cf. punten 46, 49, 69‑70)

ARREST VAN HET GERECHT (Achtste kamer)

14 april 2011 (*)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ACNO FOCUS – Ouder nationaal woordmerk FOCUS – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] – Normaal gebruik van ouder merk – Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009)”

In zaak T‑466/08,

Lancôme parfums et beauté & Cie, gevestigd te Parijs (Frankrijk), vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl en J. Pagenberg, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door G. Schneider als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:

Focus Magazin Verlag GmbH, gevestigd te München (Duitsland), vertegenwoordigd door R. Schweizer en J. Berlinger, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 29 juli 2008 (zaak R 1796/2007‑1) inzake een oppositieprocedure tussen Focus Magazin Verlag GmbH en Lancôme parfums et beauté & Cie,

wijst

HET GERECHT (Achtste kamer),

samengesteld als volgt: L. Truchot, kamerpresident, M. E. Martins Ribeiro en H. Kanninen (rapporteur), rechters,

griffier: S. Spyropoulos, administrateur,

gezien het op 21 oktober 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 13 februari 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 29 januari 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 17 november 2010,

het navolgende

Arrest

 Voorgeschiedenis van het geding

1        Op 23 juli 2003 heeft verzoekster, Lancôme parfums et beauté & Cie, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2        De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken ACNO FOCUS.

3        De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt: „Cosmetische producten en make-upproducten”.

4        De gemeenschapsmerkaanvraag is in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 27/2004 van 5 juli 2004 gepubliceerd.

5        Op 16 september 2004 heeft interveniënte, Focus Magazin Verlag GmbH, op grond van artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.

6        De oppositie was gebaseerd op:

–        het op 23 mei 1996 onder nummer 39407564 in Duitsland ingeschreven woordmerk FOCUS, voor waren en diensten van de klassen 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14 tot en met 16, 18, 20, 21, 24 tot en met 26, 28 tot en met 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 en 42;

–        de aanvraag voor inschrijving van het gemeenschapswoordmerk FOCUS, met nummer 453720, die op 17 januari 1997 is ingediend voor waren en diensten van de klassen 3, 6, 7, 9, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 41 en 42.

7        De oppositie betrof alle in de aanvraag voor gemeenschapsmerk ACNO FOCUS aangeduide waren en was gebaseerd op alle waren en diensten waarop het oudere nationale merk FOCUS en de aanvraag voor gemeenschapsmerk FOCUS betrekking hebben.

8        Ter ondersteuning van de oppositie zijn de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 (thans respectievelijk artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009) ingeroepen.

9        Bij brief van 10 september 2005 heeft verzoekster interveniënte overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009) verzocht te bewijzen dat het oudere nationale merk FOCUS gedurende de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag voor inschrijving van gemeenschapsmerk ACNO FOCUS normaal was gebruikt.

10      Bij brief van 20 december 2005 heeft interveniënte in wezen betoogd dat het oudere nationale merk FOCUS na de inschrijving ervan het voorwerp was geweest van verschillende oppositieprocedures in Duitsland, die allemaal waren beëindigd op 13 januari 2004, zodat de verplichting om het oudere merk te gebruiken, pas op 13 januari 2009 in werking is getreden.

11      Bij brief van 4 september 2006 heeft verzoekster in wezen betoogd dat het oudere nationale merk FOCUS in Duitsland was ingeschreven op 23 mei 1996 en dat deze datum het beginpunt van het tijdvak van vijf jaar inschrijving van dat oudere merk vormde in de zin van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94.

12      Bij beslissing van 19 september 2007 heeft de oppositieafdeling de oppositie ingewilligd en dus de aanvraag voor inschrijving van gemeenschapsmerk ACNO FOCUS afgewezen. Zij was om te beginnen van mening dat interveniënte het gebruik van het oudere nationale merk FOCUS niet hoefde te bewijzen, aangezien dit merk het voorwerp was geweest van een oppositieprocedure in Duitsland die pas op 13 januari 2004 is beëindigd. De oppositieafdeling heeft vervolgens geoordeeld dat de waren waarop het oudere nationale merk FOCUS en het aangevraagde merk ACNO FOCUS betrekking hadden, dezelfde waren, dat de conflicterende tekens in hun geheel beschouwd overeenstemden en dat er dus een gevaar voor verwarring van de twee conflicterende tekens op het Duitse grondgebied bestond.

13      Op 16 november 2007 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

14      Bij beslissing van 29 juli 2008 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep van verzoekster afgewezen. Zij heeft om te beginnen geoordeeld dat het tijdvak van vijf jaar inschrijving van het oudere nationale merk pas op 13 januari 2004 is begonnen. Vervolgens heeft de kamer van beroep met betrekking tot de overeenstemming van de tekens opgemerkt dat het element „acno” van het aangevraagde merk een kenmerk van de betrokken waren, namelijk de behandeling van acne, beschrijft, zodat het niet het dominerende bestanddeel van het merk is. Aangezien het element „focus”, dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is, het oudere nationale merk weergeeft en de waren dezelfde zijn, bestaat er gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens.

 Procesverloop en conclusies van partijen

15      Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

–        de bestreden beslissing te vernietigen;

–        de oppositie van interveniënte tegen de inschrijving van het merk ACNO FOCUS af te wijzen, en

–        het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen die welke zij in het kader van de procedure voor de kamer van beroep heeft gemaakt.

16      Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:

–        het beroep te verwerpen;

–        verzoekster te verwijzen in de kosten.

17      Bij brief van 11 oktober 2010 heeft het Gerecht het BHIM overeenkomstig artikel 64 van zijn Reglement voor de procesvoering verzocht om overlegging van het afschrift van het arrest van het Oberlandesgericht München (Duitsland) van 18 april 2002 (MICRO FOCUS) en van het afschrift van het arrest van het Bundespatentgericht van 10 juli 2003 (AMS), die allebei in de memorie van antwoord van het BHIM zijn aangehaald. Het BHIM heeft bij brief van 27 oktober 2010 aan dit verzoek voldaan.

 In rechte

18      Ter onderbouwing van het beroep voert verzoekster twee middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en het tweede schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

 Eerste middel: schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94

 Argumenten van partijen

19      In de eerste plaats voert verzoekster aan dat artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 voor zowel oudere nationale merken als oudere gemeenschapsmerken „ondubbelzinnig” vereist dat het bewijs van normaal gebruik wordt geleverd binnen een termijn van vijf jaar vanaf de datum van inschrijving. Om het beginpunt van het tijdvak van vijf jaar inschrijving van het oudere nationale merk FOCUS te bepalen, is het dus niet noodzakelijk te verwijzen naar de Duitse wetgeving.

20      In de tweede plaats merkt verzoekster op dat indien het Gerecht rekening wenste te houden met de Duitse wetgeving, bij gecombineerde lezing van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, artikel 26, lid 5, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz, Duitse merkenwet) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082, en BGBl. 1995 I, blz. 156) en artikel 10, lid 1, van Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) kan worden geoordeeld dat wanneer het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd, zelf het voorwerp van een oppositieprocedure op nationaal niveau is geweest (hierna: „nationale oppositieprocedure”) na de inschrijving ervan, het beginpunt van het in artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 gestelde tijdvak van vijf jaar inschrijving van het oudere merk (hierna: „tijdvak van vijf jaar inschrijving”) in welbepaalde gevallen de dag kan zijn waarop de nationale oppositieprocedure is beëindigd.

21      Verzoekster betoogt namelijk dat een onderscheid moet worden gemaakt naargelang de waren en diensten waarop het oudere merk betrekking heeft, al dan niet het voorwerp van de nationale oppositieprocedure zijn. Indien de nationale oppositieprocedure betrekking heeft op alle door het oudere merk aangeduide waren en diensten, begint het tijdvak van vijf jaar inschrijving pas te lopen vanaf de datum waarop de nationale oppositieprocedure is beëindigd. Indien de nationale oppositieprocedure niet alle door het oudere merk aangeduide waren en diensten betreft, is het beginpunt van het tijdvak van vijf jaar inschrijving daarentegen de datum waarop het oudere merk is ingeschreven voor de waren en diensten die niet het voorwerp van de nationale oppositieprocedure zijn.

22      In de derde plaats beweert verzoekster dat zelfs indien de in het kader van de nationale procedure ingestelde oppositie een geldige reden van niet-gebruik in de zin van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 vormde, die reden slechts zou zijn opgegaan voor de waren en diensten die daadwerkelijk het voorwerp van de oppositie zijn geweest.

23      Bijgevolg kan interveniënte zich bij geen van die drie uitleggingen op de waren van klasse 3 beroepen om zich tegen de inschrijving van het aangevraagde merk te verzetten.

24      Tot slot betoogt verzoekster dat de benadering van de kamer van beroep in de bestreden beslissing tot het „absurde resultaat” leidt dat interveniënte, die de inschrijving van het oudere merk FOCUS in 1996 heeft aangevraagd voor waren en diensten van 25 verschillende klassen, wegens de oppositieprocedures waarvan dit merk in Duitsland het voorwerp was, die pas in 2004 zijn beëindigd, de verplichting om het gebruik van het merk te bewijzen tot verschillende jaren na de inschrijvingsaanvraag kan uitstellen.

25      Het BHIM en interveniënte merken in wezen op dat er gelet op de bewoordingen van artikel 26, lid 5, van het Markengesetz geen twee verschillende data kunnen zijn vanaf welke het tijdvak van vijf jaar inschrijving begint te lopen, naargelang de door het oudere merk aangeduide waren of diensten al dan niet het voorwerp van de nationale oppositieprocedure zijn. Het beginpunt van het tijdvak van vijf jaar inschrijving is de datum waarop de nationale oppositieprocedures daartegen zijn beëindigd, te weten in casu 13 januari 2004, ongeacht welke door het oudere merk aangeduide waren en diensten het voorwerp van de nationale oppositieprocedures zijn, zodat interveniënte het normaal gebruik van het oudere merk niet hoeft aan te tonen.

 Beoordeling door het Gerecht

26      Artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat „[o]p verzoek van de aanvrager [...] de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs [levert] dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvrage om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was”.

27      Blijkens die bepaling dient de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het gebruik van dit merk slechts te bewijzen indien het oudere gemeenschapsmerk op het tijdstip van de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag sinds ten minste vijf jaar is ingeschreven.

28      Luidens artikel 43, lid 3, van verordening nr. 40/94 „[is] [l]id 2 [...] van toepassing op de in artikel 8, lid 2, [sub] a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt”.

29      Om te bepalen of interveniënte het bewijs van het normaal gebruik van het oudere nationale merk FOCUS, waarvan zij houdster is, moest leveren, moet dus worden nagegaan of de kamer van beroep ten onrechte 13 januari 2004 heeft gekozen als beginpunt van het tijdvak van vijf jaar inschrijving, dat bepalend is voor deze verplichting.

30      Weliswaar volgt uit de gecombineerde lezing van de leden 2 en 3 van artikel 43 van verordening nr. 40/94 dat de inschrijving van een ouder nationaal merk het beginpunt van het tijdvak van vijf jaar inschrijving vormt, maar op basis van verordening nr. 40/94 kan niet worden bepaald op welke datum de oudere nationale merken in elk van de lidstaten als ingeschreven worden beschouwd.

31      Bovendien is het nationale merkenrecht weliswaar geharmoniseerd door richtlijn 89/104, maar uit het arrest van het Hof van 14 juni 2007, Häupl (C‑246/05, Jurispr. blz. I‑4673, punten 26‑31), volgt dat die richtlijn het procedurele aspect van de inschrijving van merken niet harmoniseert, zodat het staat aan de lidstaat waarvoor de inschrijvingsaanvraag is ingediend, op basis van zijn eigen procedurevoorschriften te bepalen op welk tijdstip de inschrijvingsprocedure eindigt [zie in die zin arrest Gerecht van 26 november 2008, Rajani/BHIM – Artoz-Papier (ATOZ), T‑100/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 36].

32      Aangezien verordening nr. 40/94 en richtlijn 89/104 daarover niets bepalen, dient bijgevolg beroep op het nationale recht van de betrokken lidstaat te worden gedaan om de datum van inschrijving van een ouder nationaal merk te bepalen (zie in die zin arrest ATOZ, reeds aangehaald, punt 35).

33      In casu diende voor de bepaling van het beginpunt van het tijdvak van vijf jaar inschrijving van het oudere nationale merk FOCUS beroep te worden gedaan op de Duitse wetgeving, zoals verzoekster overigens ter terechtzitting heeft erkend, omdat het oudere nationale merk FOCUS in Duitsland was ingeschreven.

34      Vaststaat dat een ingeschreven merk in Duitsland het voorwerp kan zijn van een oppositieprocedure na de inschrijving ervan. In dat geval bepaalt § 26, lid 5, van het Markengesetz dat „wanneer een merk binnen de vijf jaar vanaf de datum van inschrijving ervan moet worden gebruikt, de datum van inschrijving wordt vervangen door de datum van beëindiging van de oppositieprocedure in het geval dat oppositie is ingesteld tegen de inschrijving van een merk”.

35      Aangezien in casu tegen het oudere nationale merk FOCUS verschillende oppositieprocedures zijn ingesteld in Duitsland, moet de datum van inschrijving van dit merk bijgevolg worden vervangen door de datum van beëindiging van de oppositieprocedures, te weten 13 januari 2004, om het beginpunt van het tijdvak van vijf jaar inschrijving te bepalen.

36      Aan die conclusie kan geen afbreuk worden gedaan door het argument van verzoekster dat de datum van 13 januari 2004 slechts in aanmerking dient te worden genomen voor de door het oudere merk FOCUS aangeduide waren en diensten tegen welke oppositieprocedures waren ingeleid in Duitsland.

37      Om te beginnen moet namelijk worden vastgesteld, zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissing te kennen heeft gegeven, dat § 26, lid 5 van het Markengesetz geen onderscheid maakt naargelang de nationale oppositieprocedure al dan niet op bepaalde door het oudere nationale merk aangeduide waren of diensten betrekking heeft. Verzoekster kan zich dus niet op de bewoordingen van die bepaling beroepen om te betogen dat een onderscheid moet worden gemaakt naargelang de waren en diensten al dan niet het voorwerp van de nationale oppositieprocedure zijn geweest.

38      Vervolgens volgt uit de in de bestreden beslissing aangehaalde en in de memorie van antwoord van het BHIM vermelde beslissingen van de Duitse rechters, waarin de bepalingen van § 26, lid 5, van het Markengesetz worden uitgelegd, dat het feit dat de nationale oppositieprocedure op bepaalde door het oudere merk aangeduide waren of diensten betrekking heeft, irrelevant is voor de bepaling van het beginpunt van het tijdvak van vijf jaar inschrijving, dat volgens die rechtspraak in alle gevallen de datum van beëindiging van de nationale oppositieprocedures tegen het oudere merk is [arrest van het Oberlandesgericht München van 18 april 2002 (MICRO FOCUS) en arrest van het Bundespatentgericht van 10 juli 2003 (AMS)]. Volgens de Duitse rechters vormt het in Duitsland ingeschreven oudere merk samen met de waren en diensten waarop het betrekking heeft een „totaal handelsconcept”. Bijgevolg kan van de houder ervan niet worden verlangd dat hij het bewijs van het normaal gebruik van het merk uitsluitend voor bepaalde door het oudere merk aangeduide waren en diensten levert (zie in die zin reeds aangehaald arrest van het Oberlandesgericht München van 18 april 2002). Voorts moet worden opgemerkt dat verzoekster weliswaar de uitlegging van het Duitse recht zoals deze in de twee voormelde beslissingen van de Duitse rechters is uiteengezet, bestrijdt, maar geen Duitse rechterlijke beslissingen inroept waarin een andere uitlegging wordt verdedigd.

39      Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat het tijdvak van vijf jaar inschrijving van het oudere nationale merk FOCUS pas op 13 januari 2004 was begonnen, zodat interveniënte het normaal gebruik van dit merk niet hoefde te bewijzen.

40      In die omstandigheden is irrelevant het argument van verzoekster dat zelfs indien de in het kader van de nationale procedure ingestelde oppositie een geldige reden van niet-gebruik was, deze reden slechts zou opgaan voor de waren en diensten die daadwerkelijk het voorwerp van de oppositie zijn geweest.

41      Het argument van verzoekster dat interveniënte zich aan kunstgrepen schuldig heeft gemaakt om het normaal gebruik van haar merk niet te hoeven bewijzen, berust op beweringen die niet door bewijsmateriaal worden ondersteund.

42      Uit het voorgaande volgt dat het middel inzake schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 ongegrond is.

 Tweede middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

43      Overeenkomstig artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

44      Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens diezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten percipieert en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [arresten Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Jurispr. blz. II‑2821, punten 30‑33, en 13 september 2010, Procter & Gamble/BHIM – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE), T‑366/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 49].

45      In casu moeten het oudere nationale merk FOCUS en het aangevraagde gemeenschapsmerk ACNO FOCUS worden vergeleken. Terwijl de oppositie was gebaseerd op het oudere nationale merk FOCUS en op het aangevraagde gemeenschapsmerk FOCUS, heeft de kamer van beroep zich in de bestreden beslissing immers uitsluitend gebaseerd op het oudere nationale merk FOCUS, wat partijen niet betwisten. Om te bepalen of er gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens bestaat, moet het onderzoek derhalve beperkt blijven tot de vergelijking van het oudere nationale merk FOCUS met het aangevraagde merk ACNO FOCUS.

 Relevant publiek

46      Aangezien het oudere merk FOCUS een in Duitsland ingeschreven nationaal merk is, dient, zoals de kamer van beroep heeft vastgesteld, bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening te worden gehouden met het standpunt van het Duitse publiek.

47      Verzoekster betoogt dat de bestreden beslissing niets vermeldt over het aandachtsniveau van het relevante publiek. De consumenten van cosmetische en make-upproducten, die bijna uitsluitend vrouwen zijn, hebben een hoog aandachtsniveau bij die waren en zijn gewoon om de verschillen tussen de diverse merken op te merken.

48      Volgens vaste rechtspraak dient in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening te worden gehouden met de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie. Ook dient ermee rekening te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [zie arrest Gerecht van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Jurispr. blz. II‑449, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

49      Rekening houdend met de aard van de betrokken waren, te weten cosmetische en make-upproducten, bestaat het relevante publiek uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument [zie in die zin arresten Gerecht van 8 juli 2009, Procter & Gamble/BHIM – Laboratorios Alcala Farma (oli), T‑240/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 27, en 11 november 2009, REWE-Zentral/BHIM – Aldi Einkauf (Clina), T‑150/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 33], zodat de aandacht van het relevante publiek niet groter is dan die welke dit publiek aan de dag zou leggen bij gangbare consumptiegoederen.

50      Het argument van verzoekster moet bijgevolg worden afgewezen.

 Vergelijking van de aan de orde zijnde waren en tekens

51      De twee conflicterende tekens betreffen cosmetische en make-upproducten. De aan de orde zijnde waren zijn dus dezelfde, zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissing te kennen heeft gegeven zonder dat partijen dit tegenspreken.

52      Met betrekking tot de vergelijking van de tekens is het vaste rechtspraak dat twee merken overeenstemmen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat een of meer relevant aspecten betreft [arresten Gerecht van 26 januari 2006, Volkswagen/BHIM – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 46, en 8 september 2010, Quinta do Portal/BHIM – Vallegre (PORTO ALEGRE), T‑369/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 21].

53      De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. De perceptie van de merken die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (zie arrest Hof van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C‑334/05 P, Jurispr. blz. I‑4529, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

54      In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het aangevraagde merk een „gemiddelde en zelfs grote mate van overeenstemming” vertoont met het oudere merk, dat zij op exact dezelfde wijze weergeeft met toevoeging van het element „acno”. Zij heeft opgemerkt dat het element „acno”, dat fonetisch zeer sterk aansluit bij het Duitse woord „akne”, zinspeelt op een kenmerk van de waren, te weten de behandeling van acne-problemen, zodat het geen onderscheidend vermogen kan hebben. Derhalve is het woord „focus”, dat op geen enkel kenmerk van cosmetische producten zinspeelt, het dominerende bestanddeel van het teken ACNO FOCUS. De kamer van beroep heeft daaraan toegevoegd dat de regel dat de consument meer let op het begin van een teken, niet mechanisch toepassing vindt, aangezien de consument slechts geringe aandacht besteedt aan het begindeel van een merk indien dit de betrokken waren enkel beschrijft. De kamer van beroep heeft geconcludeerd dat de Duitse koper van cosmetische producten zich gemakkelijk kan voorstellen dat het teken ACNO FOCUS de benaming is waaronder opposante, die houdster van het oudere merk is, een nieuwe productlijn voor de behandeling van acne in de handel is beginnen te brengen.

55      Verzoekster betoogt dat het aangevraagde merk en het oudere merk niet vergelijkbaar zijn en dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geconcludeerd dat er gevaar voor verwarring van deze merken bestaat.

56      Vastgesteld moet worden dat het oudere merk bestaat uit één woordelement, „focus”, terwijl het aangevraagde merk bestaat uit twee woordelementen, „acno” en „focus”. De twee conflicterende tekens hebben dus een gemeenschappelijk element „focus” en het element „acno” is het bestanddeel dat deze tekens van elkaar onderscheidt.

57      Partijen zijn het oneens over de vraag welk belang moet worden gehecht aan de elementen „acno” en „focus” van het aangevraagde merk. Volgens verzoekster trekt het element „acno”, dat het eerst is geplaatst, de aandacht. Bovendien beschrijft het de betrokken waren niet, aangezien cosmetische en make-upproducten niet alleen producten voor de behandeling van acne omvatten. Volgens het BHIM en interveniënte is „focus” het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, waarbij het element „acno” een van de kenmerken van de betrokken waren beschrijft, te weten de behandeling van acne.

58      Het element „acno” van het aangevraagde merk kan voor het relevante publiek naar het Duitse woord „akne” verwijzen en dus worden geassocieerd met producten voor de behandeling van acne. Verzoekster sluit dat verband niet volledig uit. Zij merkt namelijk enkel op dat cosmetische en make-upproducten niet alleen producten voor de behandeling van acne omvatten, zodat zou kunnen worden aangenomen dat het element „acno” beschrijvend is voor ten minste een deel van de in de merkaanvraag bedoelde waren. Volgens vaste rechtspraak belet de omstandigheid dat een teken slechts beschrijvend is voor een deel van de waren of diensten behorend tot een als zodanig in de inschrijvingsaanvraag vermelde categorie, niet dat de inschrijving van dit teken wordt geweigerd. Indien in een dergelijk geval het betreffende teken als gemeenschapsmerk was ingeschreven voor de betrokken categorie, zou immers niets de houder ervan beletten om dit teken ook te gebruiken voor de waren of diensten van deze categorie waarvoor het beschrijvend is [zie in die zin arresten Gerecht van 20 maart 2002, DaimlerChrysler/BHIM (TELE AID), T‑355/00, Jurispr. blz. II‑1939, punt 40, en 9 juli 2008, Reber/BHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Jurispr. blz. II‑1927, punt 92].

59      Bovendien kan het element „acno” de aandacht niet dermate van het element „focus” afleiden dat de wijze waarop het publiek dat merk zal opvatten, voldoende wijzigt. Aangezien het element „acno” ten minste een deel van de waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft beschrijft, dient namelijk rekening te worden gehouden met het feit dat de consument waarschijnlijk minder belang aan dit element zal hechten omdat het de commerciële herkomst van de betrokken waren niet kan aanduiden. Gezien de waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft wordt bijgevolg, in zijn geheel beschouwd, de indruk die het aangevraagde merk oproept gedomineerd door het element „focus”, zodat het element „acno” minder voorkomt in het beeld van dit merk dat het relevante publiek zich herinnert.

60      Uit het voorgaande volgt dat het element „acno” voor het aangevraagde merk niet belangrijker is dan het element „focus”. Integendeel, het element „focus” is het dominerende bestanddeel, zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht te kennen heeft gegeven.

61      Het argument van verzoekster dat het begin van een teken van belang is in de totaalindruk die dit teken oproept [arresten Gerecht van 16 maart 2005, L’Oréal/BHIM – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Jurispr. blz. II‑949, punten 64 en 65, en 16 december 2008, Focus Magazin Verlag/BHIM – Editorial Planeta (FOCUS Radio), T‑357/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 36], kan niet in alle gevallen opgaan en hoe dan ook niet afdoen aan het beginsel dat bij het onderzoek of de merken overeenstemmen, rekening moet worden gehouden met de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, aangezien de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let [arrest Gerecht van 16 mei 2007, Trek Bicycle/BHIM – Audi (ALLTREK), T‑158/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 70, en arrest PORTO ALEGRE, reeds aangehaald, punt 29].

62      Tegen de achtergrond van die beoordeling moet worden onderzocht in hoeverre de twee conflicterende tekens met elkaar overeenstemmen.

63      Op visueel vlak hebben de conflicterende tekens een verschillende lengte en bestaan zij uit een verschillend aantal woorden, zodat zij niet identiek zijn. Toch bestaat er op dat vlak een zekere overeenstemming tussen de conflicterende tekens, aangezien het aangevraagde merk en het oudere merk het element „focus” gemeen hebben.

64      Op fonetisch vlak zijn de aan de orde zijnde tekens evenmin identiek, aangezien het element „acno” van het aangevraagde teken ertoe bijdraagt dat de twee conflicterende tekens fonetisch van elkaar worden onderscheiden. Het oudere merk, dat bijzonder kort is (twee lettergrepen), en het aangevraagde merk (vier lettergrepen) worden namelijk anders uitgesproken. Aangezien het woord „focus” in de twee merken op dezelfde wijze wordt uitgesproken, bestaat er echter een zekere fonetische overeenstemming tussen de twee tekens in hun geheel beschouwd [zie in die zin arrest Gerecht van 11 december 2008, Tomorrow Focus/BHIM – Information Builders (Tomorrow Focus), T‑90/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 34].

65      Op begripsmatig vlak sluiten de twee merken vrij dicht bij elkaar aan, aangezien zij door het gebruik van het woord „focus” allebei verwijzen naar de gedachte van „intellectuele concentratie” of „focusseren” [zie in die zin arrest Tomorrow Focus, reeds aangehaald, punt 35, en arrest Gerecht van 16 mei 2007, Merant/BHIM – Focus Magazin verlag (FOCUS), T‑491/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 57]. Verondersteld moet worden dat het Duitse publiek dankzij dat gemeenschappelijk element een begripsmatig verband tussen de twee merken zal leggen. Hoewel de betekenis van het aangevraagde merk duidelijker is omdat het element „acno” naar het woord „akne” kan verwijzen, staat dit merk namelijk begripsmatig niet ver af van het oudere merk, zodat het aangevraagde merk door het relevante publiek zou kunnen worden opgevat als een variant van FOCUS.

66      Tot slot kan aan die conclusie over de overeenstemming van de conflicterende tekens geen afbreuk worden gedaan door het door verzoekster ingeroepen arrest van het Gerecht van 22 juni 2005, Plus/BHIM – Bälz en Hiller (Turkish Power) (T‑34/04, Jurispr. blz. II‑2401). In dat arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat, over het geheel genomen, de betekenis van het teken Turkish Power afweek van de boodschap die door het woordelement „power” van het oudere nationale merk alleen werd overgebracht, met name op grond dat het beeldelement van het aangevraagde merk een aparte connotatie toevoegde aan het begrip kracht dat door het woordelement „power” van het oudere nationale merk werd uitgedragen. Het heeft ook op aanzienlijke visuele en fonetische verschillen tussen het aangevraagde beeldmerk en het oudere woordmerk gewezen. Zoals hierboven is aangegeven, zijn in casu het aangevraagde merk en het oudere merk niet alleen zuivere woordmerken, maar vertonen zij bovendien een zekere visuele en fonetische overeenstemming.

67      Bijgevolg moet de conclusie van de kamer van beroep dat de conflicterende tekens overeenstemmen, worden bevestigd.

 Verwarringsgevaar

68      De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang van de in aanmerking te nemen factoren, met name van de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd [arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C‑39/97, Jurispr. blz. I‑5507, punt 17, en arrest Gerecht van 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.), T‑81/03, T‑82/03 en T‑103/03, Jurispr. blz. II‑5409, punt 74].

69      Hierboven is vastgesteld dat er een zekere overeenstemming op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak bestond tussen de conflicterende tekens. Bovendien zijn de aan de orde zijnde waren dezelfde.

70      De kamer van beroep heeft dan ook terecht geconcludeerd dat er gevaar voor verwarring van de twee conflicterende tekens bestaat, inzonderheid doordat het relevante publiek slechts een onvolmaakt beeld van de betrokken merken bijblijft [zie in die zin arrest Gerecht van 28 oktober 2010, Farmeco/BHIM – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 36], zodat het gemeenschappelijke element ervan, het woord „focus”, zorgt voor een zekere overeenstemming tussen deze merken, en door de onderlinge samenhang van de verschillende in aanmerking te nemen factoren.

71      Bijgevolg dient het beroep te worden verworpen, zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de tweede vordering van verzoekster, tot afwijzing van de oppositie die interveniënte tegen de inschrijving van het aangevraagde merk heeft ingesteld.

 Kosten

72      Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Achtste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1)      Het beroep wordt verworpen.

2)      Lancôme parfums et beauté & Cie wordt verwezen in de kosten.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 april 2011.

ondertekeningen

---

* Procestaal: Engels.