—

combit Software GmbH, atstovaujamos J. Vogtmeier, Rechtsanwältin,

—

Commit Business Solutions Ltd, atstovaujamos C. Thomas, Rechtsanwalt,

—

Lenkijos vyriausybės, atstovaujamos B. Majczyna,

—

Europos Komisijos, atstovaujamos J. Samnadda ir T. Scharf,

1

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1) išaiškinimu.

2

Šis prašymas pateiktas nagrinėjant combit Software GmbH ir Commit Business Solutions Ltd ginčą dėl procedūros, per kurią siekiama uždrausti pastarajai bendrovei naudoti žodinį žymenį.

3

Reglamentą Nr. 207/2009 iš dalies pakeitė 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentui (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (OL L 341, 2015, p. 21), įsigaliojęs 2016 m. kovo 23 d. Tačiau, atsižvelgiant į pagrindinės bylos faktinių aplinkybių datą, šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą bus nagrinėjamas vadovaujantis iki šio pakeitimo galiojusia Reglamento Nr. 207/2009 (toliau – Reglamentas Nr. 207/2009) redakcija.

4

Pagal Reglamento Nr. 207/2009 3 konstatuojamąją dalį:

„[Europos Sąjungos] tikslams pasiekti būtina numatyti <...> tokią prekių ženklams skirtą tvarką, kuri, taikant vieną procedūrų sistemą, leistų įmonėms gauti vienodą apsaugą suteikiantį [Europos Sąjungos] prekių ženklą, galiojantį visoje [Sąjungos] teritorijoje. Išskyrus šiame reglamente numatytus atvejus, [Europos Sąjungos] prekių ženklui turėtų būti taikomas jo vieningumo principas.“

5

Šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta:

„Bendrijos prekių ženklas turi vieningą statusą. Jis turi vienodą galią visoje Bendrijoje: jis negali būti registruojamas, perleidžiamas, nuo jo atsisakoma, jis negali būti savininko teises anuliuojančio ar paskelbiančio negaliojančiu sprendimo dalyku, jo naudojimas negali būti uždraustas kitaip nei visos Bendrijos mastu. Šis principas yra taikomas, jeigu šiame reglamente nenumatyta kitaip.“

6

Pagal šio reglamento 8 straipsnio 1 dalį:

„Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:

<...>

7

Šio reglamento 9 straipsnio 1 dalies redakcijoje, galiojusioje tuo metu, kai klostėsi pagrindinės bylos faktinės aplinkybės, numatyta:

„[Europos Sąjungos] prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:

<...>

<...>“

8

Reglamento Nr. 207/2009 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Valstybės narės šiame reglamente jiems numatytoms funkcijoms vykdyti paskiria kaip galima mažiau jų teritorijoje esančių pirmosios ir antrosios instancijų nacionalinių bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų (toliau – Bendrijos prekių ženklų teismai).“

9

Pagal šio reglamento 96 straipsnį:

„Išskirtinai Europos Sąjungos prekių ženklų teismams teismingos:

<...>“

10

Šio reglamento 97 straipsnyje nurodyta:

„1.   <...> 96 straipsnyje nurodytos bylos ir pretenzijos keliamos tos valstybės narės, kurioje gyvena atsakovas, teismuose arba, jeigu jis negyvena nė vienoje valstybėje narėje, tos valstybės, kurioje jis yra įsisteigęs, teismuose.

2.   Jeigu atsakovas negyvena ir nėra įsisteigęs jokioje valstybėje narėje, tokios bylos keliamos valstybės narės, kurioje gyvena ieškovas, teismuose arba, jeigu jis negyvena nė vienoje valstybėje narėje, tos valstybės, kurioje jis įsisteigęs, teismuose.

<...>“

11

Reglamento Nr. 207/2009 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Bendrijos prekių ženklų teismams, kurių teismingumas grindžiamas 97 straipsnio 1–4 dalių reikalavimais, yra teismingos:

<...>“

12

Šio reglamento 102 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Jeigu Europos Sąjungos prekių ženklų teismas nustato, kad atsakovas pažeidė arba galėjo pažeisti teises į Europos Sąjungos prekių ženklą, jis, išskyrus atvejus, kai dėl ypatingų priežasčių galima nuspręsti kitaip, priima nutarimą uždrausti atsakovui toliau atlikti teises į Europos Sąjungos prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus. Jis taip pat imasi savo nacionalinių įstatymų nustatytų priemonių, kurios užtikrina šio draudimo laikymąsi.“

13

Pagal Vokietijos teisę įsteigtai bendrovei combit Software GmbH priklauso žodiniai Vokietijos ir Europos Sąjungos prekių ženklai „combit“, kuriais žymimos informatikos srities prekės ir paslaugos. Ši bendrovė, be kita ko, užsiima programinės įrangos kūrimu ir pardavimu.

14

Pagal Izraelio teisę įsteigta bendrovė Commit Business Solutions keliose šalyse per savo interneto svetainę www.commitcrm.com parduoda programinę įrangą, žymimą žodiniu žymeniu „Commit“. Pagrindinės bylos faktinių aplinkybių susiklostymo laikotarpiu pardavimo pasiūlymus šioje svetainėje buvo galima atsidaryti vokiečių kalba, o nupirkta programinė įranga galėjo būti pristatyta į Vokietiją.

15

combit Software, kaip combit prekių ženklo savininkė, pagal Reglamento Nr. 207/2009 97 straipsnio 2 dalį pareiškė ieškinį Commit Business Solutions Landgericht Düsseldorf (Diuseldorfo apygardos teismas, Vokietija). Pagrindinis jos reikalavimas, grindžiamas jai priklausančiu Europos Sąjungos prekių ženklu, buvo, kad Commit Business Solutions būtų nurodyta nutraukti Sąjungoje naudoti žodinį žymenį jos parduodamai programinei įrangai. Subsidiarus jos reikalavimas, grindžiamas jai priklausančiu Vokietijos prekių ženklu, buvo, kad tai bendrovei būtų nurodyta nutraukti Vokietijoje naudoti šį žodinį žymenį.

16

Landgericht Düsseldorf (Diuseldorfo apygardos teismas) atmetė pagrindinį combit Software reikalavimą, tačiau tenkino subsidiarųjį.

17

combit Software manė, kad Landgericht Düsseldorf (Diuseldorfo apygardos teismas) turėjo nurodyti Commit Business Solutions nutraukti visoje Sąjungoje naudoti žodinį žymenį „Commit“, ir padavė apeliacinį skundą Oberlandesgericht Düsseldorf (Diuseldorfo apeliacinis apygardos teismas).

18

Pastarasis teismas mano, kad vidutinis vokiškai kalbantis vartotojas Commit Business Solutions naudojamą žodinį žymenį „Commit“ gali supainioti su prekių ženklu combit.

19

Tačiau nėra pavojaus, kad juos supainios vidutinis angliškai kalbantis vartotojas. Jis gali lengvai suprasti koncepcinį skirtumą tarp angliško veiksmažodžio to commit ir žodžio „combit“, nes pastarąjį sudaro raidės „com“, paimtos iš computer, ir raidės „bit“, paimtos iš binary digit. Fonetinį „Commit“ ir „combit“ panašumą tokio angliškai kalbančio vartotojo atveju neutralizuoja koncepcinis skirtumas.

20

Šis teismas nusprendė, kad galimybė supainioti egzistuoja vokiškai kalbančiose valstybėse narėse ir neegzistuoja angliškai kalbančiose valstybėse narėse.

21

Jis kelia klausimą, kaip tokioje situacijoje reikia taikyti Reglamento Nr. 207/2009 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą Europos Sąjungos prekių ženklo vieningo statuso principą, pavyzdžiui, tada, kai vertinama galimybė supainioti, ir šio reglamento 102 straipsnio 1 dalyje numatytą nutarimą uždrausti žymens naudojimą.

22

Šiomis aplinkybėmis Oberlandesgericht Düsseldorf (Diuseldorfo apeliacinis apygardos teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„Kokių pasekmių vertinant galimybę supainioti žodinį [Europos Sąjungos] prekių ženklą turi tai, kad vienų valstybių narių vidutinio vartotojo požiūriu fonetinį [Europos Sąjungos] prekių ženklo panašumą su jį tariamai pažeidžiančiu žymeniu reikšmės skirtumas neutralizuoja, tačiau kitų valstybių narių vidutinio vartotojo požiūriu jo neneutralizuoja:

23

Savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės teiraujasi, ar Reglamento Nr. 207/2009 1 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 1 dalies b punktas ir 102 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip, kad kai Europos Sąjungos prekių ženklų teismas konstatuoja, jog naudojamą žymenį galima supainioti su Europos Sąjungos prekių ženklu Sąjungos teritorijos dalyje, tačiau tokios galimybės nėra kitoje jos teritorijos dalyje, toks teismas turi nuspręsti, kad tai yra to prekių ženklo teikiamos išimtinės teisės pažeidimas, ir nurodyti nutraukti tokio žymens naudojimą visoje Sąjungos teritorijoje.

24

Iš karto reikia pažymėti, kad tokioje byloje, kaip pagrindinė, kurioje teismas, į kurį kreiptasi, priima sprendimą dėl ieškinio, pareikšto pagal Reglamento Nr. 207/2009 97 straipsnio 1–4 dalis, jis veikia kaip Europos Sąjungos prekių ženklų teismas, pagal šio reglamento 98 straipsnio 1 dalį kompetentingas nagrinėti prekių ženklo pažeidimus, padarytus ar galinčius būti padarytus bet kurios valstybės narės teritorijoje.

25

Kai, kaip šiuo atveju, Europos Sąjungos prekių ženklų teismas, įgyvendindamas šią kompetenciją, konstatuoja, kad naudojant prekių ženklą Sąjungos dalyje kyla galimybė jį supainioti su Europos Sąjungos prekių ženklu, o kitoje Sąjungos dalyje dėl tokio naudojimo tokios galimybės nėra, jis negali daryti išvados, kad nebuvo pažeista to prekių ženklo suteikiama išimtinė teisė. Priešingai, jis turi konstatuoti, kad yra kenkiama to prekių ženklo kilmės nurodymo funkcijai, todėl tai pažeidžia jo suteikiamą išimtinę teisę.

26

Tokiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas byloje dėl Europos Sąjungos prekių ženklo savininko teisės pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktą pareikšti protestą dėl panašaus Europos Sąjungos prekių ženklo, dėl kurio kiltų galimybė supainioti, registracijos yra nusprendęs, kad toks protestas turi būti tenkinamas, jei galimybė supainioti yra nustatyta Sąjungos dalyje, kuri gali būti, pavyzdžiui, valstybės narės teritorija (šiuo klausimu žr. 2008 m. rugsėjo 18 d. Sprendimo Armacell / VRDT, C‑514/06 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2008:511, 56 ir 57 punktus ir 2010 m. rugsėjo 16 d. Nutarties Dominio de la Vega / VRDT, C‑459/09 P, nepaskelbta Rink., EU:C:2010:533, 30 ir 31 punktus).

27

Analogiškos pozicijos reikia laikytis ir bylose dėl Europos Sąjungos prekių ženklo savininko teisės uždrausti naudoti žymenį, kuris gali būti painiojamas su įregistruotu prekių ženklu. Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punktas gina Europos Sąjungos prekių ženklo savininką nuo bet kokio žymens naudojimo, kuris kenkia ar gali pakenkti jo prekių ženklo kilmės nuorodos funkcijai (šiuo klausimu dėl 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 24) 5 straipsnio 1 dalies b punkto, kurio tekstas atitinka Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies b punkto tekstą, žr. 2016 m. kovo 3 d. Sprendimo Daimler, C‑179/15, EU:C:2016:134, 27 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką). Todėl prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti tokio žymens naudojimą, net jeigu jis kenkia šiai funkcijai tik Sąjungos dalyje.

28

Remiantis tuo darytina išvada, kad galimybė supainioti vokiškai kalbančioje Sąjungos dalyje, kurią šioje byloje nurodė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, turi būti pagrindas Europos Sąjungos prekių ženklų teismui, į kurį kreiptasi, nuspręsti, jog yra pažeidžiama prekių ženklo suteikiama išimtinė teisė.

29

Pagal Reglamento Nr. 207/2009 102 straipsnio 1 dalį taip nusprendęs teismas turi priimti nutartį, kuri uždraustų tęsti teises į prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus. Nors tiesa, kad pagal šią nuostatą, esant „ypatingoms priežastims“, toks sprendimas gali būti ir nepriimamas, kaip yra nusprendęs Teisingumo Teismas, ši nukrypti leidžianti nuostata turi būti aiškinama siaurai ir ji taikoma tik tam tikroms ypatingoms situacijoms, kurių buvimas pagrindinėje byloje nebuvo konstatuotas (šiuo klausimu žr. 2006 m. gruodžio 14 d. Sprendimo Nokia, C‑316/05, EU:C:2006:789, 30 punktą ir 2016 m. birželio 22 d. Sprendimo Nikolajeva, C‑280/15, 33 punktą).

30

Siekiant užtikrinti vienodą Europos Sąjungos prekių ženklo apsaugą, kuria jis naudojasi visoje Sąjungos teritorijoje, draudimas tęsti teises į prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus iš principo turi apimti visą jos teritoriją (dėl 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146), panaikinto ir pakeisto 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009, žr. 2011 m. balandžio 12 d. Sprendimo DHL Express France, C‑235/09, EU:C:2011:238, 39–44 punktus).

31

Vis dėlto, kaip matyti iš 2011 m. balandžio 12 d. Sprendimo DHL Express France (C‑235/09, EU:C:2011:238) 48 punkto, tais atvejais, kai, kaip pagrindinėje byloje, Europos Sąjungos prekių ženklų teismas konstatuoja, kad, pavyzdžiui, dėl kalbinių priežasčių naudojant panašų žymenį, kuriuo žymimos prekės yra tapačios prekėms, kurioms įregistruotas nagrinėjamas prekių ženklas, nekyla jokios galimybės jų supainioti ir jo naudojimas nekenkia arba negali pakenkti to prekių ženklo kilmės nuorodos funkcijai, jis turi apriboti jo nustatomo draudimo teritorinę taikymo sritį.

32

Kai Europos Sąjungos prekių ženklų teismas, remdamasis įrodymais, kuriuos jam iš principo turi pateikti atsakovas, nusprendžia, kad nėra galimybės supainioti prekių ženklo Sąjungos dalyje, teisėta prekyba naudojant tą žymenį toje Sąjungos dalyje neturėtų būti draudžiama. Kaip savo išvados 25–27 punktuose pažymėjo generalinis advokatas, toks draudimas viršytų Europos Sąjungos prekių ženklo suteikiamos išimtinės teisės ribas, nes ši teisė prekių ženklo savininkui leidžia ginti savo specifinius interesus, t. y. užtikrinti, kad toks prekių ženklas galėtų atlikti savo funkcijas (šiuo klausimu žr. 2011 m. balandžio 12 d. Sprendimo DHL Express France, C‑235/09, EU:C:2011:238, 46 ir 47 punktus).

33

Remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, išvada, kad dalyje Sąjungos neegzistuoja galimybė supainioti, turi būti grindžiama tik visų toje byloje reikšmingų veiksnių analize. Vertinimas turi apimti vizualų, fonetinį ar konceptualų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimą, visų pirma atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (2015 m. birželio 25 d. Sprendimo Loutfi Management Propriété intellectuelle, C‑147/14, EU:C:2015:420, 23 punktas ir jame nurodyta teismo praktika).

34

Svarbu, kad atitinkamas Europos Sąjungos prekių ženklų teismas Sąjungos dalį, dėl kurios jis nusprendžia, kad joje nekenkiama ar negalima pakenkti prekių ženklo funkcijoms, apibrėžtų tiksliai, kad iš pagal Reglamento Nr. 207/2009 102 straipsnį priimtos nutarties būtų aiškiai matyti, kokiai Sąjungos teritorijos daliai netaikomas draudimas naudoti tą žymenį. Kai, kaip šiuo atveju, toks teismas ketina draudimo naudoti žymenį netaikyti tam tikroms Sąjungos lingvistinėms zonoms, kurios, pavyzdžiui, apibūdinamos kaip „angliškai kalbančios“, jis turi išsamiai nurodyti, kokias zonas apima šie žodžiai.

35

Aiškinimas, jog draudimas naudoti žymenį, kuris gali būti painiojamas su Europos Sąjungos prekių ženklu, taikomas visai Sąjungos teritorijai, išskyrus tą jos teritorijos dalį, dėl kurios nuspręsta, kad joje tokios galimybės nėra, nekenkia Reglamento Nr. 207/2009 1 straipsnio 2 dalyje nurodytam Europos Sąjungos prekių ženklo vieningam statusui, jei išsaugoma prekių ženklo savininko teisė uždrausti bet kokį naudojimą, kenkiantį jo funkcijoms.

36

Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, į pateiktą klausimą reikia atsakyti, kad Reglamento Nr. 207/2009 1 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 1 dalies b punktas ir 102 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip, kad kai Europos Sąjungos prekių ženklų teismas konstatuoja, jog naudojamą žymenį galima supainioti su Europos Sąjungos prekių ženklu Sąjungos teritorijos dalyje, tačiau tokios galimybės nėra kitoje jos teritorijos dalyje, toks teismas turi nuspręsti, kad tai yra to prekių ženklo teikiamos išimtinės teisės pažeidimas, ir nurodyti nutraukti tokio žymens naudojimą visoje Sąjungos teritorijoje, išskyrus tą jos teritorijos dalį, dėl kurios nuspręsta, kad joje tokios galimybės nėra.

37

Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendžia:

2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 1 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 1 dalies b punktas ir 102 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip, kad kai Europos Sąjungos prekių ženklų teismas konstatuoja, jog naudojamą žymenį galima supainioti su Europos Sąjungos prekių ženklu Sąjungos teritorijos dalyje, tačiau tokios galimybės nėra kitoje jos teritorijos dalyje, toks teismas turi nuspręsti, kad tai yra to prekių ženklo teikiamos išimtinės teisės pažeidimas, ir nurodyti nutraukti tokio žymens naudojimą visoje Sąjungos teritorijoje, išskyrus tą jos teritorijos dalį, dėl kurios nuspręsta, kad joje tokios galimybės nėra.