Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

24 aprile 2024 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Joyful by nature – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore JOY – Impedimento alla registrazione relativo – Pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 – Prova della notorietà – Indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore»

Nella causa T‑157/23,

Kneipp GmbH, con sede in Würzburg (Germania), rappresentata da M. Pejman, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da E. Markakis, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO

Jean Patou, con sede in Parigi (Francia),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A. Kornezov, presidente, K. Kecsmár (relatore) e S. Kingston, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

vista la mancata presentazione, ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, di una domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza 

[omissis]

 Conclusioni delle parti

11      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il suo ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione del 28 febbraio 2022;

–        condannare l’EUIPO alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e nel corso del procedimento di opposizione.

12      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese in caso di convocazione a un’udienza.

 In diritto

[omissis]

 Sull’esistenza della notorietà del marchio anteriore e sull’onere della prova di tale notorietà

[omissis]

22      Occorre poi precisare che la notorietà di un marchio anteriore deve essere accertata alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio richiesto [sentenza del 5 ottobre 2020, Laboratorios Ern/EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler (apiheal), T‑51/19, non pubblicata, EU:T:2020:468, punto 112]. I documenti posteriori a tale data non possono essere privati del valore probatorio se consentono di trarre conclusioni sul modo in cui la situazione si presentava alla medesima data. Non si può escludere a priori che un documento redatto un certo tempo prima o dopo rispetto a tale data possa contenere indicazioni utili, tenuto conto del fatto che la notorietà di un marchio si acquisisce, generalmente, in maniera graduale. Il valore probatorio di un siffatto documento può variare a seconda che il periodo di cui trattasi sia più o meno prossimo alla data di deposito [v. sentenza del 16 ottobre 2018, VF International/EUIPO – Virmani (ANOKHI), T‑548/17, non pubblicata, EU:T:2018:686, punto 104 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, per analogia, ordinanza del 27 gennaio 2004, La Mer Technology, C‑259/02, EU:C:2004:50, punto 31].

[omissis]

33      Tali documenti, nonché i premi e i riconoscimenti prestigiosi ottenuti dal profumo Joy, consentono di stabilire che il marchio anteriore è ampiamente conosciuto dal grande pubblico, per i prodotti che esso designa, in una parte sostanziale del territorio dell’Unione, sebbene tali riconoscimenti risalgano a diversi anni prima e le vendite fossero in calo tra il 2013 e il 2018. A quest’ultimo proposito, occorre constatare che, in ogni caso, il marchio anteriore ha goduto in passato di un elevato grado di notorietà, la quale, anche supponendo che sia potuta diminuire nel corso degli anni, esisteva tuttavia ancora alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio richiesto, nel 2019, sicché una certa notorietà «residua» permaneva ancora a tale data [v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2014, Simca Europe/UAMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T‑327/12, EU:T:2014:240, punti 46, 49 e 52].

[omissis]

37      In secondo luogo, la ricorrente adduce anche il fatto che la commissione di ricorso avrebbe presunto l’esistenza della notorietà del marchio anteriore e avrebbe erroneamente precisato che spettava alla ricorrente provare la drastica perdita di notorietà del marchio anteriore tra il 2018 e la data di deposito del marchio richiesto, il 29 novembre 2019.

38      Come ricordato nella giurisprudenza citata al precedente punto 22, non si può escludere a priori che un documento redatto un certo tempo prima o dopo rispetto alla data di deposito della domanda del marchio in questione possa contenere indicazioni utili, tenuto conto del fatto che la notorietà di un marchio si acquisisce, generalmente, in maniera graduale. Lo stesso ragionamento si applica in relazione alla perdita di tale notorietà, notorietà che si perde parimenti, generalmente, in maniera graduale. Il valore probatorio di un siffatto documento può variare a seconda che il periodo di cui trattasi sia più o meno prossimo alla data di deposito.

39      Pertanto, elementi di prova anteriori alla data di deposito della domanda del marchio contestato non possono essere privati del valore probatorio per il solo motivo che essi rechino una data anteriore di cinque anni rispetto alla richiesta di deposito della domanda del marchio contestato (sentenza del 5 ottobre 2020, apiheal, T‑51/19, non pubblicata, EU:T:2020:468, punto 112).

40      Dalla giurisprudenza risulta altresì che, per quanto riguarda l’onere della prova della notorietà, esso grava sul titolare del marchio anteriore [v. sentenza del 5 ottobre 2022, Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy), T‑711/20, non pubblicata, EU:T:2022:604, punto 83 e giurisprudenza ivi citata].

41      Nel caso di specie, al punto 34 della decisione impugnata, la commissione di ricorso, dopo aver ricordato che la domanda di registrazione era stata depositata il 29 novembre 2019, ha evidenziato che la maggior parte degli elementi di prova prodotti riguardava il periodo compreso tra il 2013 e il 2017 e che alcuni di essi risalivano al 1990, al 2000 o al 2006, che tuttavia gli elementi di prova contenevano in realtà indicazioni sui continui sforzi della controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO per mantenere la propria quota di mercato nel 2018, prima di aggiungere che «la perdita di notorietà raramente si verifica in una sola volta, trattandosi piuttosto di un processo continuo su un lungo periodo, in quanto la notorietà si costruisce generalmente nell’arco di diversi anni e non può essere semplicemente attivata e disattivata» e che, «[p]er di più, incomberebbe alla richiedente provare una così drastica perdita di notorietà in un breve lasso di tempo».

42      Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, tale valutazione non costituisce un’inversione dell’onere della prova ed è conforme alla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 38 a 40. Infatti, in assenza di elementi di prova concreti che dimostrino che la notorietà, gradualmente acquisita dal marchio anteriore nel corso di numerosi anni, sia improvvisamente sparita durante l’ultimo anno esaminato, la commissione di ricorso era legittimata a concludere che il marchio anteriore godeva ancora di notorietà alla data pertinente del 29 novembre 2019 (v., per analogia, sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 79).

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 aprile 2024.

Firme

*      Lingua processuale: l’inglese.