1.

La presente impugnazione riguarda la portata del riesame che il Tribunale deve effettuare sulle decisioni delle commissioni di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), adottate nei procedimenti relativi agli impedimenti relativi alla registrazione dei marchi UE. La specifica questione sollevata riguarda in che misura il Tribunale può considerare argomenti che le parti non abbiano presentato dinanzi all’EUIPO.

2.

Per affrontare tale questione sarà necessario chiarire il significato dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea ( 2 ) e dell’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale.

3.

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 ( 3 ) così dispone:

«Impedimenti relativi alla registrazione

1.   In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

(…)

4.

L’articolo 76 del regolamento n. 207/2009 ( 4 ), nella versione applicabile al caso di specie, così recita:

«Esame d’ufficio dei fatti

1.   Nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

2.   L’Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo».

5.

Dal canto suo, l’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale recita:

«Oggetto della controversia dinanzi al Tribunale

Le memorie depositate dalle parti nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso».

6.

I fatti, quali risultano dalla sentenza impugnata ( 5 ), possono essere sintetizzati come segue.

7.

Il 27 gennaio 2015 la Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz (in prosieguo: la «Primart») ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea ai sensi del regolamento n. 207/2009. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:

8.

I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 30 dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api; caffè, tè, cacao e loro succedanei; ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti; sale, spezie, aromi e condimenti; prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; crackers».

9.

Il 29 aprile 2015 la Bolton Cile España, S.A. ha presentato opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti di cui al paragrafo precedente. L’opposizione si basava in particolare sul marchio spagnolo PRIMA, registrato il 22 settembre 1973 con il numero 2578815 e rinnovato il 9 aprile 2013, che designa prodotti della classe 30 corrispondenti alla seguente descrizione: «Salse e condimenti; caffè; tè; cacao; zucchero; riso; tapioca; sago, succedanei del caffè; farine e preparati a base di cereali; pane; biscotti; torte; pasta per dolci e confetteria; gelati; miele; sciroppo di melassa; lievito, lievito in polvere, sale; senape; pepe; aceto; ghiaccio». L’impedimento addotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

10.

Il 2 settembre 2016 la divisione di opposizione respingeva integralmente l’opposizione. Tuttavia, a seguito di un ricorso presentato dalla Bolton Cile España, con decisione del 22 giugno 2017 ( 6 ) la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato la decisione della divisione di opposizione, ha accolto l’opposizione, ha respinto la domanda di marchio e ha condannato la Primart alle spese sostenute nel corso dei procedimenti di opposizione e di ricorso.

11.

La commissione di ricorso ha ritenuto, per quanto riguarda il marchio spagnolo anteriore, che l’ambito territoriale pertinente per l’analisi del rischio di confusione fosse la Spagna e che il pubblico di riferimento fosse il grande pubblico in tale Stato membro. Dalla comparazione dei segni, la commissione di ricorso ha concluso per l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico di riferimento. In tale contesto, ha osservato che la parola «prima» per il consumatore spagnolo di riferimento significa «cugina» oppure «pagamento premio». Per contro, il marchio richiesto non aveva alcun significato. La commissione di ricorso ha inoltre dichiarato che il livello di carattere distintivo intrinseco del marchio nazionale anteriore era di grado medio. A suo avviso, il consumatore spagnolo non avrebbe compreso la parola «prima» come una parola che denota l’eccellenza di qualcosa, come avviene in altre lingue dell’Unione europea (quali il tedesco o l’olandese).

12.

Il 24 agosto 2017 la Primart presentava dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento della decisione impugnata. Nel suo ricorso la Primart lamentava una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.

13.

Il 12 settembre 2018 il Tribunale respingeva il ricorso, accogliendo le conclusioni della commissione di ricorso in merito all’esistenza di un rischio di confusione tra i due segni. In tale contesto, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale ha considerato irricevibili gli argomenti della Primart relativi al presunto carattere distintivo debole del marchio anteriore, in quanto non erano stati fatti valere dinanzi alla commissione di ricorso.

14.

Nella sua impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, depositata il 9 novembre 2018, la Primart chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, condannare l’EUIPO e la Bolton Cile España alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale e condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia.

15.

Da parte loro, l’EUIPO e la Bolton Cile España chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione e condannare la Primart alle spese.

16.

La Primart solleva un unico motivo di impugnazione, relativo alla violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. La Primart contesta i punti da 87 a 90 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato irricevibili gli argomenti relativi al carattere distintivo debole del marchio anteriore.

17.

Nella prima parte delle presenti conclusioni esaminerò la censura della Bolton Cile España secondo cui il ricorso d’impugnazione è irricevibile (A). Mi occuperò quindi del merito del ricorso d’impugnazione (B), riassumendo i principali argomenti delle parti (1) e spiegando perché ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (2). La seconda parte delle presenti conclusioni verte sulle conseguenze di detta valutazione. Sono dell’avviso che la sentenza impugnata debba essere annullata e che la causa debba essere rinviata al Tribunale per un nuovo esame (C).

18.

La Bolton Cile España considera il ricorso d’impugnazione irricevibile per due motivi. In primo luogo, essa sostiene che l’impugnazione non conterrebbe una sintesi dei motivi di diritto dedotti, in violazione dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia. In secondo luogo, i principali argomenti della Primart, che riguardano il significato della parola «prima» e il carattere distintivo di un marchio contenente detta parola, solleverebbero questioni di fatto e non di diritto.

19.

Trovo le argomentazioni della Bolton Cile España poco convincenti.

20.

Per quanto riguarda il primo motivo, osservo che il ricorso d’impugnazione, a pagina 3, contiene una sintesi del motivo di diritto dedotto dalla Primart. Tale sintesi illustra, in modo succinto ma chiaro, le ragioni della critica della Primart e indica quali punti della sentenza impugnata si ritiene siano viziati da errore.

21.

Per quanto riguarda il secondo motivo, gli argomenti della Primart riguardano il fatto che il Tribunale avrebbe omesso di considerare se il termine «prima» abbia significati aggiuntivi (oltre a quelli individuati) e una connotazione elogiativa e, nel caso li abbia, se ciò si ripercuota sul carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore. Secondo la Primart, tale omissione comporterebbe la violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Non vi sono dubbi che si tratta di una questione di diritto e, in quanto tale, può essere oggetto di riesame in sede di impugnazione.

22.

La Primart ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore nell’applicazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Afferma che il Tribunale avrebbe dovuto considerare ricevibili i suoi argomenti relativi al presunto carattere distintivo debole del marchio anteriore e che quindi avrebbe dovuto esaminarli nel merito, pur essendo stati sollevati per la prima volta in quella fase del procedimento.

23.

Più specificamente, la Primart sostiene che il significato della parola «prima» – corrispondente a termini come «il primo», «il migliore» o «il più importante» e quindi recante una connotazione elogiativa – costituisce un fatto notorio. A suo avviso, durante la fase amministrativa del procedimento non è necessario presentare fatti notori. A tale riguardo, la Primart fa riferimento alla giurisprudenza secondo cui un richiedente cui l’EUIPO oppone fatti notori deve essere in condizione di contestarne l’esattezza dinanzi al Tribunale ( 7 ).

24.

In tale contesto, la Primart sottolinea che la norma relativa all’esame dei fatti, delle prove e degli argomenti da parte dell’EUIPO nell’ambito del procedimento di opposizione, di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, costituisce un’eccezione alla regola secondo cui esso «procede d’ufficio all’esame dei fatti». Tale norma deve quindi essere interpretata in modo restrittivo.

25.

La Primart ritiene inoltre che, atteso che la commissione di ricorso ha esaminato d’ufficio il significato della parola «prima», a detta società spetta la facoltà di contestarne le conclusioni su tale punto dinanzi al Tribunale.

26.

L’EUIPO concorda ampiamente con la Primart su questo punto. A suo avviso, il Tribunale ha effettivamente commesso un errore nell’applicazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

27.

L’EUIPO riconosce che un’interpretazione rigorosamente testuale dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 potrebbe fornire sostegno all’interpretazione data dal Tribunale. Tuttavia, una siffatta interpretazione è stata già scartata dal Tribunale – correttamente secondo l’EUIPO ( 8 ). Da tale giurisprudenza consegue che, al fine di garantire la corretta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il carattere distintivo intrinseco di un marchio anteriore è uno degli elementi che il Tribunale deve esaminare, eventualmente d’ufficio. L’EUIPO sostiene che la questione del carattere distintivo di un marchio anteriore costituisce una questione di diritto che può essere invocata per la prima volta dinanzi al Tribunale.

28.

Per contro, la Bolton Cile España afferma, in sostanza, che il ricorso d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato, dal momento che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto. La finalità del procedimento dinanzi al Tribunale non consiste nell’effettuare una nuova valutazione delle circostanze di fatto alla luce di documenti presentati per la prima volta dinanzi ad esso. Il procedimento giurisdizionale è finalizzato esclusivamente al riesame delle decisioni dell’EUIPO per quanto riguarda il quadro di fatto e di diritto della controversia, come proposto dalle parti dinanzi alla commissione di ricorso.

29.

La Bolton Cile España sottolinea che gli argomenti della Primart relativi al presunto carattere distintivo debole del marchio anteriore non sono stati addotti dinanzi alla commissione di ricorso. Consentire per la prima volta la discussione di tali argomenti dinanzi al Tribunale comporterebbe una violazione dell’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto avrebbe l’effetto di modificare l’oggetto del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

30.

La portata del riesame del Tribunale sulle decisioni adottate dall’EUIPO è definita dall’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale. Ai sensi di tale disposizione, intitolata «Oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale», «[l]e memorie depositate dalle parti nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso» ( 9 ).

31.

Le questioni che possono essere correttamente sottoposte al Tribunale devono quindi fare riferimento alle questioni già sottoposte alla commissione di ricorso. A tale riguardo, l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 stabilisce che l’EUIPO «procede d’ufficio all’esame dei fatti». Tuttavia, «in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti».

32.

Pertanto, sebbene la presente impugnazione riguardi un presunto errore procedurale del Tribunale, è necessario in primo luogo determinare il significato dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

33.

È fuor di dubbio che la Primart non ha sostenuto dinanzi all’EUIPO che il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore era debole perché la parola «prima» ha un significato elogiativo. Né, a maggior ragione, essa ha presentato fatti o prove al riguardo.

34.

Di conseguenza, una lettura testuale dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, considerato isolatamente, potrebbe indurre a concludere che il Tribunale non abbia commesso alcun errore nei punti da 87 a 90 della sentenza impugnata. Ciò è vero in particolare se l’articolo 76, paragrafo 1 viene letto nella versione inglese del regolamento, atteso che l’inglese è la lingua processuale della presente causa.

35.

Tuttavia, a mio avviso, questa conclusione sarebbe sbagliata.

36.

Se si analizza la formulazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 nelle diverse versioni linguistiche del regolamento e, soprattutto, se tale disposizione viene letta alla luce del suo obiettivo e del sistema complessivo di cui fa parte, risulta evidente che la sua portata non è così ampia come potrebbe apparire a prima vista.

37.

Vi sono differenze significative tra le varie versioni linguistiche dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Mentre la versione inglese specifica che, nei procedimenti di opposizione, l’EUIPO può prendere in considerazione solo «facts, evidence and arguments» (fatti, prove e argomenti) addotti dalle parti e le «relief sought» (richieste) da esse presentate, in altre versioni linguistiche la norma sembra essere meno rigorosa.

38.

Ciò che emerge in modo indiscutibile da tutte le versioni linguistiche del regolamento è che nei procedimenti di opposizione, come in altri tipi di procedimenti, la commissione di ricorso deve attenersi alle richieste presentate dalle parti. In altre parole, la commissione di ricorso non può procedere ultra petita nel decidere una controversia.

39.

Tuttavia, per quanto riguarda i dettagli dell’interazione delle parti con la commissione di ricorso, i loro argomenti di fatto e di diritto e la deduzione delle prove, il testo dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 è tutt’altro che coerente.

40.

Ad esempio, in alcune versioni linguistiche, tale disposizione limita la portata del riesame della commissione di ricorso ai «motivi» e non agli «argomenti» ( 10 ). Si tratta di una differenza piuttosto significativa, dal momento che, ovviamente, è possibile addurre argomentazioni diverse a sostegno di un unico motivo. Inoltre, mentre alcune versioni, come quella inglese, menzionano espressamente questioni sia di diritto che di fatto ( 11 ), o usano termini che si può ritenere comprendano entrambi i concetti ( 12 ), in altre versioni la norma si limita ad affermazioni di fatto (e non menziona «motivi» o «argomenti») ( 13 ) o, viceversa, si limita a «motivi» o «argomenti» (senza fare esplicito riferimento a «fatti» o «prove») ( 14 ).

41.

La versione inglese dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sembra quindi essere tra le più restrittive per quanto riguarda la portata del riesame della commissione di ricorso ( 15 ). Diverse altre versioni linguistiche sono molto più aperte al riguardo. Nel complesso, vi è una netta carenza di precisione terminologica circa il perimetro entro il quale dovrebbe essere circoscritto il riesame.

42.

Secondo una giurisprudenza consolidata, in caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di una disposizione, quest’ultima deve essere interpretata in funzione impianto sistematico e della finalità della normativa di cui essa fa parte ( 16 ).

43.

La chiave dell’interpretazione sistematica dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 risiede nella distinzione tra gli impedimenti assoluti alla registrazione (di cui all’articolo 7 del regolamento n. 207/2009) e gli impedimenti relativi alla registrazione (di cui all’articolo 8 di detto regolamento). I primi riguardano essenzialmente la tutela degli interessi di ordine pubblico e l’intrinseca registrabilità di un marchio ( 17 ), mentre i secondi riguardano la tutela degli interessi commerciali privati nelle controversie tra privati ( 18 ).

44.

L’EUIPO può (e dovrebbe) esaminare, eventualmente d’ufficio, le questioni relative agli impedimenti assoluti alla registrazione. La tutela e l’attuazione degli interessi alla base degli impedimenti assoluti non può, in linea di principio, dipendere dall’azione di privati, i cui interessi in un caso specifico possono anche non coincidere con l’interesse pubblico.

45.

Per contro, quando le questioni relative alla registrabilità di un marchio derivano semplicemente dall’esistenza di diritti anteriori, è ragionevole che la valutazione dell’EUIPO si limiti agli argomenti di diritto e di fatto addotti dalle parti interessate e alle richieste da esse rivolte all’EUIPO. In altre parole, in questi casi, si pone un problema di registrabilità solo se e nella misura in cui il titolare di diritti anteriori si oppone alla registrazione.

46.

Alla luce di ciò, mi sembra sensato interpretare l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 nel senso che, in linea di massima, esso chiarisce che in quest’ultima situazione spetta alle parti presentare le proprie argomentazioni dinanzi all’EUIPO. Esse sono tenute ad esporre tutte le questioni di diritto e di fatto che ritengono rilevanti ai fini della controversia e, se del caso, a fornire prove a sostegno.

47.

Tuttavia, ciò solleva ovviamente la questione del livello di dettaglio e specificità richiesto per gli argomenti di diritto e di fatto presentati delle parti dinanzi all’EUIPO.

48.

A mio avviso, l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non può essere interpretato nel senso che esso obbliga la commissione di ricorso ad astenersi dall’esaminare questioni di diritto o di fatto che, pur non essendo state specificamente sollevate da una delle parti, sono indissolubilmente collegate a questioni sollevate dalle parti.

49.

Ad esempio, quando le viene sottoposta una determinata questione, non ci si può aspettare che la commissione di ricorso sorvoli sulle disposizioni del regolamento n. 207/2009 che, sebbene non menzionate dalle parti, sono applicabili alla situazione. Analogamente, il ragionamento giuridico che la commissione di ricorso dovrebbe seguire per pronunciarsi su una determinata questione sollevata dalle parti potrebbe richiedere che essa proceda attraverso più passaggi. Il fatto che le parti possano non aver discusso uno o più passaggi non significa che la commissione di ricorso non possa esaminarli.

50.

Questa lettura della disposizione è confermata dalla giurisprudenza, secondo la quale le questioni di diritto sottoposte alla commissione di ricorso comprendono anche le questioni di diritto che devono necessariamente essere esaminate al fine di valutare i fatti e le prove addotte dalle parti e al fine di accogliere o rigettare gli argomenti, anche ove le parti non si siano pronunciate su tali questioni e anche ove l’EUIPO abbia omesso di pronunciarsi su tale aspetto ( 19 ).

51.

Questo è vero, a mio avviso, a una condizione: che la commissione di ricorso sia in grado di pronunciarsi su tali questioni di diritto o di fatto. In altre parole, la commissione di ricorso deve disporre di tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi su tali questioni. Per questo motivo, la commissione di ricorso, indipendentemente da quanto sostenuto delle parti, può decidere sulla base di fatti di dominio pubblico, a condizione che alla parte interessata sia data la facoltà di dimostrare un errore nella valutazione della notorietà dei fatti ( 20 ). Per converso, non ci si può attendere che l’EUIPO sollevi e si pronunci d’ufficio su questioni relativamente alle quali l’onere di allegazione e prova incombe alle parti.

52.

I principi di cui sopra sono pertinenti e importanti al fine di delimitare la portata del controllo operato dal Tribunale, ai sensi dell’articolo 188 del regolamento di procedura dello stesso, sugli argomenti di diritto o di fatto che le parti hanno fatto valere per la prima volta nel corso del procedimento giurisdizionale.

53.

Secondo una giurisprudenza costante, il controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso che il Tribunale è tenuto a svolgere deve essere effettuato «alla luce del contesto di fatto e di diritto della controversia delineato dinanzi alla commissione di ricorso» ( 21 ).

54.

Tuttavia, ciò non significa che il Tribunale sia vincolato da un’errata valutazione dei fatti ad opera di tale commissione, laddove tale valutazione faccia parte delle conclusioni la cui legittimità è contestata dinanzi ad esso ( 22 ). Più in generale, i giudici dell’Unione europea hanno ritenuto che, pur dovendo pronunciarsi solo sulle conclusioni delle parti, il cui ruolo è quello di definire il quadro della controversia, essi non possono limitarsi agli argomenti addotti dalle parti a sostegno delle proprie conclusioni, a pena di essere costretti a fondare le proprie decisioni su considerazioni giuridiche erronee ( 23 ).

55.

La ratio sottesa a tale giurisprudenza è che i giudici dell’Unione europea, nel riesaminare le conclusioni dell’EUIPO, non possono essere obbligati a «indossare i paraocchi». Al fine di verificare se l’EUIPO abbia interpretato e applicato correttamente le disposizioni pertinenti del regolamento n. 207/2009, i giudici dell’Unione europea potrebbero dover trattare talune questioni di diritto o di fatto che, indipendentemente dalle osservazioni delle parti, non possono essere trascurate. Un approccio diverso potrebbe di fatto indurre i giudici ad avallare un’interpretazione o un’applicazione manifestamente errata di dette disposizioni.

56.

In tale scenario, i giudici dell’Unione europea hanno chiarito che vi sono diverse questioni che, pur non essendo state oggetto delle osservazioni delle parti nell’ambito di una procedura di opposizione, dovrebbero comunque essere considerate dall’EUIPO e che, di conseguenza, possono essere sollevate dinanzi al Tribunale, ancorché per la prima volta.

57.

In primo luogo, presunte violazioni di forme sostanziali da parte dell’EUIPO fanno parte dell’ambito giuridico della causa, indipendentemente dal fatto che tali questioni siano state o meno sollevate e discusse dalle parti dinanzi alla commissione di ricorso ( 24 ).

58.

In secondo luogo, e cosa ancora più importante per il caso di specie, gli articoli 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e 188 del regolamento di procedura del Tribunale non possono essere interpretati nel senso che essi precludono alle parti di mettere in discussione la valutazione dell’EUIPO relativamente a elementi di diritto o di fatto che tale ufficio era tenuto a esaminare (eventualmente d’ufficio) e su cui era in grado di deliberare.

59.

Ciò si può verificare, tra l’altro, in relazione a questioni riguardanti il carattere distintivo di un marchio anteriore, rispetto al quale si sostiene che il marchio oggetto della richiesta dia adito a un rischio di confusione.

60.

Va ricordato che, secondo una giurisprudenza consolidata, il rischio di confusione tra due segni deve essere oggetto di una valutazione globale, che prenda in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie ( 25 ). È importante sottolineare che tali fattori includono il carattere distintivo del marchio anteriore che – come ha affermato la Corte – «determina l’estensione della (…) tutela» del marchio anteriore: il rischio di confusione è tanto più elevato quanto il carattere distintivo di detto marchio risulta importante ( 26 ). Dopo tutto, il carattere distintivo del marchio anteriore è un fattore che «va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione» ( 27 ).

61.

Ciò considerato, quando una parte invoca un rischio di confusione tra un marchio anteriore e un segno di cui si chiede la registrazione, l’EUIPO non può determinare l’esistenza di tale rischio senza esaminare il carattere distintivo del marchio anteriore. Tuttavia, il fatto che questioni relative al carattere distintivo del marchio anteriore siano state debitamente sollevate dinanzi alla commissione di ricorso non significa che qualsiasi argomento al riguardo sia ammissibile dinanzi al Tribunale.

62.

Va ricordato che la giurisprudenza di cui al precedente paragrafo 54 si basa sul concetto che vi sono taluni elementi di fatto o di diritto la cui valutazione è un passaggio ineludibile nella valutazione che l’EUIPO è tenuto ad effettuare. Benché le parti possano ovviamente presentare osservazioni in merito a tali elementi ( 28 ), l’EUIPO può, in linea di principio, procedere d’ufficio alla loro valutazione. L’omessa considerazione di uno di questi fattori, o una valutazione dello stesso secondo criteri errati, è un errore di diritto che può essere sollevato per la prima volta dinanzi al Tribunale.

63.

D’altro canto, vi sono elementi dell’analisi che, in assenza di argomenti o di elementi di prova forniti dalle parti, l’EUIPO non sarebbe in grado di valutare. Spetta alle parti presentare osservazioni in merito a tali elementi. Non si può contestare all’EUIPO la circostanza di non aver tenuto conto di questioni di fatto o di diritto che le parti non hanno portato alla sua attenzione. L’omessa presentazione all’EUIPO di tali questioni entro i termini rende pertanto le stesse questioni irricevibili dinanzi al Tribunale.

64.

La distinzione tra questi due diversi tipi di questioni è evidente nella causa Hooligan ( 29 ), i cui fatti sono simili a quelli del caso di specie. In detta causa, la divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione presentata dal titolare di due marchi anteriori (OLLY GAN), in quanto aveva concluso che esisteva un rischio di confusione con il marchio richiesto (HOOLIGAN). Tuttavia, a seguito del ricorso presentato dai richiedenti la registrazione, la commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di opposizione e ha respinto l’opposizione. Il titolare dei marchi anteriori, che non aveva partecipato al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, ha impugnato la decisione di quest’ultima dinanzi al Tribunale. In quella sede esso ha fatto valere l’accentuato carattere distintivo dei suoi marchi, tanto intrinseco quanto a causa della loro notorietà. Dal canto suo, l’allora Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ha chiesto al Tribunale di respingere tali motivi in quanto irricevibili, poiché non erano stati presentati dinanzi alla commissione di ricorso.

65.

Il Tribunale ha accolto solo in parte l’opposizione dell’UAMI.

66.

Il Tribunale ha osservato che «il richiamo all’accentuato carattere distintivo costituisce un motivo al contempo di fatto e di diritto». Alla luce della suddetta osservazione, esso ha effettuato una distinzione a seconda che l’UAMI fosse in grado o meno di statuire sulle domande delle parti alla luce dei documenti da esse presentati. Su tale base, esso ha ritenuto che argomenti riguardanti il carattere distintivo risultante dalla sua notorietà fossero «a priori puramente congettural[i]» e che quindi spettasse alle parti fornire informazioni e documenti sufficienti per consentire all’UAMI di statuire su di essi. In mancanza di argomenti ed elementi di prova ad opera delle parti, non si poteva rimproverare all’UAMI di non aver considerato tale aspetto. Pertanto, il motivo della ricorrente relativo alla notorietà dei suoi marchi precedenti e gli atti relativi sono stati dichiarati irricevibili ( 30 ).

67.

Per contro, il Tribunale ha stabilito che il carattere distintivo intrinseco di un marchio precedente era un elemento che l’UAMI era tenuto ad esaminare, eventualmente d’ufficio, a seguito di una domanda di opposizione. Ha sottolineato che, a differenza della notorietà, la valutazione del carattere distintivo intrinseco non implica alcun elemento di fatto che le parti debbano presentare. Infatti, l’UAMI è in grado, da solo, di rilevare e valutare il carattere distintivo intrinseco di un marchio anteriore. Per tale motivo, il Tribunale ha stabilito che il carattere distintivo intrinseco dei marchi precedenti all’atto dell’analisi del rischio di confusione faceva parte degli elementi di diritto necessari per garantire una corretta applicazione del regolamento sui marchi allora in vigore, tenuto conto della domanda e dei motivi presentati dalla ricorrente dinanzi all’UAMI. Di conseguenza, l’argomento della ricorrente relativo a tale questione è stato esaminato nel merito ( 31 ).

68.

Tali principi sono stati successivamente confermati in altre sentenze del Tribunale, per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo intrinseco dei segni in questione ( 32 ), o di altri elementi che costituiscono passaggi inevitabili nell’analisi richiesta all’EUIPO, e quindi non possono essere lasciati alla disponibilità delle parti e devono essere esaminati d’ufficio, se del caso ( 33 ).

69.

Anche se, effettivamente, la distinzione tra questi due tipi di argomenti, per i motivi sopra illustrati, non è sempre facile da operare, nel caso di specie non vedo alcuna ragione valida per discostarsi dalla giurisprudenza consolidata del Tribunale. Di conseguenza, ai punti da 87 a 90 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare irricevibili gli argomenti della Primart relativi al presunto carattere distintivo intrinseco debole del marchio anteriore.

70.

Tale constatazione non comporta una violazione dell’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale ( 34 ), come sostenuto dalla Bolton Cile España. Gli argomenti addotti dalla Primart in merito al carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore riguardavano una questione che era stata affrontata dalla commissione di ricorso e poteva quindi essere legittimamente sottoposta al Tribunale. Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che il carattere distintivo del marchio anteriore fosse di grado medio, tenendo conto del significato della parola «prima» e di come tale parola sarebbe stata compresa dal pubblico di riferimento (punti 22 e 27 della decisione impugnata) ( 35 ).

71.

Come sostiene giustamente la Primart, atteso che la commissione di ricorso ha esaminato d’ufficio tali aspetti, essa deve avere il diritto di impugnare le relative conclusioni dinanzi al Tribunale. È appena il caso di ricordare che, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, in particolare se letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, un ricorrente deve, in linea di principio, poter contestare dinanzi ai giudici dell’Unione europea ogni questione di fatto e di diritto su cui un organo dell’Unione europea fonda le proprie decisioni. Ciò vale a fortiori nel caso in cui, a livello di appello amministrativo di secondo grado dinanzi a un organo dell’Unione europea, tale organo di secondo grado è autorizzato a introdurre, d’ufficio e per la prima volta, elementi cruciali che non figuravano in precedenza nella decisione amministrativa di primo grado e sui quali il ricorrente o le parti non hanno avuto la possibilità di essere sentiti.

72.

Vi è un’ultima considerazione pertinente, anche se in qualche modo sussidiaria, di politica giudiziaria. L’applicazione rigorosa di questo principio mi sembra a maggior ragione importante ora che lo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») è stato modificato per introdurre un meccanismo di filtro delle impugnazioni contro le decisioni del Tribunale, che a loro volta riesaminano le decisioni delle commissioni di ricorso indipendenti di alcuni uffici e agenzie dell’Unione europea (tra cui, in particolare, l’EUIPO) ( 36 ). Ai sensi dell’articolo 58 bis dello statuto, di recente introduzione, l’esame di una siffatta impugnazione è subordinato all’ammissione preventiva della Corte di giustizia perché solleva «una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione».

73.

Sarà pertanto di fondamentale importanza che il Tribunale mantenga la coerenza orizzontale della sua giurisprudenza. Naturalmente, il Tribunale può discostarsi da una sua precedente linea giurisprudenziale. Tuttavia, un siffatto scostamento deve essere intenzionale e adeguatamente spiegato e motivato, possibilmente in composizione ampliata di tale tribunale, al fine di garantirne la visibilità e la legittimità.

74.

In conclusione, il motivo d’impugnazione della Primart, basato sulla violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, è fondato.

75.

La Primart ritiene che il Tribunale, non avendo esaminato i suoi argomenti sul carattere distintivo del marchio anteriore, abbia valutato erroneamente tale aspetto e, di conseguenza, l’esistenza di un rischio di confusione tra i due segni. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata. Secondo la Primart, la stessa sorte dovrebbe toccare alla decisione impugnata.

76.

Dal canto suo, l’EUIPO ritiene che, nonostante l’errore di diritto in cui il Tribunale è incorso, la sentenza impugnata debba essere confermata. In primo luogo, esso sostiene che gli elementi di prova dedotti dalla Primart dinanzi al Tribunale a sostegno delle sue argomentazioni relative al significato della parola «prima» sono irrilevanti o irricevibili, non corroborando così quanto sostenuto circa il carattere distintivo debole del marchio anteriore. In secondo luogo, l’EUIPO sostiene che dalla decisione impugnata risulta che il significato asseritamente elogiativo del termine «prima» in spagnolo per quanto riguarda i prodotti in questione non sia un fatto notorio e, pertanto, non sia soggetto a riesame in appello. In terzo luogo, l’EUIPO sostiene che, anche ove si ammetta che il marchio anteriore abbia solo un carattere distintivo debole, ciò non pregiudicherebbe la conclusione raggiunta nella sentenza impugnata. Infatti, il rischio di confusione può sussistere anche quando i marchi anteriori hanno un carattere distintivo debole.

77.

Gli argomenti addotti dall’EUIPO a sostegno del mantenimento della sentenza impugnata, a prescindere dall’errore di diritto individuato supra, non sono convincenti.

78.

Come indicato al precedente paragrafo 60, la Corte ha costantemente sottolineato che il carattere distintivo del marchio anteriore è un elemento che deve essere preso in considerazione nella valutazione globale necessaria per determinare l’esistenza di un rischio di confusione tra due segni. Anche se forse questo elemento non è sempre probante, esso ha certamente un peso significativo. Stando così le cose, l’impossibilità per la ricorrente di contestare dinanzi al Tribunale taluni aspetti di come l’EUIPO ha valutato tale elemento non è affatto irrilevante ai fini della valutazione, come l’EUIPO sembra presupporre.

79.

È vero, come sostiene l’EUIPO, che le conclusioni della commissione di ricorso su questo punto potrebbero alla fine essere confermate, anche se le argomentazioni della Primart fossero ritenute fondate. Infatti, può sorgere un rischio di confusione anche per quanto riguarda i marchi con un carattere distintivo debole ( 37 ).

80.

Tuttavia, tale questione è ininfluente per il presente procedimento. La semplice possibilità che tali conclusioni siano ancora valide non è sufficiente per respingere il ricorso. La sentenza impugnata potrebbe essere accolta, nonostante l’errore di diritto sopra individuato, soltanto se tale errore si dimostrasse del tutto irrilevante per l’esito della causa. In altre parole, le conclusioni della commissione di ricorso in merito all’esistenza di un rischio di confusione dovrebbero rimanere inalterate, a prescindere dall’eventuale correttezza dell’argomentazione della Primart.

81.

Orbene, tale circostanza non ricorre nel caso di specie. In questa fase, semplicemente non è dato sapere se le argomentazioni della Primart siano fondate. Inoltre, cosa ancora più importante, non si sa se, nel caso fossero fondate, la conclusione cui è giunta la commissione di ricorso in merito al rischio di confusione sarebbe ancora valida.

82.

È certamente importante il principio di economia processuale, che esige che una decisione non venga inutilmente annullata su un punto piuttosto marginale nel caso in cui una nuova valutazione avrebbe lo stesso esito. Tuttavia, l’obbligo di effettuare una valutazione globale del rischio di confusione impedisce di applicare tale principio al caso di specie. La valutazione è una sorta di miscela di diversi ingredienti (quali il carattere distintivo del marchio anteriore, il grado di somiglianza tra i segni in questione sulla base di un confronto visivo, fonetico e concettuale, la somiglianza tra i prodotti e i servizi designati, e così via) ( 38 ). A seconda delle circostanze specifiche di ciascun caso, una modifica di uno di questi ingredienti può alterare o meno il sapore finale della miscela.

83.

Va inoltre sottolineato che la valutazione globale non è una semplice operazione di «spunta delle caselle». I vari elementi rilevanti ai fini della valutazione devono essere considerati nel loro insieme e, se necessario, ponderati l’uno rispetto all’altro. La valutazione globale non può consistere nell’esame di ciascuno dei vari fattori presi isolatamente, ma implica la considerazione dell’interdipendenza tra di essi ( 39 ).

84.

Pertanto, la questione cruciale nel caso di specie è che se il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è debole (come sostiene la Primart), e non di grado medio (come ha rilevato la commissione di ricorso), la conclusione raggiunta sull’esistenza del rischio di confusione potrebbe, potenzialmente, essere diversa.

85.

Come ha recentemente affermato il Tribunale, «è probabile che una sottovalutazione del carattere distintivo del marchio anteriore da parte della commissione di ricorso possa viziare la decisione impugnata con un errore nella valutazione del rischio di confusione» ( 40 ). Naturalmente, è altrettanto vero il contrario: anche una sovrastima del carattere distintivo del marchio anteriore può incidere sulla valutazione del rischio di confusione. Come afferma lo stesso EUIPO nelle sue linee guida, la constatazione che un marchio ha un grado di carattere distintivo basso o molto basso è, in generale, «un argomento contro il rischio di confusione» ( 41 ).

86.

In sintesi, il suggerimento sembra essere che un giudice d’appello, che non dovrebbe procedere a valutazioni fattuali, sarebbe in grado di effettuare una valutazione globale completa ed essenzialmente nuova del rischio di confusione nel corso di un ricorso su un punto separato, senza aver ascoltato alcun argomento sul rischio di confusione delle parti, e in tal modo potrebbe prevedere con precisione l’esito di tale esercizio se condotto correttamente dal giudice di primo grado. Questo suggerimento ricorda una vecchia storia ceca sulla leggendaria abilità di un maestro orologiaio cieco ( 42 ).

87.

Vi sono due considerazioni finali da aggiungere.

88.

In primo luogo, non spetta al Tribunale valutare la ricevibilità, la pertinenza e il valore probatorio degli elementi di prova presentati dalla Primart dinanzi al Tribunale a sostegno dei suoi argomenti. In ogni caso, come indicato al precedente paragrafo 67, la valutazione del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore non è un elemento che richiede alle parti di presentare prove e può quindi essere valutato dall’EUIPO (e, per estensione, dal Tribunale) d’ufficio. Lo stesso EUIPO ha sottolineato tale aspetto spiegando perché, a suo avviso, il Tribunale abbia applicato erroneamente l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Non è quindi immediatamente chiaro perché, nel contesto attuale, tali argomenti dovrebbero essere pertinenti.

89.

In secondo luogo, le conclusioni del Tribunale di cui al punto 91 della sentenza impugnata non rendono inefficace il motivo di impugnazione della Primart.

90.

Al punto 91, il Tribunale rileva che, dinanzi alla divisione di opposizione, la Primart ha sostenuto che il termine «prima» in spagnolo significa (pagamento) «premio» oppure «cugina» e che tali significati sono stati da ultimo accettati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata. Alla luce di ciò, il Tribunale ha stabilito che, in mancanza di significato del marchio anteriore per i prodotti in questione, il suo carattere distintivo intrinseco era di grado medio.

91.

Sebbene non sia del tutto chiaro cosa il Tribunale intendesse con tale passaggio, mi sembra che, a prescindere dal significato, le osservazioni del Tribunale non rettifichino l’errore sopra individuato.

92.

Tale passaggio potrebbe forse essere inteso nel senso che il Tribunale, in subordine, ha esaminato nel merito gli argomenti della Primart e li ha trovati infondati. Ha così confermato quello che considerava come il significato corretto (e, forse, l’unico) della parola «prima»: premio e cugina.

93.

Se così fosse, concordo con l’EUIPO che, in quella parte della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato una valutazione di fatto che, in linea di principio, non può essere riesaminata in appello. Tuttavia, se tale interpretazione è corretta, la sentenza impugnata non è sufficientemente motivata su questo punto: perché il Tribunale ha ritenuto infondate le argomentazioni della Primart? Una motivazione insufficiente, come è noto, costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione ( 43 ).

94.

La circostanza che la Primart abbia riconosciuto dinanzi all’EUIPO alcuni significati di quella parola non può essere considerata una prova inconfutabile del fatto che questi sono i significati corretti e gli unici possibili. In ogni caso, la Primart adduce un argomento diverso. A quanto mi risulta, la Primart non contesta il significato della parola «prima» cui fa riferimento l’EUIPO, e che è stato successivamente avallato dal Tribunale. Ciò che sostiene la Primart è che, considerando i molteplici usi della parola e la sua etimologia (che ha origine dal latino, la lingua da cui lo spagnolo moderno deriva in gran parte), questa parola è intesa dal pubblico di riferimento come avente anche altri significati e, più in generale, come connotazione elogiativa.

95.

Nella sentenza impugnata non viene fornita alcuna motivazione per spiegare perché tali argomenti debbano essere respinti in quanto infondati. A differenza dell’EUIPO, non vedo come tale valutazione degli argomenti della Primart derivi implicitamente dalla sentenza. È appena il caso di sottolineare che le parole possono avere diversi significati. Né si può presumere automaticamente che il pubblico di riferimento comprenda solo la lingua ufficiale dello Stato membro o degli Stati membri in questione ( 44 ). Nella valutazione del modo in cui una parola è compresa dal pubblico di riferimento, può essere rilevante anche l’etimologia di tale parola ( 45 ).

96.

In ogni caso, una volta concluso che la Primart non aveva bisogno di sollevare l’argomento in questione durante il procedimento amministrativo e poteva addurlo per la prima volta dinanzi al Tribunale, cosa la Primart abbia dichiarato o non dichiarato sull’argomento dinanzi all’EUIPO è di scarsa rilevanza.

97.

Per concludere, la circostanza che il Tribunale abbia omesso di esaminare se il termine «prima» possiede o meno significati aggiuntivi (oltre a quelli individuati) e una connotazione elogiativa nonché, in caso affermativo, se ciò si ripercuota sul carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, costituisce un errore che richiede inevitabilmente una nuova valutazione del caso di specie. La sostanza degli argomenti relativi al carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore deve essere esaminata e, se del caso, deve essere effettuata una nuova valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione tra i due segni in questione.

98.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 61 dello statuto, la causa deve essere rinviata al Tribunale. La valutazione degli argomenti della Primart richiede infatti l’esame di nuovi argomenti di diritto e di fatto, e di nuovi elementi di prova. Spetta al Tribunale decidere, alla luce degli argomenti presentati nel merito da entrambe le parti, se tale valutazione possa o meno essere effettuata dal Tribunale, o se la causa debba di fatto essere rinviata alla commissione di ricorso. È solo dopo aver effettuato tale valutazione che il Tribunale può decidere se la decisione impugnata debba o meno restare in vigore. Per questo motivo, la richiesta della Primart di annullare anche la decisione impugnata deve essere respinta nell’ambito della presente impugnazione.

99.

Propongo pertanto alla Corte di pronunciarsi nei seguenti termini: