—

per la Ferring Lægemidler A/S, che agisce per conto della Ferring BV, da T. Ryhl, advokat;

—

per l’Orifarm A/S, da K. Jensen, advokat;

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per la Commissione europea, da H. Støvlbæk, T. Scharf e J. Samnadda, in qualità di agenti,

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Ferring Lægemidler A/S, che agisce per conto della Ferring BV (in prosieguo: la «Ferring»), e l’Orifarm A/S in merito all’opposizione della Ferring alla commercializzazione in Danimarca di un suo medicinale, come riconfezionato dall’Orifarm, nell’ambito di importazioni parallele provenienti dalla Norvegia realizzate da detta società.

3

L’articolo 13 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»), riprende il contenuto dell’articolo 36 TFUE.

4

La direttiva 2008/95 è stata integrata nell’accordo SEE con la decisione n. 146/2009 del Comitato misto SEE, del 4 dicembre 2009, che modifica l’allegato XVII (proprietà intellettuale) dell’accordo SEE (GU 2010, L 62, pag. 43).

5

L’articolo 7 della direttiva 2008/95 così dispone:

«1.   Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l’uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2.   Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio».

6

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’articolo 6 della varemærkeloven (legge sui marchi), che ha trasposto in Danimarca la direttiva 2008/95, è sostanzialmente identico all’articolo 7 di tale direttiva.

7

La Ferring vende un medicinale con il marchio Klyx, di cui è titolare, in Danimarca, in Finlandia, in Svezia e in Norvegia. In tutti questi Stati, il Klyx è venduto in confezioni identiche, ossia in flaconi da 120 ml o da 240 ml, nonché in imballaggi contenenti una o dieci dosi di tale prodotto.

8

Nell’ambito della sua attività d’importazione parallela, l’Orifarm acquista il Klyx in Norvegia in scatole da dieci dosi e vende tale prodotto nel mercato danese, dopo averlo riconfezionato in nuovi imballaggi contenenti una dose, sui quali è riapposto il marchio Klyx (in prosieguo: il «riconfezionamento controverso»).

9

Dinanzi al giudice del rinvio, la Ferring sostiene di poter legittimamente opporsi al riconfezionamento controverso poiché, in primo luogo, esso non è necessario per commercializzare il prodotto oggetto di importazioni parallele e, in secondo luogo, detto riconfezionamento è giustificato esclusivamente dalla ricerca di un vantaggio commerciale da parte dell’importatore.

10

L’Orifarm, dal canto suo, fa valere che il riconfezionamento è necessario per accedere al segmento del mercato danese costituito dal Klyx imballato in scatole contenenti una dose di prodotto.

11

Il giudice del rinvio rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta che il titolare del marchio non può opporsi al riconfezionamento se l’opposizione contribuisce all’isolamento dei mercati. Ciò si verificherebbe qualora l’opposizione impedisca un riconfezionamento necessario per commercializzare il medicinale nello Stato d’importazione. In tali circostanze, il giudice del rinvio si chiede se il riconfezionamento controverso possa essere considerato come «necessario», tenuto conto del fatto che il Klyx è presente in confezioni da una o da dieci dosi in tutti gli Stati parti dell’accordo SEE dove il medicinale è immesso sul mercato, compreso negli Stati considerati nel procedimento principale.

12

In tali circostanze il Sø- og Handelsretten (Tribunale marittimo e commerciale, Danimarca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

13

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/95 debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può opporsi alla continuazione della commercializzazione di un medicinale da parte di un importatore parallelo nel caso in cui quest’ultimo abbia proceduto al riconfezionamento di tale medicinale in un nuovo imballaggio e vi abbia riapposto il marchio.

14

A tale riguardo, si deve ricordare, da un lato, che l’oggetto specifico del marchio è quello di assicurare la garanzia di provenienza del prodotto munito di tale marchio e che un riconfezionamento di detto prodotto operato da un terzo senza l’autorizzazione del titolare può creare rischi reali per questa garanzia di provenienza (v., per analogia, sentenza del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a., C‑348/04, EU:C:2007:249, punto 14 nonché giurisprudenza ivi citata).

15

Dall’altro lato, va rilevato che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/95, l’opposizione del titolare del marchio al riconfezionamento, in quanto deroga alla libera circolazione delle merci, non può essere ammessa ove l’esercizio di tale diritto da parte del titolare costituisca una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati parti dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 13, seconda frase, di tale accordo (v., per analogia, per quanto riguarda l’articolo 36, seconda frase, TFUE, sentenza del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a., C‑348/04, EU:C:2007:249, punto 16 nonché giurisprudenza ivi citata).

16

Costituisce una siffatta restrizione dissimulata ai sensi di tale ultima disposizione l’esercizio, da parte del titolare di un marchio, del suo diritto di opporsi al riconfezionamento se tale esercizio contribuisce a isolare artificiosamente i mercati tra gli Stati parti dell’accordo SEE qualora il riconfezionamento avvenga in modo tale che i legittimi interessi del titolare siano rispettati (v., per analogia, per quanto riguarda l’articolo 36, seconda frase, TFUE, sentenze del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a., C‑348/04, EU:C:2007:249, punto 17, nonché del 28 luglio 2011, Orifarm e a., C‑400/09 e C‑207/10, EU:C:2011:519, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

17

Orbene, contribuisce ad un isolamento artificioso dei mercati tra gli Stati parti dell’accordo SEE l’opposizione del titolare di un marchio al riconfezionamento dei medicinali qualora quest’ultimo sia necessario perché il prodotto importato parallelamente possa essere commercializzato nello Stato d’importazione (v., per analogia, sentenza del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a., C‑348/04, EU:C:2007:249, punto 18 nonché giurisprudenza ivi citata).

18

Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la facoltà del titolare di un diritto di marchio tutelato in uno Stato membro di opporsi alla commercializzazione, con il detto marchio, dei prodotti riconfezionati dev’essere limitata solo se il riconfezionamento effettuato dall’importatore sia necessario per la commercializzazione del prodotto nello Stato membro d’importazione (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 1996, Bristol-Myers Squibb e a., C‑427/93, C‑429/93 e C‑436/93, EU:C:1996:282, punto 56).

19

Da tali considerazioni risulta che la modifica – che qualsiasi riconfezionamento di un medicinale munito di marchio implica –, creando per la sua stessa natura il rischio di un’alterazione dello stato originario del medicinale, può essere vietata dal titolare del marchio, a meno che il riconfezionamento non sia necessario per permettere la commercializzazione dei prodotti importati parallelamente e i legittimi interessi del titolare non siano per il resto salvaguardati (v., per analogia, sentenze del 23 aprile 2002, Boehringer Ingelheim e a., C‑143/00, EU:C:2002:246, punto 34, nonché del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a., C‑348/04, EU:C:2007:249, punto 19).

20

Per quanto riguarda in particolare il requisito di necessità del riconfezionamento, esso deve essere esaminato tenendo conto delle circostanze sussistenti al momento della commercializzazione nello Stato d’importazione che rendono oggettivamente necessario il riconfezionamento perché il medicinale possa essere commercializzato in tale Stato dall’importatore parallelo. L’opposizione del titolare di un marchio al riconfezionamento non è giustificata qualora ostacoli l’accesso effettivo del prodotto importato al mercato d’importazione (v., per analogia, sentenze del 12 ottobre 1999, Upjohn, C‑379/97, EU:C:1999:494, punto 43, nonché del 23 aprile 2002, Boehringer Ingelheim e a., C‑143/00, EU:C:2002:246, punto 46).

21

In particolare, occorre rilevare, innanzitutto, che il titolare di un marchio non può opporsi al riconfezionamento del prodotto qualora l’imballaggio nel formato usato dal titolare nello Stato parte dell’accordo SEE nel quale l’importatore ha acquistato il prodotto non possa essere commercializzato nello Stato d’importazione a causa, in particolare, di una normativa che autorizza solo imballaggi di un determinato formato o di una prassi nazionale in tal senso, di norme in materia di assicurazione contro le malattie che subordinano al formato dell’imballaggio il rimborso delle spese mediche o di consolidate prassi in materia di prescrizioni mediche che si basano, fra l’altro, su norme dimensionali raccomandate da associazioni di categoria e dagli enti di assicurazione contro le malattie (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 1996, Bristol-Myers Squibb e a., C‑427/93, C‑429/93 e C‑436/93, EU:C:1996:282, punto 53).

22

Qualora, in conformità delle norme e delle prassi vigenti nello Stato d’importazione, il titolare usi in tale Stato imballaggi di formati diversi, il fatto che uno di tali formati sia commercializzato anche nello Stato di esportazione parte dell’accordo SEE non è sufficiente perché si possa concludere che il riconfezionamento non è necessario. Infatti, sussisterebbe un isolamento dei mercati se l’importatore potesse commercializzare il prodotto soltanto in una parte limitata del mercato di questo (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 1996, Bristol-Myers Squibb e a., C‑427/93, C‑429/93 e C‑436/93, EU:C:1996:282, punto 54).

23

Infine, spetta all’importatore parallelo dimostrare la sussistenza dei requisiti che impediscono al titolare del marchio di opporsi legittimamente all’ulteriore commercializzazione dei medicinali (v., per analogia, sentenza del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a., C‑348/04, EU:C:2007:249, punto 52).

24

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, in tutti gli Stati parti dell’accordo SEE dove è immesso sul mercato, compreso negli Stati considerati nel procedimento principale, il Klyx è commercializzato dalla Ferring negli stessi imballaggi.

25

Per contro, dalle informazioni a disposizione della Corte non risulta che una delle situazioni descritte al punto 21 della presente sentenza si sia verificata nel caso di specie o che, a motivo di circostanze particolari sussistenti al momento della commercializzazione, l’accesso effettivo del Klyx nel mercato danese sia ostacolato.

26

Spetta al giudice del rinvio verificare se una o più circostanze a cui si riferisce il punto 21 della presente sentenza ricorrano nella controversia principale. Se ciò non accade, il titolare del marchio può opporsi al riconfezionamento controverso, qualora il prodotto oggetto di importazioni parallele possa essere commercializzato in Danimarca nella stessa confezione in cui tale prodotto è commercializzato in Norvegia.

27

Nelle sue osservazioni scritte, l’Orifarm, sostiene che l’isolamento dei mercati è una conseguenza intrinseca dell’opposizione al riconfezionamento, poiché l’importatore potrebbe inserirsi nel settore del mercato danese costituito dalle scatole contenenti una dose singola di Klyx solo importando dalla Norvegia il prodotto nello stesso imballaggio. Così, senza il riconfezionamento controverso, il prodotto importato potrebbe essere commercializzato soltanto in una parte limitata del mercato danese.

28

A tale riguardo, occorre constatare che il fascicolo non contiene alcun elemento che consenta di ritenere che il mercato di Klyx in confezioni da dieci dosi rappresenti soltanto una parte limitata del mercato dello Stato d’importazione, ossia della Danimarca. Spetta, comunque, al giudice del rinvio verificare se un siffatto requisito sia soddisfatto nella controversia principale.

29

In tali circostanze, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può opporsi alla continuazione della commercializzazione di un medicinale da parte di un importatore parallelo nel caso in cui quest’ultimo abbia proceduto al riconfezionamento di tale medicinale in una nuovo imballaggio e vi abbia riapposto il marchio, qualora, da un lato, il medicinale di cui trattasi possa essere commercializzato nello Stato d’importazione parte dell’accordo SEE nella stessa confezione in cui tale prodotto è commercializzato nello Stato di esportazione parte dell’accordo SEE e, dall’altro lato, l’importatore non abbia dimostrato che il prodotto importato può essere commercializzato soltanto in una parte limitata del mercato dello Stato d’importazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

30

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può opporsi alla continuazione della commercializzazione di un medicinale da parte di un importatore parallelo nel caso in cui quest’ultimo abbia proceduto al riconfezionamento di tale medicinale in un nuovo imballaggio e vi abbia riapposto il marchio, qualora, da un lato, il medicinale di cui trattasi possa essere commercializzato nello Stato d’importazione parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, nella stessa confezione in cui tale prodotto è commercializzato nello Stato di esportazione parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo e, dall’altro lato, l’importatore non abbia dimostrato che il prodotto importato può essere commercializzato soltanto in una parte limitata del mercato dello Stato d’importazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.