—

per l’Oberbank AG, da S. Jackermeier, Rechtsanwalt;

—

per la Banco Santander SA e la Santander Consumer Bank AG, da B. Goebel, Rechtsanwalt;

—

per il Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV, da S. Fischoeder, U. Lüken e U. Karpenstein, Rechtsanwälte;

—

per il governo spagnolo, da N. Díaz Abad, in qualità di agente;

—

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

—

per il governo del Regno Unito, da S. Brighouse, in qualità di agente, assistita da S. Ford, barrister;

—

per la Commissione europea, da F.W. Bulst e G. Braun, in qualità di agenti,

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25, e rettifica GU 2009, L 11, pag. 86).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra, per quanto riguarda la causa C‑217/13, l’Oberbank AG (in prosieguo: l’«Oberbank») e il Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV (in prosieguo: il «DSGV») e, per quanto riguarda la causa C‑218/13, tra la Banco Santander SA (in prosieguo: la «Banco Santander») e la Santander Consumer Bank AG (in prosieguo: la «Santander Consumer Bank»), da una parte, e il DSGV, dall’altra, in ordine alle domande di dichiarazione di nullità di un marchio di colore rosso senza contorni di cui il DSGV è titolare.

3

La direttiva 2008/95 ha abrogato e sostituito la prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1, e rettifica GU 1989, L 207, pag. 44).

4

Il considerando 1 della direttiva 2008/95 precisa quanto segue:

«La direttiva [89/104] è stata modificata (...) nel suo contenuto. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva».

5

I considerando 6 e 10 della direttiva 2008/95, che corrispondono sostanzialmente al quinto e al nono considerando della direttiva 89/104, enunciano quanto segue:

(...)

6

Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2008/95, intitolato «Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa» e redatto in termini identici a quelli dell’articolo 2 della direttiva 89/104:

«Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente (…), a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».

7

L’articolo 3 della direttiva 2008/95, recante il titolo «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», che riprende, senza alcuna modifica sostanziale, il contenuto dell’articolo 3 della direttiva 89/104, stabilisce quanto segue:

«1.   Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

(...)

(...)

3.   Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell’uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa.

(...)».

8

L’articolo 8, paragrafo 2, punto 1, della legge sui marchi d’impresa (Markengesetz), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082; in prosieguo: il «MarkenG»), così recita:

«Sono esclusi dalla registrazione i marchi:

9

L’articolo 8, paragrafo 3, del MarkenG così dispone:

«[Il punto 1 del paragrafo 2] non si applica quando, al momento della decisione sulla registrazione, il marchio si è affermato presso il pubblico interessato per effetto del suo uso per i prodotti e i servizi designati nella domanda».

10

L’articolo 37, paragrafo 2, del MarkenG è formulato nel seguente modo:

«Se dall’esame risulta che il marchio non soddisfaceva al giorno della domanda di registrazione (…) le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, punti 1, 2 o 3, ma che il motivo di impedimento è tuttavia venuto meno successivamente alla domanda di registrazione, la registrazione non può essere negata se il richiedente acconsente a che il giorno in cui il motivo di impedimento è venuto meno valga come data della domanda di registrazione e sia dirimente ai fini della determinazione della priorità ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, a prescindere dalla data iniziale della domanda di registrazione».

11

Ai sensi dell’articolo 50, paragrafi 1 e 2, del MarkenG:

«1.   Un marchio registrato viene dichiarato nullo su domanda se la registrazione è avvenuta in violazione de[ll’articolo 8].

2.   Se il marchio è stato registrato in violazione de[ll’articolo 8, paragrafo 2, punto 1], la registrazione può essere cancellata soltanto qualora il motivo di impedimento continui a sussistere anche al momento della decisione sulla richiesta di cancellazione. (...)».

12

Dalle decisioni di rinvio risulta che il 7 febbraio 2002 il DSGV ha depositato una domanda di registrazione di un marchio di colore rosso HKS 13 senza contorni (in prosieguo: il «marchio di cui trattasi») per una serie di prodotti e di servizi.

13

Con decisione del 4 settembre 2003, il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi; in prosieguo: il «DPMA») ha respinto detta domanda. Il DSGV ha proposto un ricorso avverso tale decisione, limitando la domanda di registrazione a determinati servizi della classe 36, ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e presentando un sondaggio d’opinione datato 24 gennaio 2006.

14

Con decisione del 28 giugno 2007, il DPMA ha annullato detta decisione con la motivazione che, riguardo ai servizi contemplati dalla domanda di registrazione, occorreva considerare, sulla base del sondaggio presentato, che il marchio di cui trattasi si era affermato presso il pubblico interessato, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del MarkenG, con un grado di accettazione del 67,9%. L’11 luglio 2007 detto marchio è stato di conseguenza registrato per servizi di detta classe 36 che corrisponde sostanzialmente a diversi servizi finanziari di retail banking.

15

Il 15 gennaio 2008 l’Oberbank ha chiesto la nullità del marchio in esame, facendo valere in particolare che quest’ultimo non aveva acquisito alcun carattere distintivo con l’uso. Il DSGV ha contestato tale domanda.

16

Con decisione del 16 giugno 2009, il DPMA ha respinto detta domanda, considerando che il marchio di cui trattasi, sebbene intrinsecamente privo di carattere distintivo, aveva acquisito tale carattere con l’uso, come stabilito dal sondaggio d’opinione del 24 gennaio 2006 e da altri documenti prodotti dal DSGV.

17

L’Oberbank ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio diretto ad ottenere l’annullamento di tale decisione e la dichiarazione di nullità del marchio di cui trattasi. Dinanzi al giudice del rinvio, l’Oberbank deduce l’assenza di carattere distintivo del marchio in esame. Il DSGV conclude per il rigetto di tale ricorso e, per quanto riguarda l’acquisizione da parte di detto marchio di un carattere distintivo con l’uso, presenta un altro sondaggio d’opinione realizzato nel giugno del 2011.

18

Il 19 ottobre 2009 il Banco Santander e la Santander Consumer Bank hanno chiesto, ciascuno, la nullità del marchio di cui trattasi, deducendo motivi simili a quelli addotti dall’Oberbank nella sua domanda del 15 gennaio 2008. Inoltre, per fondare le loro domande di dichiarazione di nullità, essi hanno presentato vari altri sondaggi d’opinione e perizie dinanzi al DPMA. Il DSGV ha contestato tali domande.

19

Dopo aver disposto la riunione dei due procedimenti, il DPMA, con decisione del 24 aprile 2012, ha respinto dette domande per motivi analoghi a quelli addotti nella sua decisione del 16 giugno 2009.

20

Il Banco Santander e la Santander Consumer Bank hanno proposto un ricorso avverso detta decisione dinanzi al giudice del rinvio, simile a quello proposto dall’Oberbank nell’altra causa. Inoltre, essi sostengono che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, l’onere della prova del carattere distintivo acquisito con l’uso incombe al titolare del marchio. Il DSGV conclude altresì per il rigetto di tale ricorso.

21

Il giudice del rinvio afferma, in primo luogo, che il colore HKS 13 non presenta alcun carattere distintivo intrinseco e che, per determinare se un marchio di colore abbia acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, la giurisprudenza dei giudici tedeschi richiede la realizzazione di un sondaggio al fine di ottenere il grado di riconoscibilità «rettificato» o il «grado di diffusione» del marchio in esame.

22

Secondo il giudice del rinvio, tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, solo un grado di diffusione del marchio controverso superiore al 70% consentirebbe di ritenere che tale marchio abbia acquisito carattere distintivo con l’uso, e dette peculiarità consistono in particolare nel fatto che si tratta di un colore specifico e che le spese pubblicitarie sostenute dal DSGV non consentono di stabilire se esso abbia potuto imporre la tonalità HKS 13 come marchio a sé stante per i servizi offerti.

23

Il giudice del rinvio si chiede in che misura un marchio di colore senza contorni debba essersi affermato presso il pubblico interessato per poter presentare un carattere distintivo acquisito con l’uso. Esso rileva che la Corte non si è ancora pronunciata al riguardo.

24

In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che l’esito delle controversie dipenda dalla questione se l’esistenza di un carattere distintivo acquisito con l’uso debba essere valutata con riferimento alla data di deposito della domanda oppure alla data di registrazione del marchio contestato. Esso rileva che, in base alla legislazione tedesca, la registrazione di un marchio deve essere dichiarata nulla se quest’ultimo non ha acquisito carattere distintivo attraverso l’uso prima della data di pronuncia della decisione sulla registrazione, in forza degli articoli 8 e 50, paragrafo 1, del MarkenG, e quando il marchio non ha acquisito carattere distintivo con l’uso alla data di pronuncia della decisione sulla domanda di dichiarazione di nullità, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, primo periodo, del MarkenG.

25

Il giudice del rinvio sottolinea che la normativa tedesca deve tuttavia essere interpretata nel senso che la Repubblica federale di Germania non si è avvalsa della facoltà prevista nel secondo periodo dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/95. Infatti, a suo parere, l’articolo 8, punto 3, del MarkenG deve essere letto alla luce dell’articolo 37, paragrafo 2, della medesima legge, che presuppone che un marchio possa essere registrato solo quando presenta carattere distintivo alla data del suo deposito. Se un marchio ha acquisito tale carattere distintivo dopo il deposito della domanda di registrazione, quest’ultima disposizione prevede espressamente uno sfasamento degli effetti della preesistenza, che richiede il consenso del richiedente la registrazione, e tale sfasamento, secondo detto giudice, equivale al ritiro della domanda e al deposito di una nuova, successiva domanda. Lo stesso giudice afferma che la normativa tedesca va quindi interpretata nel senso che il marchio deve aver acquisito carattere distintivo alla data del suo deposito e che lo stesso vale nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità.

26

Nel caso di specie, se rileva la data di registrazione, il grado di riconoscibilità del 70% non è stato raggiunto. Se, per contro, rileva la data di deposito della domanda di registrazione, si dovrebbe esaminare la situazione esistente a tale data.

27

In terzo luogo, il giudice del rinvio sottolinea che l’esito delle controversie nei procedimenti principali dipende anche dal modo in cui si deve decidere quando taluni elementi di fatto pertinenti ai fini della risoluzione della controversia non possono più essere determinati.

28

Ciò considerato, il Bundespatentgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in ognuno dei procedimenti principali, le seguenti questioni pregiudiziali:

29

Con ordinanza del presidente della Corte del 14 maggio 2013, le presenti cause sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.

30

Le domande di pronuncia pregiudiziale fanno riferimento alla direttiva 2008/95. Di conseguenza, la Corte fornirà le interpretazioni di tale direttiva richieste dal giudice del rinvio. Va tuttavia rilevato che la medesima direttiva, ai sensi del suo articolo 18, è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 28 novembre 2008. Orbene, dalla decisione di rinvio relativa alla causa C‑217/13 risulta che l’Oberbank ha presentato la propria domanda di dichiarazione di nullità del marchio di cui trattasi al DPMA il 15 gennaio 2008, quando la direttiva 89/104 era ancora in vigore.

31

Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che il procedimento principale, per quanto riguarda detta causa, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 89/104, occorre sottolineare che le risposte fornite nella presente sentenza alle questioni sollevate possono essere trasposte a tale atto legislativo precedente. Infatti, al momento della loro adozione, le disposizioni pertinenti della direttiva 2008/95, la quale, in base al suo considerando 1, ha semplicemente operato una codificazione della direttiva 89/104, non hanno subito alcuna modifica sostanziale a livello della loro formulazione, del loro contesto o del loro obiettivo, in relazione alle disposizioni equivalenti della direttiva 89/104.

32

Per lo stesso motivo, la giurisprudenza relativa alle disposizioni pertinenti della direttiva 89/104 continua ad applicarsi alle disposizioni equivalenti della direttiva 2008/95.

33

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/95 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un’interpretazione del diritto nazionale secondo cui, in procedimenti che sollevano la questione se un marchio di colore senza contorni abbia acquisito carattere distintivo con l’uso, è comunque necessario che da un sondaggio d’opinione risulti un grado di riconoscibilità di tale marchio di almeno il 70%.

34

L’Oberbank, il Banco Santander e la Santander Consumer Bank, nonché i governi spagnolo e polacco ritengono che occorra rispondere in senso negativo a detta questione. A sostegno di tale posizione, l’Oberbank richiama, in particolare, le peculiarità dei marchi di colore, il Banco Santander e la Santander Consumer Bank fanno valere l’interesse generale al mantenimento della disponibilità di colori e la scarsa idoneità del marchio di cui trattasi a fungere effettivamente da marchio, il governo spagnolo adduce l’inadeguatezza degli altri elementi di prova riguardo ai marchi di colore, e il governo polacco invoca la necessità di tutelare i consumatori dall’errore.

35

Il DSGV, il governo del Regno Unito e la Commissione europea sostengono che occorre rispondere in senso affermativo alla prima questione. Essi ritengono che l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/95 richieda una valutazione di tutte le circostanze rilevanti.

36

Va anzitutto ricordato che un colore specifico è, di per sé, idoneo a costituire, in presenza di determinati requisiti, un marchio ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2008/95 (v., in tal senso, sentenze Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, punti da 27 a 42, e Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, EU:C:2004:384, punto 42).

37

Tuttavia, l’idoneità generale di un segno a costituire un marchio non implica che tale segno possieda necessariamente un carattere distintivo, nel senso di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95, rispetto a un determinato prodotto o servizio (v., per analogia, sentenza UAMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, EU:C:2010:508, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, risulta dalle decisioni di rinvio che, anche se il marchio di cui trattasi può costituire un marchio a norma dell’articolo 2 della direttiva 2008/95, esso è tuttavia privo di carattere distintivo intrinseco, in base all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva. Dalle domande di pronuncia pregiudiziale emerge altresì che il giudice del rinvio intende, così, unicamente determinare il modo in cui occorre valutare se detto marchio abbia acquisito carattere distintivo con l’uso che ne è stato fatto, ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo 3 e, in particolare, se tale valutazione possa dipendere in maniera determinante dal risultato di un sondaggio d’opinione.

38

Per giurisprudenza costante, il carattere distintivo di un marchio acquisito a seguito dell’uso che ne è stato fatto significa – così come il carattere distintivo che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95, costituisce una delle condizioni generali richieste per la registrazione di un marchio – che tale marchio è atto a identificare il prodotto o il servizio da esso designato come proveniente da una determinata impresa e quindi a distinguere tale prodotto o servizio da quelli di altre imprese (sentenze Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230, punto 46, nonché Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, punto 35).

39

Secondo una giurisprudenza parimenti costante, il carattere distintivo di un marchio, sia esso intrinseco ovvero acquisito con l’uso, deve essere valutato con riferimento, da un lato, ai prodotti o servizi contrassegnati da tale marchio e, dall’altro, prendendo in considerazione l’aspettativa presunta del pubblico interessato, vale a dire i consumatori medi della categoria di prodotti o servizi in questione, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti (sentenze Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, punto 34 e giurisprudenza ivi citata, nonché Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, punto 25).

40

Quanto alla questione relativa al modo in cui occorre determinare se un marchio abbia acquisito carattere distintivo con l’uso, da una giurisprudenza costante risulta che l’autorità competente in materia di registrazione dei marchi deve procedere ad un esame concreto (sentenze Libertel, EU:C:2003:244, punto 77, e Nichols, C‑404/02, EU:C:2004:538, punto 27) e valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare il prodotto o il servizio di cui trattasi come proveniente da un’impresa determinata (sentenze Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punto 49, e Nestlé, EU:C:2005:432, punto 31). Tali fattori, inoltre, devono riferirsi ad un uso del marchio in quanto marchio, vale a dire finalizzato a tale identificazione da parte degli ambienti interessati (sentenze Philips, EU:C:2002:377, punto 64, nonché Nestlé, EU:C:2005:432, punti 26 e 29).

41

Nell’ambito di tale valutazione possono essere prese in considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio di cui trattasi, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che, grazie al marchio, identifica il prodotto o il servizio come proveniente da una determinata impresa, le dichiarazioni di camere di commercio e d’industria o di altre associazioni professionali (sentenze Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punto 51, e Nestlé, EU:C:2005:432, punto 31).

42

Qualora, sulla scorta di tali elementi, l’autorità competente ritenga che gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio in esame il prodotto o il servizio come proveniente da un’impresa determinata, essa deve in ogni caso concluderne che la condizione imposta dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/95 per la registrazione del marchio o perché quest’ultimo non sia dichiarato nullo è soddisfatta (v., in tal senso, sentenze Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punto 52, e Philips, EU:C:2002:377, punto 61).

43

Occorre altresì precisare che il diritto dell’Unione non osta a che l’autorità competente, che versi in particolari difficoltà per valutare il carattere distintivo acquisito con l’uso del marchio di cui è chiesta la registrazione o la nullità, ricorra – alle condizioni previste dal suo diritto nazionale – a un sondaggio d’opinione destinato a chiarire il suo giudizio (v., in tal senso, sentenza Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso in cui detta autorità ricorra effettivamente a tale sondaggio, essa deve determinare la percentuale di consumatori che ritiene sufficientemente significativa (v., per analogia, sentenza Budějovický Budvar, C‑478/07, EU:C:2009:521, punto 89).

44

Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all’acquisizione di un carattere distintivo mediante l’uso, imposta dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/95, può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, come ad esempio percentuali determinate (sentenze Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punto 52, e Philips, EU:C:2002:377, punto 62).

45

Va sottolineato in proposito che, effettivamente, nell’ambito della valutazione globale degli elementi che possono dimostrare che il marchio ha acquisito carattere distintivo con l’uso, può risultare, segnatamente, che la percezione degli ambienti interessati non è necessariamente la stessa per ogni categoria di marchi e che potrebbe quindi risultare più difficile stabilire il carattere distintivo, compreso quello acquisito con l’uso, di marchi di talune categorie piuttosto che di quelli di altre categorie (sentenze Henkel, C‑218/01, EU:C:2004:88, punto 52 e giurisprudenza ivi citata, nonché Nichols, EU:C:2004:538, punto 28).

46

Tuttavia, né l’articolo 2 né l’articolo 3, paragrafi 1, lettera b), e 3, della direttiva 2008/95 fanno una distinzione tra le categorie di marchi. I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi di colore senza contorni, come il marchio di cui trattasi nel procedimento principale, compreso quello acquisito attraverso l’uso che ne è stato fatto, sono pertanto i medesimi di quelli applicabili alle altre categorie di marchi (v., per analogia, sentenze Philips, EU:C:2002:377, punto 48, nonché Nichols, EU:C:2004:538, punti 24 e 25).

47

Di conseguenza, le difficoltà che potrebbero essere riscontrate per stabilire il carattere distintivo di talune categorie di marchi, data la loro peculiare natura, e di cui è legittimo tener conto, non giustificano la fissazione di criteri più rigorosi di valutazione di detto carattere, che suppliscano o deroghino all’applicazione del criterio del carattere distintivo nel senso in cui è stato interpretato nella giurisprudenza relativa ad altre categorie di marchi (v., in tal senso, sentenza Nichols, EU:C:2004:538, punto 26, nonché, per analogia, sentenza UAMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, punto 34).

48

Da quanto precede risulta che non si può stabilire, in linea generale, per esempio ricorrendo a determinate percentuali relative al grado di riconoscibilità del marchio negli ambienti interessati, quando un marchio abbia acquisito carattere distintivo con l’uso, e che, anche per i marchi di colore senza contorni, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, e anche se un sondaggio d’opinione può far parte degli elementi che consentono di valutare se un marchio del genere abbia acquisito carattere distintivo con l’uso, il risultato di tale sondaggio d’opinione non può costituire l’unico elemento determinante che consenta di concludere per l’esistenza di un carattere distintivo acquisito con l’uso.

49

Alla luce di dette considerazioni si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad un’interpretazione del diritto nazionale secondo cui, in procedimenti che sollevano la questione se un marchio di colore senza contorni abbia acquisito carattere distintivo con l’uso, è sempre e comunque necessario che da un sondaggio d’opinione risulti un grado di riconoscibilità di tale marchio di almeno il 70%.

50

Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva 2008/95 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità riguardante un marchio privo di carattere distintivo intrinseco, occorre esaminare, al fine di valutare se tale marchio abbia acquisito carattere distintivo con l’uso, se tale carattere sia stato acquisito prima della data di deposito della domanda di registrazione di detto marchio, qualora il titolare del marchio contestato faccia valere che quest’ultimo ha acquisito comunque carattere distintivo con l’uso successivamente al deposito della domanda di registrazione, ma prima della data di registrazione, poiché il giudice del rinvio precisa al riguardo che il diritto tedesco deve essere interpretato nel senso che la Repubblica federale di Germania non si è avvalsa della facoltà prevista all’articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della medesima direttiva.

51

Tenuto conto di quest’ultima precisazione, il DSGV e la Commissione sostengono che detta questione è irricevibile. Infatti, essi ritengono erronea la presentazione del contesto giuridico nazionale effettuata dal giudice del rinvio. La Repubblica federale di Germania si sarebbe avvalsa della facoltà prevista in detto secondo periodo, il che renderebbe ipotetica questa seconda questione.

52

Va rammentato in proposito che non spetta alla Corte pronunciarsi, nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall’articolo 267 TFUE, sull’interpretazione di disposizioni nazionali né giudicare o verificare se l’interpretazione che ne dà il giudice del rinvio sia corretta. Infatti, la Corte deve prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra quest’ultima e i giudici nazionali, il contesto di fatto e normativo, come definito dal provvedimento di rinvio, nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali (sentenze Fundación Gala-Salvador Dalí e VEGAP, C‑518/08, EU:C:2010:191, punto 21 e giurisprudenza ivi citata, nonché Logstor ROR Polska, C‑212/10, EU:C:2011:404, punto 30).

53

Ciò considerato, la Corte deve rispondere alla seconda questione sottopostale sulla base della constatazione effettuata dal giudice del rinvio, secondo cui, nel caso di specie, il diritto tedesco va interpretato nel senso che la Repubblica federale di Germania non ha trasposto nella propria normativa nazionale la facoltà prevista all’articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/95 e, di conseguenza, la Corte deve dichiarare che tale questione è ricevibile.

54

Riguardo al merito, l’Oberbank fa valere che l’articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva 2008/95 va interpretato nel senso che le due date indicate dal giudice del rinvio sono rilevanti e che la prova del carattere distintivo acquisito con l’uso deve essere fornita per queste due date.

55

Il Banco Santander e la Santander Consumer Bank nonché i governi spagnolo e polacco affermano che, poiché lo Stato membro interessato non si è avvalso della facoltà prevista all’articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/95, la prova dell’acquisizione di un carattere distintivo mediante l’uso deve fare riferimento alla data di deposito della domanda di registrazione. La Commissione sostiene, in subordine, la medesima interpretazione. Quanto al DSGV, esso fa valere che, in ogni caso, nel contesto di un procedimento di dichiarazione di nullità come quello di cui trattasi nel procedimento principale, rileva la data di registrazione.

56

In forza dell’articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva 2008/95, un marchio non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), del medesimo articolo, se prima della domanda di registrazione o a seguito dell’uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo.

57

Pertanto, risulta chiaramente dalla formulazione univoca di questo primo periodo che, contrariamente a quanto sostiene il DSGV, in un procedimento di dichiarazione di nullità di un marchio nell’ambito del quale siano dedotti uno o alcuni dei motivi di nullità elencati nell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c), o d), della direttiva 2008/95, e qualora sia accertata l’applicabilità di almeno uno di questi motivi, solo se il marchio contestato ha acquisito carattere distintivo con l’uso che ne è stato fatto prima della data di deposito della sua domanda di registrazione può sottrarsi all’applicazione di uno o di alcuni dei motivi di nullità dedotti.

58

Tale interpretazione letterale è suffragata dalla sistematica della disposizione di cui fa parte detto primo periodo. Infatti, il secondo periodo dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/95 stabilisce espressamente la facoltà per gli Stati membri di estendere la possibilità prevista nel primo periodo del medesimo articolo 3, paragrafo 3, all’ipotesi in cui il carattere distintivo sia stato acquisito attraverso un uso del marchio successivo alla domanda di registrazione o anche dopo la registrazione del marchio stesso.

59

Orbene, se il primo periodo di detto articolo 3, paragrafo 3, dovesse essere interpretato nel senso che esso riguarda altresì il carattere distintivo acquisito mediante un uso del marchio contestato successivo al deposito della domanda di registrazione, come affermano l’Oberbank e il DSGV, la facoltà offerta agli Stati membri da detto secondo periodo avrebbe carattere fittizio e la stessa disposizione sarebbe privata di qualsiasi effetto utile.

60

Tuttavia, va ricordato che l’interpretazione di cui al punto 57 della presente sentenza non esclude la possibilità, per l’autorità competente, di tener conto di elementi che, sebbene posteriori alla data di deposito della domanda di registrazione, consentono di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava prima della data medesima (v., in tal senso, sentenza L & D/UAMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

61

Da dette considerazioni emerge che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che, qualora uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà prevista all’articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/95, l’articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, della medesima direttiva deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità riguardante un marchio privo di carattere distintivo intrinseco, occorre esaminare, al fine di valutare se tale marchio abbia acquisito carattere distintivo con l’uso, se tale carattere sia stato acquisito prima della data di deposito della domanda di registrazione di detto marchio. Al riguardo è irrilevante che il titolare del marchio contestato faccia valere che quest’ultimo ha acquisito comunque carattere distintivo con l’uso successivamente al deposito della domanda di registrazione, ma prima della registrazione del marchio stesso.

62

Con la terza questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva 2008/95 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, il marchio contestato sia dichiarato nullo se privo di carattere distintivo intrinseco e il titolare di tale marchio non riesca a dimostrare che quest’ultimo aveva acquisito carattere distintivo con l’uso che ne era stato fatto prima della data di deposito della domanda di registrazione.

63

L’Oberbank, il Banco Santander e la Santander Consumer Bank, nonché il governo spagnolo considerano che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, l’onere della prova del carattere distintivo acquisito con l’uso del marchio contestato spetta al titolare del marchio stesso. Il governo polacco ritiene invece che la risposta alla terza questione sia di esclusiva competenza degli Stati membri, conformemente al considerando 6 della direttiva 2008/95.

64

Il DSGV e la Commissione dubitano della ricevibilità di detta questione. In subordine, il DSGV sostiene che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, l’onere della prova spetta al richiedente. La Commissione ritiene sostanzialmente che nulla osti a che l’onere della prova spetti al titolare del marchio di cui trattasi.

65

In via preliminare, per i motivi già esposti al punto 52 della presente sentenza, è necessario respingere le obiezioni del DSGV e della Commissione relative alla ricevibilità della terza questione e rispondere a quest’ultima sulla base della constatazione effettuata dal giudice del rinvio, secondo cui, nel caso di specie, il diritto tedesco va interpretato nel senso che la Repubblica federale di Germania non ha trasposto nella propria normativa nazionale la facoltà prevista all’articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/95.

66

Riguardo al merito, va rilevato che, è vero che il considerando 6 della direttiva 2008/95 stabilisce, in particolare, che gli Stati membri dovrebbero mantenere la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla nullità dei marchi acquisiti attraverso la registrazione e di determinare, per esempio, la forma delle procedure di nullità. Tuttavia, non se ne può dedurre che la questione dell’onere della prova del carattere distintivo acquisito con l’uso nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità fondato sull’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2008/95 costituisca una disposizione procedurale del genere rientrante nella competenza degli Stati membri.

67

Infatti, se la questione dell’onere della prova del carattere distintivo acquisito con l’uso di un marchio nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità riguardante detto marchio dipendesse dall’ordinamento nazionale degli Stati membri, potrebbe derivarne, per i titolari di marchi, una tutela variabile in funzione della legge di volta in volta applicabile, cosicché l’obiettivo di una «medesima tutela negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri», fissato nel considerando 10 della direttiva 2008/95 e giudicato «fondamentale» da quest’ultimo, non sarebbe raggiunto (v., per analogia, sentenze Class International, C‑405/03, EU:C:2005:616, punto 73 e giurisprudenza ivi citata, nonché H. Gautzsch Großhandel, C‑479/12, EU:C:2014:75, punto 40).

68

In considerazione di detto obiettivo nonché della struttura e della sistematica dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/95, si deve constatare che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, l’onere della prova del carattere distintivo acquisito con l’uso del marchio contestato incombe al titolare di tale marchio che fa valere questo carattere distintivo.

69

Infatti, in primo luogo, come l’acquisizione da parte di un marchio di un carattere distintivo attraverso l’uso costituisce, nell’ambito di una procedura di registrazione, un’eccezione agli impedimenti alla registrazione stabiliti all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2008/95 (v., in tal senso, sentenza Bovemij Verzekeringen, C‑108/05, EU:C:2006:530, punto 21), l’acquisizione da parte di un marchio di un carattere distintivo attraverso l’uso costituisce, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, un’eccezione volta a respingere i motivi di nullità previsti in detto articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) o d). Orbene, poiché si tratta di un’eccezione, spetta a colui che intende avvalersene fornire la prova che giustifichi la sua applicazione.

70

In secondo luogo, è giocoforza constatare che il titolare del marchio contestato è il soggetto più idoneo a fornire la prova degli atti concreti che consentono di suffragare l’affermazione secondo cui il suo marchio ha acquisito un carattere distintivo attraverso l’uso. Lo stesso vale, in particolare, per gli elementi atti a dimostrare un uso siffatto, di cui la giurisprudenza richiamata ai punti 40 e 41 della presente sentenza contiene un elenco esemplificativo, come quelli riguardanti l’intensità, la portata e la durata dell’uso di detto marchio nonché l’entità degli investimenti realizzati per promuoverlo.

71

Di conseguenza, qualora l’autorità competente richieda al titolare del marchio contestato di fornire la prova dell’acquisizione da parte di un marchio privo di carattere distintivo intrinseco di un carattere distintivo attraverso l’uso e detto titolare non riesca a produrla, detto marchio deve essere dichiarato nullo.

72

I motivi per i quali il titolare del marchio non riesce a fornire tale prova sono irrilevanti al riguardo. Altrimenti, non si può escludere che un marchio possa continuare a beneficiare della tutela concessa dalla direttiva 2008/95, sebbene, rientrando nell’ambito di uno dei motivi di nullità previsti all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della medesima direttiva, esso non sia idoneo ad adempiere la funzione essenziale del marchio e non possa, di conseguenza, essere tutelato in base a detta direttiva. Per lo stesso motivo, contrariamente a quanto afferma il DSGV, un simile onere della prova non viola il principio di tutela del legittimo affidamento del titolare del marchio.

73

Inoltre, come risulta dal punto 61 della presente sentenza, nell’ambito dell’articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva 2008/95, si deve esaminare, al fine di valutare se un marchio abbia acquisito un carattere distintivo con l’uso, se un carattere siffatto sia stato acquisito prima della data di deposito della domanda di registrazione di detto marchio.

74

Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla terza questione dichiarando che, qualora uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà prevista all’articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/95, l’articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, di detta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, il marchio contestato sia dichiarato nullo se privo di carattere distintivo intrinseco e il titolare di tale marchio non riesca a dimostrare che quest’ultimo aveva acquisito, prima della data di deposito della domanda di registrazione, carattere distintivo con l’uso che ne era stato fatto.

75

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: