1. 

Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante pone alla Corte un quesito vertente sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009»).

2. 

La questione che la Corte è chiamata a risolvere concerne la definizione della nozione di «terzi» contro cui, ai sensi della normativa vigente, il titolare di un marchio comunitario può intentare un’azione in contraffazione. Si dovrà, in particolare, chiarire se tale nozione, prevista all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, includa anche il titolare di un marchio comunitario registrato posteriormente e se, in tal caso, il titolare di un marchio comunitario anteriore, per poter agire in contraffazione contro il titolare del marchio comunitario posteriore, debba chiedere previamente all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) di dichiarare la nullità del marchio comunitario posteriore.

3. 

Occorre sin da subito rilevare che il problema soggiacente alla questione sollevata nella presente causa, il quale come si vedrà meglio nel prosieguo forma anche oggetto di vivo dibattito dottrinale e giurisprudenziale in Spagna, non è del tutto nuovo. Infatti, la Corte si è recentemente pronunciata su una domanda di rinvio pregiudiziale, proposta dallo stesso giudice del rinvio della presente causa, riguardante una questione del tutto analoga sull’interpretazione del regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari ( 3 ). Nelle mie conclusioni relative a tale causa ( 4 ) ho già evidenziato che, alla luce delle importanti differenze esistenti tra le procedure di registrazione dei disegni e modelli comunitari e dei marchi comunitari, le considerazioni svolte relativamente ad un settore non possono essere applicate automaticamente anche all’altro settore. Nell’analisi del quesito sollevato dal giudice del rinvio nella presente causa ritengo opportuno che si tenga conto dell’approccio adottato dalla Corte nella sentenza Celaya senza trascurare le importanti differenze procedurali esistenti tra il settore dei marchi e quello dei disegni e modelli.

4.

Ai termini del settimo considerando del regolamento n. 207/2009, la registrazione del marchio comunitario è rifiutata segnatamente qualora diritti preesistenti si contrappongano a esso. Ai termini dell’ottavo considerando, la tutela conferita dal marchio comunitario, che mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di impresa, dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno nonché tra i prodotti o i servizi, e tale tutela dovrebbe applicarsi anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno nonché tra i prodotti o i servizi. Inoltre, ai termini di tale considerando, è opportuno interpretare il concetto di somiglianza in relazione al rischio di confusione.

5.

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 indica quali sono i diritti conferiti dal marchio comunitario al suo titolare:

«Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

6.

L’articolo 54 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Preclusione per tolleranza», prevede che il titolare di un marchio comunitario che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio comunitario posteriore nell’Unione, essendo al corrente di tale uso, non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso di quest’ultimo sul fondamento del marchio anteriore.

7.

La Fédération Cynologique Internazionale, attrice nella causa principale (in prosieguo: «FCI»), associazione internazionale creata nel 1911 per sostenere la cinofilia, è titolare del marchio comunitario misto n. 4438751, richiesto il 28 giugno 2005 e registrato il 5 luglio 2006 per alcuni servizi compresi nelle classi 35, 41, 42 e 44 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. Tale marchio è riprodotto, a titolo informativo, qui di seguito:

8.

La Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, convenuta nella causa principale (in prosieguo: «FCIPPR»), associazione privata costituita nel 2004, è titolare di tre marchi nazionali spagnoli registrati per taluni prodotti e servizi inclusi nella classe 16:

9.

Il 12 febbraio 2009 FCIPPR ha chiesto all’UAMI la registrazione del segno riprodotto qui di seguito come marchio comunitario per alcuni prodotti compresi nella classe 16:

10.

Il 5 febbraio 2010 FCI ha proposto opposizione alla registrazione di tale segno come marchio comunitario. Tuttavia, a causa di un’irregolarità formale relativa al mancato pagamento della tassa di opposizione, l’opposizione è stata respinta e pertanto, in data 3 settembre 2010, il segno riprodotto al paragrafo precedente è stato registrato come marchio comunitario con il n. 7597529.

11.

Il 18 giugno 2010 FCI ha avviato dinanzi al giudice del rinvio un’azione di nullità dei marchi nazionali menzionati al paragrafo 8 in ragione dell’esistenza di un rischio di confusione con il suo marchio comunitario n. 4438751, riprodotto al paragrafo 7, nonché un’azione in contraffazione di tale marchio. Nell’ambito di tale procedura FCIPPR ha contestato l’esistenza di un rischio di confusione tra i suoi marchi nazionali e il marchio comunitario n. 4438751 e ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo l’annullamento di tale marchio comunitario sostenendo che esso sarebbe stato registrato in malafede e creerebbe un rischio di confusione con il suo marchio nazionale anteriore n. 2614806.

12.

In seguito, il 18 novembre 2010, FCI ha chiesto all’UAMI l’annullamento del marchio comunitario n. 7597529 registrato da FCIPPR. Tuttavia, il 20 settembre 2011, l’UAMI, in considerazione della pendenza del procedimento che ha occasionato la presente procedura pregiudiziale, su richiesta di FCIPPR, ha sospeso il procedimento dinanzi ad esso.

13.

Il giudice del rinvio ritiene che nel procedimento davanti ad esso pendente occorra chiarire se il diritto esclusivo che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 conferisce al titolare di un marchio comunitario, nella fattispecie FCI, possa essere opposto a un terzo, anch’esso titolare di un marchio comunitario registrato successivamente, nella fattispecie FCIPPR, fintantoché tale ultimo marchio non sia stato annullato.

14.

In tale contesto, il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto una violazione del diritto esclusivo conferito da un marchio comunitario, il diritto di vietarne ai terzi l’uso nel commercio, previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, [del regolamento n. 207/2009], si estenda a qualsiasi terzo che utilizzi un segno che comporta un rischio di confusione (in quanto è simile al marchio comunitario e designa servizi o prodotti simili), o se, al contrario, sia escluso da detta nozione il terzo che usi tale segno confondibile, registrato a suo favore come marchio comunitario, fintantoché non venga annullata la registrazione del marchio posteriore».

15.

L’ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria in data 8 novembre 2011. Hanno depositato osservazioni scritte FCI, FCIPPR, i governi ellenico e italiano e la Commissione. All’udienza, che ha avuto luogo il 3 ottobre 2012, sono intervenuti FCI, il governo ellenico e la Commissione.

16.

Occorre preliminarmente analizzare gli argomenti sollevati da FCI nelle sue osservazioni scritte e diretti a eccepire l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. FCI sostiene, anzitutto, che la questione posta dal giudice del rinvio non sarebbe necessaria per risolvere la controversia nel procedimento principale. L’azione in contraffazione e l’azione di nullità introdotte da FCI in tale procedimento sarebbero dirette unicamente contro i marchi nazionali di cui è titolare FCIPPR e non contro il marchio comunitario posteriore n. 7597529, la cui registrazione sarebbe avvenuta dopo l’introduzione del ricorso nel procedimento principale. Inoltre, tale questione sarebbe stata sollevata d’ufficio dal giudice del rinvio senza che le parti abbiano avuto modo di esprimersi debitamente su di essa.

17.

In merito, in primo luogo, alla rilevanza della questione posta dal giudice del rinvio nel procedimento principale, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte ( 5 ).

18.

Nella presente causa nessun elemento permette di ritenere che il giudice nazionale abbia formulato una questione ipotetica o che non abbia alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale. Risulta, al contrario, dall’ordinanza di rinvio che nel procedimento principale FCI, da un lato, ha denunciato l’uso illegittimo del marchio comunitario posteriore in scritti depositati successivamente alla registrazione di questo e, dall’altro, ha chiesto la cessazione dell’uso di qualunque segno confondibile con il marchio comunitario anteriore, domanda che include quindi anche il marchio comunitario posteriore.

19.

In merito, in secondo luogo, alla circostanza che il giudice del rinvio abbia sollevato d’ufficio la questione pregiudiziale, è sufficiente ricordare che risulta da giurisprudenza costante che il fatto che le parti nel procedimento principale non abbiano sollevato, dinanzi al giudice del rinvio, un problema di diritto dell’Unione non osta a che la Corte possa essere adita da tale giudice. Prevedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte quando «una questione è sollevata davanti a un organo giurisdizionale nazionale», l’articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE non intende limitare tale rinvio ai soli casi in cui l’una o l’altra parte nel procedimento principale abbia preso l’iniziativa di sollevare una questione d’interpretazione o di validità del diritto dell’Unione, ma si riferisce anche a casi in cui una questione del genere sia sollevata dallo stesso giudice nazionale, il quale ritenga la decisione della Corte su tale punto «necessaria per emanare la sua sentenza» ( 6 ).

20.

Risulta dalle considerazioni che precedono che, la questione pregiudiziale deve essere, a mio avviso, considerata ricevibile.

21.

Come accennato più sopra, e come già evidenziato nelle mie conclusioni relative alla causa Celaya ( 7 ), la questione sollevata dal giudice del rinvio relativa alla definizione della nozione del soggetto (il «terzo») contro cui il titolare di un marchio può intentare un’azione in contraffazione e quella connessa concernente l’eventuale esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra l’azione di nullità e quella di contraffazione in caso di conflitto tra titolari di marchi registrati sono oggetto attualmente di vivo dibattito dottrinale e giurisprudenziale in Spagna, benché occorra precisare che tali questioni non sono affatto inedite nel panorama giuridico europeo ( 8 ).

22.

Come indicato dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante nella sua ordinanza di rinvio, esiste, infatti, attualmente in Spagna un orientamento giurisprudenziale del Tribunal Supremo che, in materia di marchi, in applicazione di una dottrina detta della «inmunidad registral», considera l’esistenza della registrazione di un marchio come protettiva nei confronti di un’azione in contraffazione e subordina pertanto l’esercizio di tale azione all’ottenimento della dichiarazione di nullità di detto marchio anche se esso è registrato posteriormente al marchio su cui si fonda l’azione in contraffazione. In sostanza, secondo tale tesi, non si è in presenza di un atto illegittimo fino a quando il presunto contraffattore utilizza un proprio marchio registrato, di modo che è possibile agire in contraffazione soltanto dopo aver ottenuto la dichiarazione di nullità del marchio registrato posteriormente.

23.

Nella citata sentenza Celaya ( 9 ), la Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione analoga a quella sollevata nella presente causa nel settore dei disegni e modelli comunitari, ha optato, in tale settore, per un approccio differente rispetto a quello corrispondente alla dottrina della «inmunidad registral» e ha dichiarato che il diritto di vietare a terzi di utilizzare un disegno o modello comunitario conferito dal regolamento n. 6/2002 ( 10 ) si estende a qualsiasi terzo che utilizzi un disegno o modello non diverso, ivi compreso il terzo titolare di un disegno o modello comunitario registrato posteriormente. La Corte ha ritenuto quindi che la circostanza che un disegno o modello fosse registrato non conferisse al suo titolare un’«immunità» da un’azione in contraffazione fino all’annullamento del suo titolo, e ha dunque, nella sostanza, negato l’esistenza di una relazione di pregiudizialità tra l’azione di nullità e quella in contraffazione in caso di conflitto tra disegni o modelli registrati.

24.

Ho già peraltro evidenziato come nel settore dei disegni e modelli e in quello dei marchi esistano differenze importanti concernenti, in particolare, le modalità e le procedure di registrazione del relativo titolo di proprietà intellettuale, nonché come tali differenze impediscano l’applicazione automatica di considerazioni e orientamenti giurisprudenziali concernenti un settore all’altro settore ( 11 ). Occorre pertanto, a mio avviso, partire dall’analisi delle differenze procedurali esistenti nei due settori per, poi, valutare se queste giustifichino effettivamente l’adozione di un approccio nel settore dei marchi diverso da quello adottato dalla Corte nel settore dei disegni e modelli.

25.

Nelle mie succitate conclusioni relative alla causa Celaya ho rilevato come la differenza fondamentale riguardo alle modalità di registrazione dei disegni e modelli, da un lato, e dei marchi, dall’altro, consista nel fatto che, per questi ultimi ‐ e non per i disegni e modelli ‐ la normativa pertinente prevede un procedimento di registrazione notevolmente più complesso che include un esame preliminare da parte dell’UAMI, che potremmo definire «di merito», in cui i terzi possono presentare osservazioni o anche proporre opposizione alla registrazione del marchio.

26.

Più specificamente, la registrazione di un disegno o modello avviene in modo pressoché automatico mediante un procedimento semplificato, comportante un mero controllo formale della domanda di registrazione da parte dell’UAMI ( 12 ). Il regolamento n. 6/2002 non prevede né un esame approfondito preliminare alla registrazione volto a stabilire la sussistenza dei requisiti di protezione ( 13 ), né alcuna forma di intervento o di possibile opposizione da parte dei terzi nel corso del procedimento di registrazione. La previsione di un procedimento semplificato di tal genere per la registrazione di un disegno o modello comunitario è finalizzata a ridurre al minimo le formalità e gli altri adempimenti procedurali e amministrativi, nonché i costi per i richiedenti, rendendo in tal modo la registrazione più facilmente accessibile alle imprese di piccole e medie dimensioni e ai singoli disegnatori ( 14 ).

27.

Nel settore dei marchi, invece, il regolamento n. 207/2009 prevede una forma di controllo «ex ante», preliminare alla registrazione del marchio comunitario, in cui l’UAMI effettua un’analisi della domanda di registrazione che non si limita a un mero controllo formale, ma entra nel merito di tale domanda esaminando l’eventuale esistenza di impedimenti assoluti o relativi alla registrazione ( 15 ). Nel corso di tale procedimento, da un lato, i terzi dispongono della possibilità, dopo la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, di indirizzare all’UAMI osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d’ufficio dalla registrazione, in particolare in ragione dell’esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione ( 16 ). Dall’altro, i titolari di diritti anteriori dispongono della facoltà di proporre opposizione alla registrazione del marchio in questione facendo valere l’esistenza di impedimenti relativi alla registrazione ( 17 ).

28.

Nel settore dei marchi, la posizione dei terzi e, in particolare, dei detentori di diritti anteriori è pertanto maggiormente tutelata, e ciò fin da uno stadio iniziale del procedimento. Infatti, il sistema offre a tali soggetti facoltà procedurali di cui questi non dispongono in materia di disegni e modelli. Più specificamente, il regolamento n. 207/2009 offre al titolare di un marchio anteriore la possibilità di opporsi preventivamente alla registrazione di un marchio posteriore che egli ritiene essere lesivo di un proprio marchio registrato, possibilità che invece, per le esigenze di celerità esposte al paragrafo 26, non è offerta al titolare del disegno o modello.

29.

Le differenze appena menzionate concernenti il procedimento di registrazione implicano che la registrazione di un marchio, avvenuta a seguito di un procedimento complesso, debba essere considerata con maggiore «riguardo» rispetto a quella di un disegno o modello ( 18 ). La previsione di un sistema di tutela ex ante come quello delineato dal regolamento n. 207/2009 comporta quindi che sia decisamente minore il rischio di registrazioni abusive di marchi, o comunque di registrazioni che siano lesive di diritti anteriori, rispetto al rischio esistente nel settore dei disegni e modelli ( 19 ). La registrazione di un segno come marchio comunitario a seguito di un procedimento di tal genere attribuisce pertanto un grado maggiore di sicurezza giuridica al titolare riguardo al fatto che il suo marchio comunitario non lede diritti anteriori.

30.

Tali considerazioni non significano, tuttavia, che, nel settore dei marchi, il rischio di registrazioni lesive di diritti anteriori sia totalmente escluso e che non si possano verificare anche in tale settore situazioni in cui viene registrato un marchio comunitario, benché questo sia in grado di pregiudicare il diritto esclusivo conferito al titolare di un altro marchio registrato anteriormente. Situazioni di tal genere possono verificarsi, per esempio, nel caso in cui il titolare del marchio anteriore non abbia proposto opposizione alla registrazione del marchio posteriore, o, come nel caso oggetto del procedimento principale, nel caso in cui l’opposizione non sia andata a buon fine per ragioni indipendenti dall’analisi sostanziale, quali, ad esempio, ragioni di natura procedurale ( 20 ).

31.

Pertanto, benché siano molto meno probabili, anche nel settore dei marchi possono esistere casi in cui, analogamente a quanto può avvenire nel settore dei modelli o disegni, viene registrato un marchio comunitario che sia atto a pregiudicare la funzione di origine di un altro marchio registrato anteriormente. Ed è anche per questa ragione che nel settore dei marchi, analogamente del resto a quanto disposto nel settore dei disegni e modelli, il regolamento n. 207/2009 prevede forme di tutela che potremmo definire «ex post», appunto l’azione di nullità e l’azione in contraffazione, che sono volte rispettivamente a espungere dal sistema marchi che non avrebbero dovuto essere registrati o a inibire gli effetti di segni lesivi di un marchio anteriore. Definisco tali forme di tutela come «ex post» in quanto, in caso di conflitto tra marchi registrati, esse sono azionabili dal titolare del marchio anteriore successivamente alla registrazione del marchio posteriore contraffatto o lesivo al fine di tutelare il proprio marchio, e ciò indipendentemente dalla proposizione o dal risultato di un’eventuale opposizione alla registrazione del marchio posteriore oggetto dell’azione.

32.

In realtà mi sembra risieda proprio qui il cuore del problema che si pone nella presente causa: il fatto che nel settore dei marchi esista una forma di tutela «ex ante» ‐ consistente nella possibilità per il titolare di un marchio anteriore di proporre opposizione alla registrazione di un marchio ‐ che si affianca alle forme di tutela «ex post», comuni tanto al settore dei disegni e modelli quanto a quello dei marchi, è di natura tale da giustificare un approccio diverso rispetto a quello adottato dalla Corte nella succitata sentenza Celaya escludendo dalla nozione di terzi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 il titolare di un marchio posteriore regolarmente registrato fintantoché tale marchio non sia stato annullato? Come spiegherò nel dettaglio qui di seguito la risposta a tale quesito è, a mio avviso, negativa.

33.

Con il quesito proposto, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare la nozione di «terzi» di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, chiarendo se, in virtù di tale disposizione, il titolare di un marchio comunitario registrato possa agire direttamente per contraffazione contro il titolare di un marchio comunitario registrato successivamente o se, invece, possa farlo soltanto dopo aver ottenuto la dichiarazione di nullità del marchio comunitario posteriore.

34.

Il giudice del rinvio, nella sua ordinanza, mette in evidenza come ragioni di ordine letterale, sistematico, logico e funzionale depongano a favore di un’interpretazione della disposizione in causa conforme a quella seguita dalla Corte per i disegni e modelli nella citata sentenza Celaya, ai termini della quale il titolare di un marchio comunitario registrato può vietare a qualsiasi terzo l’utilizzo di un segno compreso nelle categorie indicate alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 dell’articolo 9 del regolamento n. 207/2009, indipendentemente dalla circostanza che tale segno sia posteriormente stato registrato o meno dal terzo come marchio comunitario. Nel senso di tale approccio si sono espressi FCI, la Commissione, nonché i governi ellenico e italiano.

35.

Tuttavia, il giudice del rinvio evidenzia che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 potrebbe anche essere interpretato, conformemente all’orientamento seguito dalla giurisprudenza spagnola in applicazione della citata dottrina della «inmunidad registral» ( 21 ), nel senso che esso impedisce al titolare di un marchio comunitario anteriore di vietare l’uso di un marchio registrato posteriormente fintantoché questo non sia stato dichiarato nullo. Tale seconda possibile interpretazione si fonderebbe sul principio «qui iure suo utitur, neminem laedit», secondo cui chi esercita un proprio diritto, nel caso di specie il diritto di uso derivante dalla registrazione del marchio comunitario posteriore, non arreca pregiudizio a nessuno. Soltanto FCIPPR ha sostenuto questa posizione mettendo in evidenza, in particolare, la necessità di tutelare il diritto esclusivo conferito dalla registrazione del marchio, in applicazione del principio della certezza del diritto.

36.

Orbene, proprio come nella causa Celaya, ci troviamo di fronte a una situazione in cui, qualunque sia la soluzione scelta, un titolo di proprietà intellettuale, nel presente caso un marchio registrato, finisce per non dare tutela integrale e assoluta al suo titolare ( 22 ).

37.

Infatti, ove ci si ponga dal punto di vista del marchio anteriore, nel caso in cui si dovesse ritenere che il suo titolare possa agire in contraffazione nei confronti del titolare di un marchio registrato posteriormente, tale soluzione comporterebbe un indebolimento del grado di protezione garantito al titolare del marchio posteriore, il quale potrebbe vedersene vietare l’uso, benché esso sia stato regolarmente registrato. Viceversa, nel caso in cui ci si dovesse porre dal punto di vista del marchio posteriore, e si dovesse ritenere che la previa dichiarazione di nullità di tale marchio sia pregiudiziale all’azione in contraffazione per la tutela del marchio anteriore, la protezione assicurata da quest’ultimo verrebbe indebolita, in quanto la registrazione di tale marchio non garantirebbe al suo titolare il diritto esclusivo di usarlo, conferitogli dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, almeno fino a quando il marchio posteriore, identico o simile, non sia stato annullato.

38.

Nel primo caso si farebbe prevalere lo ius excludendi del titolare del marchio anteriore, ossia il diritto di vietare ai terzi senza il suo consenso l’uso del segno che costituisce tale marchio, sullo ius utendi del titolare del marchio posteriore, ossia il diritto all’uso del segno che costituisce tale marchio ( 23 ). Nel secondo caso il bilanciamento fra i due diritti sarebbe esattamente l’opposto. Come nel caso dei disegni e modelli, la scelta dell’una o dell’altra interpretazione verte quindi tra due diritti in linea di principio equivalenti.

39.

Orbene, nella scelta tra quale deve prevalere tra i diritti conferiti dai due marchi in conflitto, quello anteriore e quello posteriore, non si può, a mio avviso, non tenere conto di un principio fondamentale che informa il sistema di protezione instaurato in materia di marchi e che costituisce un principio fondamentale universalmente riconosciuto dei diritti di proprietà intellettuale in generale, ossia il principio di priorità in forza del quale il diritto esclusivo anteriore, nella fattispecie un marchio comunitario registrato anteriormente, prevale sui diritti sorti successivamente, nella fattispecie su marchi comunitari registrati posteriormente ( 24 ). In effetti, come ha rilevato giustamente la Commissione europea nelle sue osservazioni, e in analogia a quanto stabilito dalla Corte in materia di disegni e modelli nella sentenza Celaya ( 25 ), le disposizioni del regolamento n. 207/2009 non possono non essere interpretate che alla luce di tale principio fondamentale in materia di marchi, il quale trova espressione in puntuali disposizioni del regolamento n. 207/2009 stesso ( 26 ) nonché in disposizioni di altre normative, sia dell’Unione ( 27 ) sia internazionali ( 28 ), in materia di marchi.

40.

Risulta, in particolare, dal regolamento n. 207/2009, da un lato, che solo i segni riproducibili graficamente che siano atti a svolgere la funzione essenziale del marchio, ossia quella di distinguere i prodotti e i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, possono costituire marchi comunitari e godere quindi della relativa protezione la quale si acquisisce attraverso la registrazione e, dall’altro, che la tutela conferita dal marchio comunitario deve essere assoluta in relazione a segni identici o simili comportanti rischio di confusione ( 29 ). Tale tutela assoluta attribuita al marchio è indipendente dalla circostanza che i segni implicanti rischio di confusione siano o meno registrati come marchi comunitari.

41.

Orbene, in caso di conflitto tra due marchi comunitari registrati, l’applicazione del principio di priorità porta, a mio avviso, da un lato, a presumere che il marchio registrato per primo riunisca le condizioni richieste per ottenere la protezione comunitaria prima di quello registrato successivamente e, dall’altro, a vincolare l’ambito di tutela garantito al marchio comunitario posteriore all’assenza di diritti anteriori confliggenti con esso. Pertanto, in caso di conflitto tra marchi comunitari registrati, la protezione che il regolamento n. 207/2009 attribuisce al marchio comunitario posteriore sarà giustificata solo se il suo titolare è in grado di provare che il marchio comunitario anteriore non soddisfa una condizione necessaria per la sua protezione ( 30 ) o che non vi è conflitto tra i marchi ( 31 ).

42.

Tali considerazioni sono indipendenti dalla circostanza che il procedimento di registrazione di un marchio comunitario preveda, contrariamente a quello relativo ai disegni e modelli comunitari, la possibilità per i terzi di proporre opposizione alla registrazione del marchio posteriore. Infatti, come si è messo in evidenza ai paragrafi 30 e 31, benché la previsione di un controllo «ex ante» di tal genere attribuisca al titolare del marchio registrato successivamente un maggior grado di certezza giuridica e riduca, rispetto al settore dei disegni e modelli, il rischio che vengano registrati marchi lesivi di diritti anteriori, il fatto che un segno venga registrato come marchio comunitario non costituisce una garanzia assoluta che tale segno non sia lesivo del diritto esclusivo conferito da un marchio registrato anteriormente. Le differenze procedurali esistenti tra il settore dei disegni e dei modelli e quello dei marchi, pur essendo rilevanti, non sono pertanto tali, a mio avviso, da giustificare un’interpretazione della norma in questione non conforme al principio di priorità ( 32 ).

43.

Inoltre, nel caso in cui il titolare del marchio anteriore agisca per proteggere il proprio titolo nei confronti di un segno lesivo dei suoi diritti, sebbene tale segno sia un marchio regolarmente registrato successivamente, è necessario che il sistema di protezione creato dal regolamento n. 207/2009 gli garantisca la possibilità di ottenere l’interdizione dell’uso di tale marchio lesivo il più rapidamente possibile, in quanto la presenza nel mercato di un marchio di tal genere è atta a pregiudicare la funzione essenziale del marchio anteriore ( 33 ). Risulta del resto evidente che più lunga sarà la coesistenza nel mercato dei due marchi in conflitto, più grave sarà il pregiudizio potenziale o reale per il marchio anteriore.

44.

A tale riguardo è importante rilevare che la Corte ha già avuto occasione di chiarire a più riprese che la tutela assoluta attribuita a un marchio dal diritto esclusivo conferito dalla normativa pertinente al suo titolare mira proprio a consentire a questi di tutelare i propri interessi specifici quale titolare del marchio, ossia proprio a garantire che il marchio possa adempiere le proprie funzioni ( 34 ). L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non può, a mio avviso, essere interpretato che nella prospettiva indicata da tale giurisprudenza costante.

45.

D’altronde, come rilevato giustamente dalla Commissione, subordinare l’esercizio dell’azione in contraffazione alla dichiarazione di nullità del marchio posteriore equivarrebbe ad assoggettare la procedura in contraffazione al rischio di subire ritardi sproporzionati in quanto, oltre ad attendere la decisione dell’UAMI in tal senso, la quale interverrà già a seguito di due gradi di controllo amministrativo interno, il titolare del marchio comunitario anteriore rischierebbe di dover attendere il risultato di eventuali ricorsi giurisdizionali dinanzi al Tribunale e, eventualmente, dinanzi alla Corte di giustizia ( 35 ). La coesistenza sul mercato del marchio anteriore e del marchio lesivo potrebbe quindi durare diversi anni, con potenziale grave pregiudizio per il titolare del marchio anteriore.

46.

Inoltre, la posizione del titolare del marchio posteriore mi sembra comunque essere tutelata da eventuali esercizi abusivi dell’azione in contraffazione da parte del titolare di un marchio anteriore in quanto egli dispone della possibilità di difendersi dinanzi al tribunale dei marchi comunitari, ove egli può far valere un eventuale rigetto nel merito dell’opposizione da parte dell’UAMI ( 36 ), nonché della possibilità di proporre domanda riconvenzionale di decadenza o nullità del marchio anteriore su cui si fonda l’azione in contraffazione ( 37 ). Del resto, come rilevato ai paragrafi 40 e 41, l’ambito di tutela del suo titolo è vincolato sin dall’inizio all’inesistenza di diritti anteriori configgenti con esso.

47.

Risulta, a mio parere, dalle considerazioni che precedono che solo un’interpretazione della nozione di «terzi» di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 conforme al principio di priorità e tale da includere qualsiasi terzo, e pertanto anche il terzo titolare di un marchio comunitario posteriore, è idonea a garantire l’obiettivo di tutela assoluta dei marchi comunitari registrati perseguito dal regolamento n. 207/2009.

48.

Del resto, oltre alle considerazioni suesposte, esistono altre considerazioni di carattere letterale e sistematico che, a mio avviso, militano a favore dell’interpretazione appena proposta dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

49.

In effetti, da un punto di vista letterale, occorre rilevare che, sebbene il regolamento n. 207/2009 non contenga nessuna previsione espressa quanto alla possibilità per il titolare di un marchio comunitario registrato anteriormente di proporre un’azione per contraffazione contro il titolare di un altro marchio comunitario registrato successivamente, il testo dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 conferisce al titolare di un marchio comunitario registrato il diritto esclusivo di utilizzare tale marchio e di vietare «ai terzi», senza distinguere a seconda che il terzo sia o meno titolare di un marchio comunitario registrato posteriormente, l’utilizzazione senza il suo consenso di un segno lesivo del suo marchio ( 38 ). Mi sembra del resto verosimile che, se il legislatore avesse voluto introdurre un principio di tutela per i titolari di marchi registrati successivamente, lo avrebbe esplicitato nella norma.

50.

Sul piano dell’interpretazione sistematica occorre, poi, rilevare che nessuna disposizione del regolamento n. 207/2009 prevede un’eventuale immunità a favore di un terzo titolare di un marchio posteriore dal divieto previsto all’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento ( 39 ), benché tale regolamento preveda, invece, alcune restrizioni al diritto esclusivo conferito al titolare di un marchio registrato ( 40 ). Particolare rilievo assume al riguardo l’articolo 54 del regolamento n. 207/2009. Risulta, infatti, da tale disposizione che, solo se sussistono i requisiti previsti da tale norma (la tolleranza dell’uso per cinque anni consecutivi), le azioni di nullità e di contraffazione sono precluse al titolare del marchio comunitario anteriore nei confronti del titolare di un altro marchio comunitario posteriore. Se ne può dunque desumere, a contrario, che, se tali requisiti non sussistono, il titolare del marchio anteriore può ben agire in contraffazione nei confronti del titolare del marchio comunitario registrato posteriormente.

51.

L’articolo 54 del Regolamento n. 207/2009 è rilevante al riguardo, inoltre, dal punto di vista dell’interpretazione sistematica di tale regolamento. Si può dedurre, infatti, dalla distinzione effettuata in tale articolo tra la domanda di nullità del marchio posteriore e l’opposizione all’uso di questo, che il regolamento n. 207/2009 considera l’azione di nullità e quella in contraffazione come due azioni distinte, non prevedendo alcuna relazione di pregiudizialità tra di esse ( 41 ).

52.

In effetti, proprio come in materia di disegni e modelli comunitari, anche nel settore dei marchi il regolamento n. 207/2009 distingue chiaramente tra le due tipologie di azioni, le quali hanno oggetto, effetti e finalità diversi. Infatti, da un lato, l’articolo 96 del regolamento n. 207/2009 ha attribuito ai tribunali nazionali dei marchi comunitari la competenza esclusiva a dirimere le controversie in materia di contraffazione. Dall’altro, per quanto riguarda le domande di nullità dei marchi, il regolamento n. 207/2009 ha invece optato per il loro trattamento centralizzato presso l’UAMI, anche se tale principio, proprio come in materia di disegni e modelli, è temperato dalla possibilità, per i tribunali dei marchi, di esaminare le domande riconvenzionali di nullità di un marchio comunitario registrato, presentate nel contesto di un’azione per contraffazione. Nessun elemento permette di ritenere che il legislatore abbia inteso subordinare l’esercizio di un’azione al preventivo o simultaneo esercizio dell’altra ( 42 ).

53.

Inoltre, ritengo che l’interpretazione proposta della nozione di «terzi» di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non ponga particolari problemi nella ripartizione delle competenze tra i tribunali dei marchi comunitari e dell’UAMI. Infatti, se è vero che, come avevo evidenziato già per il settore dei disegni e dei modelli ( 43 ), esiste anche nel settore dei marchi la possibilità che la situazione giuridica del marchio posteriore resti indeterminata nel caso in cui il titolare del marchio comunitario anteriore che ha avuto successo nella sua azione in contraffazione contro il titolare del marchio comunitario posteriore non agisca per far dichiarare la nullità di tale marchio, mi sembra tuttavia che le ragioni che mi avevano portato a ritenere che tale incertezza giuridica non potesse essere decisiva per l’interpretazione della nozione di «terzo» contro cui il titolare del disegno o modello ( 44 ) possa agire in contraffazione, siano applicabili mutatis mutandis nel settore dei marchi ( 45 ). Ritengo anzi che l’interpretazione alternativa, nella misura in cui, come rilevato ai paragrafi 43 e 45, metterebbe in pericolo l’efficacia dell’azione in contraffazione, rischierebbe di portare pregiudizio al sistema di tutela previsto dal regolamento n. 207/2009.

54.

Alla luce di quanto precede, la questione posta dal giudice del rinvio deve essere risolta, a mio avviso, dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, in una controversia riguardante la violazione del diritto esclusivo conferito da un marchio comunitario, il diritto di vietare a terzi di utilizzare tale marchio si estende a qualsiasi terzo, ivi compreso il terzo titolare di un marchio comunitario registrato posteriormente.

55.

Al fine di fornire al giudice del rinvio un quadro il più completo possibile, ritengo opportuno rilevare che, qualora la Corte dovesse accogliere l’interpretazione della nozione di «terzi» di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 che ho proposto al paragrafo precedente, tale interpretazione dovrebbe necessariamente estendersi al terzo titolare di un marchio posteriore registrato in uno Stato membro e ciò indipendentemente dal tenore delle disposizioni nazionali pertinenti.

56.

Un’interpretazione diversa, oltre a non essere logica e coerente con quella appena fornita, metterebbe, infatti, in pericolo l’effetto utile del paragrafo 1, dell’articolo 9, del regolamento n. 207/2009 in quanto permetterebbe, attraverso una registrazione di un segno a livello nazionale, di limitare la tutela conferita al titolare del marchio comunitario anteriore dalle disposizioni del regolamento n. 207/2009. Inoltre, un’interpretazione diversa sarebbe, a mio avviso, contraria al principio del carattere unitario del marchio ( 46 ) in quanto il titolare del marchio comunitario anteriore sarebbe protetto in maniera differente nei diversi Stati membri a seconda che il diritto nazionale gli conferisca o meno la possibilità di agire contro il contraffattore senza attendere l’annullamento del marchio nazionale posteriore lesivo dei suoi diritti.

57.

Nello stesso senso, ritengo infine opportuno osservare che, conformemente alle esigenze di interpretazione uniforme del diritto dell’Unione riconosciute iterativamente dalla Corte ( 47 ), l’interpretazione della nozione di «terzi» di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non potrà non estendersi alla correlativa nozione prevista all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95, redatto in termini corrispondenti ( 48 ).

58.

Sulla base delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione pregiudiziale posta dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante:

«L’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia riguardante una violazione del diritto esclusivo conferito da un marchio comunitario, il diritto di vietare a terzi di utilizzare tale marchio si estende a qualsiasi terzo che utilizzi un segno che comporta un rischio di confusione, ivi compreso il terzo titolare di un marchio comunitario registrato posteriormente».