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Order of the Court (Fourth Chamber) of 28 April 2004. # Matratzen Concord GmbH, formerly Matratzen Concord AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM). # Appeal - Community trade mark - Regulation (EC) No 40/94 - Similarity between two trade marks - Likelihood of confusion - Application for a figurative Community trade mark containing the word "Matratzen" - Earlier word mark MATRATZEN # Case C-3/03 P.
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 28 aprile 2004. Matratzen Concord GmbH, già Matratzen Concord AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Somiglianza tra due marchi - Rischio di confusione - Domanda di marchio comunitario figurativo contenente il vocabolo " Matratzen" - Marchio anteriore denominativo MATRATZEN. Causa C-3/03 P.
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 28 aprile 2004. Matratzen Concord GmbH, già Matratzen Concord AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Somiglianza tra due marchi - Rischio di confusione - Domanda di marchio comunitario figurativo contenente il vocabolo " Matratzen" - Marchio anteriore denominativo MATRATZEN. Causa C-3/03 P.
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Somiglianza
tra due marchi — Rischio di confusione — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente il vocabolo “Matratzen” — Marchio
anteriore denominativo MATRATZEN»
Massime dell’ordinanza
1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza
tra i marchi interessati — Criteri di valutazione — Marchio complesso
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Sindacato da parte della Corte della valutazione dei
fatti sottoposti al Tribunale — Esclusione — Segno denominativo e figurativo richiesto come marchio comunitario
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
3. Marchio comunitario — Diritto per il titolare di un marchio di opporsi a qualsiasi uso che possa falsare la garanzia di provenienza
— Diritto rientrante nell’oggetto specifico del diritto dei marchi — Opposizione alla registrazione di un marchio comunitario
da parte del titolare di un marchio nazionale considerato descrittivo nella lingua di un altro Stato membro — Ammissibilità
alla luce del principio della libera circolazione delle merci
(Art. 30 CE; regolamento del Consiglio n. 40/94)
1. Nell’ambito dell’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, la valutazione
della somiglianza tra due marchi non significa prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla
con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo
complesso. Ciò non esclude che l’impressione d’insieme prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso
possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti.
(v. punto 32)
2. Non costituisce une questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, la valutazione
dei fatti operata dal Tribunale e che lo porta a considerare che, relativamente ad un marchio denominativo e figurativo di
cui è richiesta la registrazione come marchio comunitario, la parte denominativa costituisca l’elemento dominante del marchio
controverso.
(v. punto 34)
3. La facoltà attribuita al titolare di un marchio di opporsi a qualsiasi uso di questo marchio tale da falsare la garanzia di
provenienza, che costituisce la funzione essenziale del marchio, rientra nell’oggetto specifico del diritto di marchio, la
cui protezione può giustificare deroghe al principio della libera circolazione delle merci.
Così, il principio della libera circolazione delle merci non vieta ad uno Stato membro di registrare, come marchio nazionale,
un segno che nella lingua di un altro Stato membro è descrittivo dei prodotti o servizi interessati, né al titolare di tale
marchio di opporsi, quando sussiste un rischio di confusione fra tale marchio nazionale e un marchio comunitario richiesto,
alla registrazione di quest’ultimo.
(v. punti 41-42)
ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 28 aprile 2004(1)
Nel procedimento C-3/03 P,
Matratzen Concord GmbH, già Matratzen Concord AG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dal sig. W.-W. Wodrich, Rechtsanwalt, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità
europee (Quarta Sezione) il 23 ottobre 2002 nella causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (Matratzen) (Racc.
pag. II-4335), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di
ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 31 ottobre 2000, che aveva negato
la registrazione di un marchio figurativo come marchio comunitario (procedimenti riuniti R 728/1999-2 e R 792/1999-2),
procedimento in cui l'altra parte è:
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl e G. Schneider, in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. K. Lenaerts, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: sig. R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 gennaio 2003, la società Matratzen Concord GmbH (in prosieguo:
la «Matratzen») ha proposto, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso diretto all’annullamento
della sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2002, causa T‑6/01, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (Matratzen)
(Racc. pag. II‑4335; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso
la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) del 31 ottobre 2000, che aveva negato la registrazione di un marchio figurativo come marchio comunitario (procedimenti
riuniti R 728/1999‑2 e R 792/1999‑2) (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Ambito normativo
2
L’art. 8 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), così
recita:
«1. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:
(…)
b)
se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti
o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel
quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per “marchi anteriori”:
a)
i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto,
ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:
(…)
(ii)
marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, presso l’Ufficio dei
marchi del Benelux (…)
(…)».
3
L’art. 12 dello stesso regolamento, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio comunitario», recita:
«Il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al titolare di impedire ai terzi l’uso in commercio:
(…)
b)
di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica,
all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio;
(…)
purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale».
4
Ai sensi dell’art. 106, n. 1, del detto regolamento, intitolato «Divieto di uso dei marchi comunitari»:
«Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie, il diritto previsto dalla legislazione nazionale
degli Stati membri di proporre azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell’articolo 8 o dell’articolo 52, paragrafo 2
contro l’uso di un marchio comunitario posteriore. Azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell’articolo 8, paragrafi
2 e 4 non possono tuttavia più essere proposte se il titolare del diritto anteriore non può più domandare la nullità del marchio
comunitario ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2».
Fatti della controversia
Il 21 aprile 1998 la Hukla Germany SA (in prosieguo: la «Hukla»), titolare di un marchio denominativo rappresentato dal vocabolo
«Matratzen», registrato in Spagna per i prodotti della classe 20 (in prosieguo: il «marchio anteriore»), ha proposto opposizione
dinanzi alla divisione di opposizione dell’UAMI ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94.
7
Con decisione 22 settembre 1999 la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione per quanto riguarda le categorie di
prodotti della classe 10 e l’ha accolta per le categorie di prodotti delle classi 20 e 24. Tale decisione ha formato oggetto
di ricorso tanto da parte della Matratzen quanto da parte della Hukla.
8
Con la decisione controversa, la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso della Matratzen ed ha accolto
quello della Hukla. In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che in Spagna i due marchi di cui trattasi sarebbero
percepiti come simili e che, tra i prodotti da loro designati, taluni sono identici e altri molto simili. Sul fondamento di
tale analisi la commissione di ricorso ha ritenuto che esistesse un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94, per tutte le categorie di prodotti di cui alla domanda.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
9
Il 9 gennaio 2001 la Matratzen ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale ai fini dell’annullamento della decisione controversa
per violazione, da un lato, dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, dall’altro, del principio di libera circolazione
delle merci.
10
Quanto all’asserita violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il Tribunale, dopo aver ricordato come
la percezione che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi svolga un ruolo determinante nella valutazione
globale del rischio di confusione, ha rilevato, al punto 27 della sentenza impugnata, che occorre prendere in considerazione
il punto di vista del pubblico dello Stato membro in cui è stato registrato il marchio, cioè la Spagna.
11
Il Tribunale ha considerato, anzitutto, al punto 30 della sentenza impugnata, che due marchi sono simili quando, dal punto
di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un’identità almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti,
in particolare gli aspetti visivi, uditivi e concettuali. Il Tribunale ha constatato che, nel caso di specie, il vocabolo
«Matratzen» costituiva, nello stesso tempo, il marchio anteriore e uno dei segni che compongono il marchio richiesto e che,
quindi, occorreva considerare che il marchio anteriore fosse identico, sul piano visivo e uditivo, a uno dei segni che compongono
il marchio richiesto. Tuttavia, a suo avviso, tale constatazione non era da sola sufficiente per ritenere che i due marchi
di cui trattasi, ciascuno considerato nel suo insieme, fossero simili.
12
Esso ha precisato, al punto 32 della sentenza impugnata, che la valutazione della somiglianza tra due marchi deve fondarsi
sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.
Ha aggiunto, al punto 34 della sentenza impugnata, che tale approccio non significa prendere in considerazione solo una componente
di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio, bensì, al contrario, esaminare i marchi di cui trattasi, considerati
ciascuno nel suo complesso. Ha però sottolineato, allo stesso punto, di non escludere che l’impressione complessiva prodotta
nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o
più delle sue componenti.
13
In applicazione, poi, dei criteri pertinenti al caso di specie, il Tribunale ha analizzato le componenti del marchio richiesto,
cioè i vocaboli «Matratzen», «Concord» e «Markt», nonché il segno figurativo di ciascuno di essi rispetto agli altri ed ha
ritenuto, al punto 43 della sentenza impugnata, che i vocaboli «Matratzen» e «Concord» potessero essere considerati come le
componenti più importanti. Tuttavia, secondo il Tribunale, il vocabolo «Matratzen», caratterizzato da una preponderanza di
consonanti a pronuncia dura, non presentando alcuna somiglianza con una qualsiasi parola spagnola, sembra più facilmente memorizzabile
dal pubblico pertinente rispetto al vocabolo «Concord». Il Tribunale ne ha dedotto che il vocabolo «Matratzen» costituiva
l’elemento dominante del marchio richiesto. Ha quindi concluso, al punto 44 della sentenza impugnata, che, per il pubblico
pertinente, esisteva una somiglianza visiva e uditiva tra i due marchi.
14
Esso ha infine dichiarato, al punto 48 della sentenza impugnata, che, considerati insieme, il grado di somiglianza dei marchi
di cui trattasi e il grado di somiglianza dei prodotti designati dagli stessi erano sufficientemente elevati e che, pertanto,
giustamente la commissione di ricorso aveva considerato che esistesse un rischio di confusione tra i marchi in esame.
15
Al punto 49 della sentenza impugnata esso ha ritenuto che questa conclusione non fosse infirmata dagli argomenti che la Matratzen
traeva dall’art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94. A suo avviso, anche ammettendo che tale disposizione possa incidere
sul procedimento di registrazione, l’incidenza si limiterebbe, per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione,
ad escludere la possibilità di considerare un segno descrittivo facente parte di un marchio complesso come un elemento distintivo
e dominante nell’impressione complessiva prodotta dal marchio stesso. Nel caso di specie la parola «Matratzen» non sarebbe
stata descrittiva dal punto di vista del pubblico pertinente dei prodotti designati dal marchio richiesto.
16
Quanto all’asserita violazione del principio della libera circolazione delle merci, il Tribunale ha ritenuto, al punto 54
della sentenza impugnata, che non costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci il fatto di registrare, come
marchio nazionale, un segno che nella lingua di un altro Stato membro è descrittivo dei prodotti o servizi interessati. Esso
ha poi rilevato, al punto 58 della sentenza impugnata, che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’art. 30 CE ammette deroghe
al principio della libera circolazione delle merci derivanti dall’esercizio dei diritti attribuiti da un marchio nazionale
solo nella misura in cui appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono l’oggetto specifico della proprietà
industriale interessata. Ora, la facoltà del titolare del marchio di opporsi a qualsiasi uso di tale marchio tale da falsare
la garanzia di provenienza, intesa nel senso sopra descritto, rientrerebbe nell’oggetto specifico del diritto al marchio.
17
Il Tribunale ha ricordato, al punto 57 della sentenza impugnata, che, ai sensi del suo art. 106, n. 1, il regolamento n. 40/94
lascia impregiudicato il diritto, previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri, di proporre azioni per violazione
di marchi anteriori nazionali contro l’uso di un marchio comunitario posteriore. Ha poi sottolineato che, se in un caso concreto
sussiste un rischio di confusione tra un marchio anteriore nazionale e un segno di cui è chiesta la registrazione come marchio
comunitario, l’utilizzazione di tale segno può essere vietata dal giudice nazionale nell’ambito di un procedimento di contraffazione.
18
Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso.
Ricorso dinanzi alla Corte
19
La Matratzen chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e respingere l’opposizione presentata il 21 aprile
1998 dalla Hukla. Essa chiede altresì la condanna dell’UAMI alle spese.
20
L’UAMI conclude per il rigetto del ricorso e la condanna della Matratzen alle spese.
21
Ai sensi dell’art. 119 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente infondata, la Corte, su relazione
del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento l’impugnazione con ordinanza motivata.
Sul primo motivoArgomenti delle parti
22
Con il suo primo motivo, la Matratzen fa valere che il Tribunale, in sede di interpretazione della nozione di somiglianza
di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, non ha valutato nel suo insieme, come invece richiesto dalla
giurisprudenza della Corte, il rischio di confusione nella percezione del pubblico tenendo conto di tutti i fattori pertinenti
nel caso di specie. Infatti, per analizzare e valutare correttamente il marchio richiesto, non dovrebbero essere ignorati
né l’elemento figurativo né alcuno degli elementi verbali.
23
In sede di valutazione delle circostanze di fatto essenziali per l’accertamento del rischio di confusione, il Tribunale sarebbe
incorso in un errore di diritto concludendo che il vocabolo «Matratzen» costituiva l’elemento dominante del marchio richiesto.
Secondo la Matratzen, avrebbe dovuto concludere in favore di una predominanza del vocabolo «Concord». Si dovrebbe partire
dal principio che, nell’ambito del marchio richiesto, l’elemento «Matratzen», di assonanza straniera per il consumatore spagnolo,
ha un’importanza secondaria, mentre il termine «Concord», originario della zona linguistica romanza, che gli è più familiare,
resta inciso nella sua memoria più distintamente e più facilmente.
24
La totale mancanza di informazioni sull’uso del marchio, sulla sua eventuale importanza, sugli indizi a favore di un carattere
distintivo eventualmente maggiore, sul grado di notorietà del marchio e su altre informazioni analoghe dovrebbe condurre ad
assumere come punto di partenza, in linea di principio, un carattere distintivo appena sufficiente, e quindi piuttosto debole.
In sede di applicazione analogica dei principi sulla limitazione dell’effetto di un marchio figuranti, in particolare, all’art. 12,
lett. b), del regolamento n. 40/94, il marchio denominativo «Matratzen», dotato di un carattere distintivo debole, non potrebbe
essere opposto con buon esito ad un marchio denominativo e figurativo dotato di un carattere distintivo forte. Per questa
stessa ragione non dovrebbe essere negata al marchio richiesto l’iscrizione al registro dei marchi comunitari tenuto dall’UAMI.
25
L’UAMI, invece, fa valere, da un lato, che il motivo dedotto è diretto a rimettere in discussione constatazioni e valutazioni
di fatto che non possono, in linea di principio, essere sottoposte al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.
Sostiene, dall’altro, che il Tribunale ha fatto riferimento alla giurisprudenza pertinente, in particolare per quanto riguarda
il corretto approccio metodologico in base al quale sono paragonati i due marchi.
Giudizio della Corte
26
Ai sensi dell’art. 8, n. 1), lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore,
il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio
anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un
rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Tale rischio di confusione
comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
27
I termini stessi di tale disposizione escludono quindi che essa possa applicarsi se non sussiste nel pubblico un rischio di
confusione [v., a proposito dell’identica disposizione contenuta all’art. 4, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio
21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 40,
pag. 1), sentenze 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon, Racc. pag. I‑5507, punto 18, e 22 giugno 2000, causa C‑425/98,
Marca Made, Racc. pag. I‑4861, punto 34].
28
L’esistenza di un rischio di confusione nel pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione
tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., in tal senso, sentenze 11 novembre 1997, causa C‑251/95, SABEL, Racc. pag. I‑6191,
punto 22; 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I‑3819, punto 18, e Marca Mode, cit., punto 40).
29
Inoltre, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva
o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare,
degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi. La percezione dei marchi operata dal consumatore medio dei prodotti
o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del detto rischio. Orbene, il consumatore
medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v., in tal senso,
citate sentenze SABEL, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 25).
30
Nel caso di specie, determinando se esistesse, dal punto di vista del detto consumatore, una somiglianza visiva e auditiva
tra i due marchi, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nella sua interpretazione dell’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94.
31
A tale riguardo, da un lato, non è fondata la censura secondo cui il Tribunale, considerando separatamente gli elementi del
marchio richiesto, avrebbe omesso di valutare nel suo insieme il rischio di confusione tenendo conto di tutti i fattori pertinenti
del caso di specie.
32
Infatti, il Tribunale ha giustamente precisato, al punto 34 della sentenza impugnata, che la valutazione della somiglianza
tra due marchi non significa prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro
marchio, ma che occorre invece operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso.
Esso ha altresì dichiarato che ciò non esclude che l’impressione d’insieme prodotta nella memoria del pubblico pertinente
da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti.
33
Inoltre, come emerge chiaramente dai punti 38‑48 della sentenza impugnata, il Tribunale, per determinare se i due marchi siano
simili dal punto di vista del pubblico pertinente, ha dedicato gran parte del suo ragionamento alla valutazione dei loro elementi
distintivi e dominanti, nonché del rischio di confusione nel pubblico, rischio valutato nel suo insieme, tenendo conto di
tutti i fattori pertinenti del caso di specie.
34
D’altra parte, sostenendo che il Tribunale aveva ritenuto, sulla base di un’erronea interpretazione dei fatti di causa, che
il vocabolo «Matratzen» costituiva l’elemento dominante del marchio richiesto, la Matratzen si limita in realtà a contestare
la valutazione dei fatti svolta dal Tribunale, senza peraltro invocare alcun vizio di snaturamento degli elementi del fascicolo
sottoposto al Tribunale stesso. Orbene, tale valutazione dei fatti non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta
al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza 19 settembre 2002, causa C‑104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. 7561,
punto 22; nonché ordinanze 5 febbraio 2004, causa C‑326/01 P, Telefon & Buch/UAMI, Racc. pag. I‑1371, punto 35, e causa C‑150/02 P,
Streamserve/UAMI, Racc. pag. I‑1461, punto 30).
35
Inoltre, quanto all’argomento della Matratzen attinente all’art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94, si deve rilevare
che quest’ultima disposizione riguarda la limitazione degli effetti dello stesso marchio comunitario prevedendo che il diritto
conferito dalla sua registrazione non consente al titolare di impedire ai terzi l’uso in commercio, a determinate condizioni,
di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica,
all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio,
cioè di indicazioni descrittive. Detta disposizione non riguarda lo status di un marchio anteriore, ai sensi dell’art. 8,
n. 2, del regolamento n. 40/94. Il Tribunale non è quindi incorso in alcun errore di diritto dichiarando che l’argomento attinente
all’art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94 era irrilevante.
36
Di conseguenza, tale motivazione non è viziata da alcun errore di diritto.
37
Il primo motivo deve quindi essere dichiarato manifestamente infondato.
Sul secondo motivoArgomenti delle parti
38
La Matratzen fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto constatando, al punto 54 della sentenza impugnata,
che non risulta affatto che il principio della libera circolazione delle merci vieti ad uno Stato membro di registrare, come
marchio nazionale, un segno che nella lingua di un altro Stato membro è descrittivo dei prodotti o servizi interessati. Nel
caso di specie, l’opposizione presentata contro il marchio richiesto, in quanto simile al marchio anteriore registrato in
Spagna, marchio anteriore che in Germania è descrittivo per i prodotti di cui trattasi, rappresenterebbe un esercizio abusivo
dei diritti riconosciuti dalla normativa di uno Stato membro in materia di proprietà intellettuale alla luce dell’art. 30,
seconda frase, CE.
39
L’UAMI risponde che, nell’ambito di un procedimento di opposizione, non è possibile impugnare un marchio nazionale anteriore,
né rimetterne in discussione la validità. Esso considera che la coesistenza del sistema giuridico del marchio comunitario
e dei sistemi giuridici nazionali comporta il corollario, in particolare, che il diritto di un marchio alla protezione viene
valutato secondo gli stessi criteri giuridici, ma che l’esito dell’esame può essere diverso da un paese all’altro in quanto
ciò che rileva è il punto di vista del pubblico pertinente in ciascun paese. Sarebbe quindi perfettamente concepibile che
un marchio venga registrato in uno Stato membro, mentre esso è descrittivo in una lingua diversa da quella di detto Stato.
Giudizio della Corte
40
Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito dell’applicazione del principio della libera circolazione delle merci, il
Trattato CE non incide sull’esistenza dei diritti riconosciuti dalla legislazione di uno Stato membro in materia di proprietà
intellettuale, ma limita solamente, secondo le circostanze, l’esercizio di detti diritti (sentenze 22 giugno 1976, causa 119/75,
Terrapin, Racc. pag. 1039, punto 5, e 22 gennaio 1981, causa 58/80, Dansk Supermarked, Racc. pag. 181, punto 11).
41
L’art. 30 CE ammette deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci tra gli Stati membri solo nella
misura in cui esse appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono l’oggetto specifico della proprietà
industriale interessata. A tale riguardo, la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore
finale la provenienza del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale
prodotto da quelli di diversa provenienza. Pertanto, la facoltà attribuita al titolare di un marchio di opporsi a qualsiasi
uso di questo marchio tale da falsare la garanzia di provenienza, intesa nel senso sopra descritto, rientra nell’oggetto specifico
del diritto al marchio, la cui protezione può giustificare deroghe al principio della libera circolazione delle merci (sentenze
11 luglio 1996, cause riunite C‑427/93, C‑429/93 e C‑436/93, Bristol‑Myers Squibb e a., Racc. pag. I‑3457, punto 48, e 23
aprile 2002, causa C‑143/00, Boehringer Ingelheim e a., Racc. pag. I‑3759, punti 12 e 13).
42
Il Tribunale non si è pertanto sottratto agli obiettivi esposti ai punti 40 e 41 della presente ordinanza, considerando, ai
punti 54 e 56 della sentenza impugnata, che il principio della libera circolazione delle merci non vieta ad uno Stato membro
di registrare, come marchio nazionale, un segno che nella lingua di un altro Stato membro è descrittivo dei prodotti o servizi
interessati, né al titolare di tale marchio di opporsi, quando sussiste un rischio di confusione fra tale marchio nazionale
e un marchio comunitario richiesto, alla registrazione di quest’ultimo, ed ha quindi proceduto ad un’esatta interpretazione
dei detti obiettivi.
43
Il secondo motivo deve quindi essere dichiarato manifestamente infondato.
44
Da quanto precede risulta che il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata è manifestamente infondato e deve pertanto
essere respinto.
Sulle spese
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Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118
dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ha chiesto
la condanna della ricorrente, rimasta soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.