Causa T‑261/18

Roxtec AB

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 settembre 2019

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici – Impedimento alla registrazione assoluto – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (UE) 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Nozione – Interpretazione alla luce dell’interesse generale ivi afferente

   [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, e), ii)]

   (v. punti 26‑29)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Identificazione delle caratteristiche essenziali di un segno – Carattere distintivo degli elementi di un segno o carattere distintivo acquisito mediante l’uso di un segno – Irrilevanza

   [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, e), ii), e § 3]

   (v. punti 30‑33, 38, 51, 53, 58‑64)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Valutazione delle caratteristiche essenziali alla luce della funzione tecnica del prodotto

   [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, e), ii)]

   (v. punti 34, 35)

4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001 – Marchio figurativo che rappresenta un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici

   [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 1, e), ii), e 59, § 1, a)]

   (v. punti 45, 65, 74‑77, 86, 92)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Inapplicabilità

   [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, e), ii), e § 3]

   (v. punto 52)

6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Percezione del consumatore medio – Rilevanza

   [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, e), ii)]

   (v. punti 54‑56)

Sintesi

Nella sentenza Roxtec/EUIPO – Wallmax (Rappresentazione di un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici) (T‑261/18), pronunciata il 24 settembre 2019, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), con la quale quest’ultimo ha dichiarato la nullità di un marchio figurativo che rappresenta un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici.

Nella specie, la Roxtec aveva ottenuto la registrazione di detto marchio per i «sigillanti di riempimento per cavi e tubi, in plastica o gomma». A seguito di una domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla Wallmax, l’EUIPO ha accolto tale domanda, con la motivazione che detto marchio era costituito esclusivamente dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Nella presente causa, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla nozione di «caratteristiche essenziali» di un segno costituito da una forma, ai fini dell’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001 ( 1 ).

In via preliminare, il Tribunale ha ricordato che un’applicazione corretta di detto articolo comporta che le caratteristiche essenziali di un segno siano debitamente individuate da parte dell’autorità che si pronuncia sulla domanda di registrazione di tale segno come marchio. Orbene, la nozione di «caratteristiche essenziali» del segno non si riferisce a quella di «elementi distintivi» del segno, ma solo a quella di «elementi più importanti del segno», che devono essere individuati caso per caso.

Di seguito, il Tribunale ha osservato che, nell’ambito di tale individuazione, la percezione del pubblico di riferimento non è né obbligatoria né decisiva e, al massimo, può costituire un utile elemento di valutazione per l’autorità competente quando individua le caratteristiche essenziali del segno, senza essere determinante. Infatti, nell’ambito dell’individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno costituito da una forma ( 2 ), a differenza di quanto avviene nell’analisi compiuta in sede di valutazione del carattere distintivo di un segno ( 3 ), la percezione del pubblico di riferimento è diretta unicamente a determinare quali elementi sono percepiti come i più importanti, al fine specifico di consentire l’esame della funzionalità della forma di cui si tratta.

Inoltre, il Tribunale ha ricordato che, anche qualora una forma di prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico abbia acquisito carattere distintivo mediante l’uso che ne è stato fatto ( 4 ), la sua registrazione come marchio rimane nondimeno vietata. Il Tribunale ha altresì constatato che la valutazione del carattere «ornamentale», «di fantasia» o «arbitrario» di una caratteristica essenziale avviene solo nella seconda fase dell’analisi, relativa alla funzionalità delle caratteristiche essenziali, e non nella prima fase relativa all’identificazione delle caratteristiche essenziali del segno.

Il Tribunale ha pertanto concluso che il carattere distintivo degli elementi di un segno o il carattere distintivo acquisito mediante l’uso di un segno non sono rilevanti nella determinazione delle sue caratteristiche essenziali ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001.

Nella specie, il Tribunale ha confermato, in primis, la conclusione dell’EUIPO secondo cui la caratteristica essenziale del segno controverso corrisponde ai cerchi concentrici. In secondo luogo, esso ha dichiarato che l’EUIPO aveva correttamente ritenuto che il marchio controverso fosse costituito dalla forma del prodotto concreto di cui trattasi, vale a dire una rappresentazione bidimensionale della superficie anteriore del modulo di sigillatura che evidenzia l’estremità degli strati di sigillatura concentrici rimovibili che compongono l’interno della cavità cilindrica del suddetto modulo. Infine, il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente secondo cui il marchio controverso non avrebbe le caratteristiche necessarie e indispensabili per il funzionamento e l’uso del prodotto di cui trattasi.

( 1 ) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

( 2 ) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001.

( 3 ) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

( 4 ) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.