Parole chiave
Massima

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1. Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi - Direttiva 89/104 - Principio dell'esaurimento sancito dall'art. 7 - Applicazione ai prodotti reimportati previo riconfezionamento e riapposizione del marchio originario - Applicazione degli artt. 30 e 36 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE) in caso di sostituzione del marchio con un marchio diverso

[Trattato CE, artt. 30 e 36 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE); direttiva del Consiglio 89/104/CEE, art. 7]

2. Libera circolazione delle merci - Proprietà industriale e commerciale - Diritto di marchio - Prodotto messo in commercio in uno Stato membro dal titolare o con il suo consenso - Importazione dopo riconfezionamento e riapposizione del marchio o sostituzione del marchio con quello usato dal titolare nello Stato membro d'importazione - Opposizione del titolare - Ammissibilità - Presupposto - Mancanza d'isolamento artificioso dei mercati nazionali nella Comunità - Applicazione identica nei due casi

[Trattato CE, art. 36 (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE)]

3. Libera circolazione delle merci - Proprietà industriale e commerciale - Diritto di marchio - Prodotto messo in commercio in uno Stato membro dal titolare o con il suo consenso - Importazione dopo sostituzione del marchio con quello usato dal titolare nello Stato membro d'importazione - Opposizione del titolare - Ammissibilità - Presupposto - Mancanza d'isolamento artificioso dei mercati nazionali nella Comunità - Criteri di valutazione

[Trattato CE, art. 36 (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE)]

Massima

1. L'art. 7 della prima direttiva sui marchi 89/104, il cui n. 1 dispone che vi è esaurimento del diritto conferito dal marchio solo per taluni prodotti che sono stati messi in commercio nella Comunità «con detto marchio» dal titolare o con il suo consenso, si applica quando, dopo il riconfezionamento del prodotto, il marchio originario viene riapposto. Per contro, tale articolo non si applica allorché l'importatore parallelo sostituisce il marchio originario con un marchio diverso. In quest'ultimo caso, i rispettivi diritti del titolare del marchio e dell'importatore parallelo sono stabiliti dagli artt. 30 e 36 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE). Fermo restando che l'art. 7 della direttiva, al pari dell'art. 36 del Trattato, mira a conciliare gli interessi fondamentali attinenti alla tutela dei diritti di marchio con quelli relativi alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, tali due norme, che perseguono lo stesso risultato, devono essere interpretate in modo identico.

2. La facoltà che ha il titolare di un marchio di opporsi a che un importatore smerci prodotti che sono stati messi in commercio nello Stato membro di esportazione da lui stesso o con il suo consenso, riconfezionati con riapposizione del marchio originario o con sostituzione di detto marchio con quello utilizzato dal titolare nello Stato membro d'importazione, in forza del diritto nazionale è considerata giustificata con riguardo all'art. 36 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE), a meno che sia dimostrato, in particolare, che tale opposizione contribuisce all'isolamento artificioso dei mercati nazionali nella Comunità.

Tale condizione relativa all'isolamento artificioso non può essere applicata in modo diverso a seconda del fatto che il marchio originario sia riapposto dopo riconfezionamento o venga sostituito, in quanto nessuna differenza oggettiva può giustificare una disciplina diversa per queste due situazioni. Poiché il diritto di marchio nello Stato membro d'importazione consente al titolare del marchio di opporsi alla sua riapposizione dopo il riconfezionamento del prodotto o alla sua sostituzione, e poiché il riconfezionamento con riapposizione del marchio o la sostituzione del marchio sono necessari perché i prodotti possano essere commercializzati dall'importatore parallelo nello Stato membro d'importazione, esistono ostacoli al commercio intracomunitario che generano isolamenti artificiali dei mercati nazionali nella Comunità, e ciò indipendentemente dal fatto che tali isolamenti siano stati voluti o meno dal titolare.

3. La condizione dell'isolamento artificioso dei mercati nazionali nella Comunità implica che, per valutare se il titolare di un marchio possa opporsi, in forza del diritto nazionale, a che un importatore parallelo di medicinali sostituisca il marchio usato nello Stato membro d'esportazione con quello usato dal titolare nello Stato membro d'importazione, occorre tener conto delle circostanze esistenti al momento della commercializzazione nello Stato membro d'importazione che rendono oggettivamente necessaria la sostituzione del marchio originario con quello usato nello Stato membro d'importazione perché il prodotto di cui trattasi possa essere commercializzato in questo Stato dall'importatore parallelo. Tale requisito di necessità è soddisfatto se, in un caso determinato, il divieto fatto all'importatore di sostituire il marchio ostacola il suo effettivo accesso ai mercati dello Stato membro d'importazione. Per contro, il requisito attinente alla necessità non sarà soddisfatto se la sostituzione del marchio è dovuta esclusivamente al desiderio da parte dell'importatore parallelo di conseguire un vantaggio commerciale.