Causa T‑598/18

Grupo Textil Brownie, SL

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 gennaio 2020

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BROWNIE – Marchi nazionali denominativi anteriori BROWNIES, BROWNIE, Brownies e Brownie – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001]»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Data rilevante ai fini dell’esame di un impedimento alla registrazione relativo – Data di deposito della domanda di registrazione – Recesso dall’Unione dello Stato membro interessato – Irrilevanza

   [Art. 50 TUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, §§ 1 e 2, a), ii), e 42, § 3]

   (v. punto 19)

2. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Interpretazione alla luce della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009

   (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, considerando 10 e art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3)

   (v. punto 30)

3. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione

   (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3)

   (v. punti 31‑34, 51)

4. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso nel corso del periodo quinquennale

   (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3)

   (v. punti 37, 38)

5. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Uso nel corso del periodo quinquennale – Presa in considerazione di elementi di prova vertenti su un uso al di fuori di tale periodo – Presupposti

   (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3)

   (v. punto 41)

6. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Efficacia probatoria degli elementi di prova – Criteri di valutazione

   [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 42, §§ 2 e 3, e 78, § 1, f)]

   (v. punti 53, 74, 76)

7. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo – Scopo e ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009

   [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, comma 2, a), e 42, §§ 2 e 3]

   (v. punti 61‑63)

8. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto

   (v. punto 93)

Sintesi

Nella sentenza Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) (T‑598/18), pronunciata il 30 gennaio 2020, il Tribunale ha precisato taluni aspetti relativi alla prova dell’uso effettivo di un marchio anteriore e ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), relativa a un procedimento di opposizione tra la The Guide Association (in prosieguo: l’«interveniente») e il Grupo Textil Brownie (in prosieguo: la «ricorrente»).

Nel caso di specie, l’interveniente ha presentato opposizione alla registrazione del marchio denominativo BROWNIE, fondandosi sulla serie di marchi del Regno Unito denominativi anteriori BROWNIES, BROWNIE, Brownies e Brownie (in prosieguo, congiuntamente: il «marchio anteriore»). La ricorrente ha chiesto che l’interveniente adduca la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore. Considerando che l’interveniente aveva addotto una tale prova, la divisione di opposizione dell’EUIPO ha concluso per l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto riguardo a taluni prodotti e servizi e ha quindi parzialmente accolto l’opposizione. Il ricorso proposto avverso tale decisione è stato respinto dalla commissione di ricorso dell’EUIPO.

In primo luogo, per quanto riguarda l’incidenza del recesso del Regno Unito dall’Unione europea ( 1 ), il Tribunale ha ricordato che, al fine di valutare l’esistenza di un motivo relativo di opposizione, occorre porsi al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea contro il quale è stata proposta opposizione basandosi su un marchio anteriore. Occorre pertanto esaminare i vari aspetti del marchio anteriore come si presentavano al momento del deposito della domanda di una siffatta registrazione. La circostanza che il marchio anteriore potrebbe perdere lo status di marchio registrato in uno Stato membro ( 2 ) in un momento successivo al deposito della domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea contro cui è stata presentata opposizione sulla base di tale marchio anteriore – in particolare a seguito di un eventuale recesso dall’Unione europea dello Stato membro interessato conformemente all’articolo 50 TUE senza che disposizioni specifiche al riguardo siano state previste in un eventuale accordo concluso ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE – è, pertanto, in linea di principio, irrilevante per l’esito dell’opposizione. Neppure l’esistenza di un interesse ad agire per un ricorso dinanzi al Tribunale avverso una decisione delle commissioni di ricorso dell’EUIPO che accoglie una siffatta opposizione basata su un tale marchio nazionale anteriore – o che conferma una decisione della divisione di opposizione in tal senso – è in linea di principio intaccata.

In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che, nei limiti in cui la ricorrente aveva sostenuto che taluni elementi di prova non rientrano nel periodo di riferimento, discende inequivocabilmente dall’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 che è solo l’uso effettivo a dover intervenire durante il periodo di riferimento. Nella misura in cui elementi di prova invocati al fine di dimostrare l’uso effettivo vertono su un uso durante il periodo di riferimento non si può esigere che tali elementi di prova siano stati essi stessi stabiliti nel corso di tale periodo di riferimento. Di conseguenza, l’argomento della ricorrente, secondo cui taluni elementi di prova non rientrano nel periodo di riferimento per il solo motivo che essi sarebbero stati stabiliti al di fuori di detto periodo, non è, in quanto tale, idoneo a smentirne il valore probatorio alla luce dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.

In terzo luogo, per quanto attiene agli elementi di prova vertenti su un uso effettuato prima o dopo il periodo di riferimento, il Tribunale ha ricordato che dalla giurisprudenza emerge che la presa in considerazione di siffatti elementi di prova è possibile, in quanto consente di confermare o di valutare meglio la portata dell’utilizzo del marchio anteriore nonché le reali intenzioni del titolare durante tale periodo. Tuttavia, siffatti elementi di prova possono essere presi in considerazione solo se sono stati prodotti altri elementi di prova vertenti, questi, sul periodo di riferimento.

In quarto luogo, per quanto concerne il materiale pubblicitario fatto valere a titolo di prova di uso effettivo, il Tribunale ha ammesso, da un lato, che era già stato giudicato che in linea di principio è necessario dimostrare che il materiale pubblicitario, recante menzione del marchio anteriore il cui uso effettivo deve essere dimostrato, ha trovato una diffusione sufficiente presso il pubblico di riferimento per dimostrare il carattere effettivo dell’uso del marchio in questione. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato, dall’altro lato, che dalla giurisprudenza risulta altresì che, nell’ambito della valutazione delle prove dell’uso effettivo di un marchio, non si tratta di analizzare ogni prova in modo isolato, ma congiuntamente, al fine d’identificarne il senso più probabile e più coerente. Così, anche se il valore probatorio di un elemento di prova è limitato, nella misura in cui, considerato singolarmente, non dimostra con certezza se e in che modo i prodotti riguardati sono stati immessi sul mercato, e anche se tale elemento non è pertanto decisivo di per sé, può tuttavia essere preso in considerazione nella valutazione complessiva dell’uso effettivo del marchio di cui trattasi. Ciò avviene, ad esempio, quando tale elemento si aggiunge ad altri elementi di prova. Nel caso di specie, il Tribunale ha considerato che il materiale pubblicitario costituiva un elemento tra altri, cosicché poteva essere preso in considerazione dalla commissione di ricorso.

In quinto ed ultimo luogo, per quanto attiene al valore probatorio di una dichiarazione sull’onore che deve dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore, il Tribunale ha rammentato che dall’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 ( 3 ) emerge che le dichiarazioni scritte, rese sotto giuramento o in forma solenne, ovvero che, conformemente alle disposizioni del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione, abbiano effetto equivalente, fanno parte dei mezzi istruttori che l’EUIPO può segnatamente adottare. Nel caso di specie, la dichiarazione sull’onore era stata effettuata sotto forma di una dichiarazione testimoniale, che è la forma descritta dalle norme di procedura civile applicabili in Inghilterra e in Galles. Del resto, il Tribunale ha rilevato che dalla giurisprudenza risulta che, quando, come nel caso di specie, una dichiarazione è stata redatta ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 da uno dei membri del personale che ricopre funzioni di direzione della parte che deve dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore, a suddetta dichiarazione può essere attribuito valore probatorio soltanto se essa è corroborata da altri elementi di prova, ipotesi che ricorreva nel caso di specie.

( 1 ) L’accordo di recesso non era ancora stato adottato in via definitiva alla data di chiusura della deliberazione.

( 2 ) Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii), e dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

( 3 ) Divenuto articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001.