Causa T‑161/16

(pubblicazione per estratto)

Puma SE

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

 Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 maggio 2019

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo CMS Italy – Marchi internazionali figurativi anteriori che rappresentano un felino che salta verso sinistra – Impedimenti alla registrazione relativi – Notorietà dei marchi anteriori – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] – Prova della notorietà – Decisioni anteriori dell’EUIPO che constatano la notorietà dei marchi anteriori – Presa in considerazione di tali decisioni – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione»

1.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nell’Unione – Prova della notorietà – Decisioni anteriori dell’EUIPO che constatano la notorietà dei marchi anteriori

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 19, § 2, c)]

(v. punti 30, 31)

2.      Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75)

(v. punti 32, 33)

3.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nell’Unione – Decisione che si discosta dalla prassi decisionale anteriore dell’Ufficio per quanto riguarda la notorietà del marchio anteriore – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 5, e 75)

(v. punti 34, 46, 48)

Sintesi

All’origine della causa decisa con l’ordinanza Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy) (T‑161/16), emessa il 22 maggio 2019, vi è l’opposizione proposta dalla PUMA alla registrazione del marchio figurativo CMS Italy, il cui elemento figurativo principale è costituito da un felino che salta verso destra, sulla base di tre registrazioni internazionali di marchi figurativi il cui elemento unico o principale è un felino che salta verso sinistra, che producono effetti in diversi Stati membri. Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (1) (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n.2017/1001) (2).

La summenzionata opposizione era stata respinta sulla base del rilievo che la notorietà dei marchi anteriori non era stata dimostrata, giacché la divisione di opposizione aveva segnatamente rifiutato di prendere in considerazione svariate decisioni anteriori dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) le quali avevano constatato la notorietà di taluni dei marchi in parola, che l’opponente aveva invocato a titolo di prova, con la motivazione che la legittimità delle decisioni dell’EUIPO doveva essere valutata sulla base del regolamento n. 207/2009 come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale anteriore. Il ricorso avverso detta decisione era stato respinto dalla commissione di ricorso, la quale aveva implicitamente avallato tale valutazione e respinto gli elementi di prova dinanzi ad essa prodotti dalla ricorrente sulla base del rilievo che, sostanzialmente, si sarebbe trattato non di prove supplementari, bensì di prove principali.

Con la sua ordinanza motivata, emessa sul fondamento dell’articolo 132 del regolamento di procedura, il Tribunale ha dichiarato il ricorso manifestamente fondato, in considerazione della sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509), di cui ha sintetizzato il precetto. In particolare, il Tribunale ha ricordato che, allorché le decisioni anteriori dell’EUIPO, che un opponente invoca come prove in quanto le stesse hanno constatato la notorietà del marchio anteriore sul quale si fonda la sua opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, sono circostanziate riguardo la base probatoria e i fatti sui quali tale constatazione è basata, le suddette decisioni costituiscono un indizio importante del fatto che il marchio in oggetto possa, del pari, essere considerato marchio che gode beneficiante di notorietà ai sensi della disposizione medesima nell’ambito del procedimento di opposizione in corso.

Nella fattispecie, il Tribunale ha constatato che la ricorrente aveva invocato in maniera precisa, a titolo di prova della notorietà dei marchi anteriori, tre decisioni anteriori dell’EUIPO che costituivano una prassi decisionale recente la quale aveva accolto la notorietà di due dei tre marchi anteriori relativamente a prodotti identici o simili a quelli oggetto di causa e alcuni degli Stati membri interessati nel caso di specie. Pertanto, spettava alla commissione ricorso prendere in considerazione le summenzionate decisioni dell’EUIPO e chiedersi con particolare attenzione se occorresse o meno decidere nello stesso senso e, in caso di risposta negativa, motivare esplicitamente siffatta divergenza di valutazione. Negando qualsivoglia pertinenza alle decisioni in parola, la commissione di ricorso non aveva tenuto debito conto del principio di buon andamento dell’amministrazione.

Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata della commissione di ricorso.

1      Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

2      Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag 1).