Causa T‑796/16

CEDC International sp. z o.o.

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 23 settembre 2020

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di un filo d’erba in una bottiglia – Marchio nazionale tridimensionale anteriore – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 18, paragrafo 1, e articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001] – Natura dell’uso – Alterazione del carattere distintivo – Uso congiunto ad altri marchi – Oggetto della tutela – Requisito di chiarezza e di precisione – Requisito della concordanza tra la descrizione e la rappresentazione – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Rinvio alla motivazione di una decisione anteriore annullata – Obbligo di motivazione»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Segni idonei a costituire un marchio – Rappresentazione grafica di un marchio tridimensionale – Presupposti per la registrazione – Rappresentazione grafica sufficientemente chiara e precisa – Concordanza tra un’eventuale descrizione e la rappresentazione

   (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 4; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 3, §§ 3 e 4)

   (v. punti 105‑112, 128‑130)

2. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo – Oggetto e ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 40/94 – Esame dell’alterazione del carattere distintivo

   [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 15, § 2, a), e 43, §§ 2 e 3]

   (v. punti 137‑140, 148)

3. Marchio dell’Unione europea – Osservazione dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Marchio utilizzato unicamente in quanto elemento di un marchio complesso o in combinazione con un altro marchio – Marchio tridimensionale

   (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 15, § 1, e 43, §§ 2 e 3)

   (v. punti 142‑146, 166, 167)

4. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Portata – Decisione della commissione di ricorso adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Rinvio alla motivazione di tale decisione anteriore annullata – Inammissibilità

   (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1a frase)

   (v. punti 202, 203)

Sintesi

Nella sentenza CEDC International/EUIPO – Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia) (T‑796/16), emessa il 23 settembre 2020, il Tribunale si è pronunciato sul requisito di chiarezza e di precisione della rappresentazione di un marchio tridimensionale nel certificato di registrazione, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 40/94 ( 1 ).

Nel caso di specie, l’Underberg AG aveva chiesto la registrazione di un marchio dell’Unione europea tridimensionale raffigurante un filo d’erba in una bottiglia, per alcoolici e liquori. La CEDC International sp. z o.o. (in prosieguo: la «ricorrente») aveva proposto un’opposizione fondata sul suo marchio francese tridimensionale anteriore, registrato per bevande alcoliche (in prosieguo: il «marchio anteriore»).

L’opposizione e, successivamente, il ricorso della ricorrente erano stati respinti, rispettivamente, dalla divisione di opposizione e dalla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), sulla base del rilievo che la ricorrente non aveva dimostrato la natura dell’uso del marchio anteriore, ossia l’uso di tale marchio come registrato o in una forma che si differenziasse per taluni elementi che non alteravano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso era stato registrato. In seguito a ricorso della ricorrente, il Tribunale aveva annullato la decisione della commissione di ricorso, ritenendo che essa non avesse esercitato il suo potere discrezionale quanto alla presa in considerazione degli elementi di prova dell’uso prodotti tardivamente ( 2 ). Con la sua seconda decisione (in prosieguo la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso aveva di nuovo respinto il ricorso, constatando che dette prove non modificavano in alcun modo la sua decisione anteriore.

Investito di un ricorso avverso quest’ultima decisione, il Tribunale ha statuito che, per quanto riguarda l’interpretazione e l’applicazione del diritto dei marchi dell’Unione europea, la rappresentazione del marchio, che deve essere chiara e precisa, definisce l’oggetto della tutela conferita dalla registrazione. Inoltre, la descrizione, che può eventualmente accompagnare la rappresentazione, deve corrispondere a quest’ultima, come registrata, e non può ampliare l’ambito di applicazione del marchio così definito. Tale requisito di concordanza tra un’eventuale descrizione e la rappresentazione è quindi un corollario del requisito di chiarezza e di precisione della rappresentazione che definisce l’oggetto della tutela.

Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, la descrizione del marchio anteriore – poiché non corrisponde alla sua rappresentazione, la quale contiene una linea e non un filo d’erba come descritto – non possa servire a chiarire o a precisare quest’ultima ( 3 ). Infatti, solo una rappresentazione più realistica del filo d’erba, oppure la vera immagine di un filo d’erba posto all’interno di una bottiglia, avrebbe potuto determinare chiaramente e precisamente la sua presenza in tale marchio. Pertanto, l’oggetto esatto della tutela conferita dal marchio anteriore non concerne un filo d’erba.

In seguito a tali constatazioni, il Tribunale ha confermato la valutazione della commissione di ricorso secondo cui l’uso del marchio anteriore, come rappresentato e registrato, non era stato dimostrato.

Per contro, la censura vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione è stata accolta ( 4 ). Il Tribunale ha infatti giudicato che la commissione di ricorso non poteva, al fine di fondare il dispositivo della decisione impugnata che respinge tutti i motivi di opposizione dedotti, rinviare, per alcuni di tali motivi, alla motivazione di una prima decisione annullata nella sua interezza da parte del Tribunale, senza esaminare e respingere ciascuno dei motivi di opposizione. Pertanto, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata unicamente nella parte in cui essa riguarda i motivi che non sono stati esaminati dalla commissione di ricorso.

( 1 ) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1), a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

( 2 ) Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2014, CEDC International/UAMI – Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia) (T‑235/12, EU:T:2014:1058).

( 3 ) Secondo la descrizione del marchio anteriore, «il marchio si compone di una bottiglia all’interno della quale un filo d’erba è posto in posizione quasi diagonale nel corpo della bottiglia».

( 4 ) Ai sensi dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.