Causa T‑56/15

Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BRAUWELT — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 — Diritto di essere ascoltato — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 ottobre 2016

1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riforma di una decisione dell’Ufficio – Valutazione alla luce delle competenze conferite alla commissione di ricorso

   (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 45, 64, § 1, e 65, § 3)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata

   (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, e 75, 1a frase)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità

   [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione – Marchio costituito da un vocabolo o da un neologismo risultante da una combinazione di elementi

   [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo BRAUWELT

   [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

6. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto

   (Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

7. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Sovrapposizione degli ambiti di applicazione degli impedimenti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009

   [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b) e c)]

8. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo, descrittivi o di uso comune – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso

   (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 3)

9. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi successiva alla decisione della commissione di ricorso – Specificazioni idonee ad influire sulla determinazione del pubblico di riferimento – Modifica dell’oggetto della lite – Esclusione

   (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 43, § 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 188)

10. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso – Competenza delle commissioni di ricorso – Nuovo esame completo del merito

    (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 64, § 1)

1.  È irricevibile un capo delle conclusioni volto a ottenere che il Tribunale modifichi la decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, impugnata dinanzi ad esso, ordinando la registrazione presso l’Ufficio del marchio richiesto come marchio dell’Unione o registrando detto marchio.

   A tal riguardo, è vero che il Tribunale è effettivamente competente, in forza dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, a riformare la decisione della commissione di ricorso. Ciò premesso, tale potere di riforma ha ad oggetto l’adozione, da parte del Tribunale, della decisione che la commissione di ricorso, in conformità alle disposizioni del regolamento n. 207/2009, avrebbe dovuto emettere, con la conseguenza che la ricevibilità di una domanda di riforma deve essere valutata alla luce delle competenze conferite alla predetta commissione di ricorso.

   Orbene, mentre la registrazione di un marchio dell’Unione europea è conseguente all’accertamento della sussistenza dell’insieme delle condizioni previste dall’articolo 45 del regolamento n. 207/2009, gli organi dell’Ufficio competenti in materia di registrazione di marchi dell’Unione non adottano, a tale riguardo, decisioni formali che possano costituire oggetto di ricorso. Di conseguenza, la commissione di ricorso, che, in forza dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, può esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare l’istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura, non è competente a conoscere di una domanda volta ad ottenere che essa registri un marchio dell’Unione. Pertanto, non spetta nemmeno al Tribunale conoscere di una domanda di riforma diretta a che esso modifichi la decisione di una commissione di ricorso in tal senso.

   (v. punti 11‑14)

2.  Se la registrazione di un marchio viene chiesta per vari prodotti e servizi, la commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale deve verificare in concreto che il marchio di cui trattasi non rientri nella sfera di applicazione di alcun impedimento alla registrazione stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea relativamente a ciascuno dei detti prodotti o servizi e può giungere a conclusioni diverse a seconda dei prodotti o dei servizi considerati. Pertanto, qualora la commissione di ricorso rifiuti la registrazione di un marchio, essa è tenuta ad indicare nella sua decisione la conclusione a cui è pervenuta per ciascuno dei prodotti e servizi di cui alla domanda di registrazione, indipendentemente dal modo in cui tale domanda è stata formulata.

   Tuttavia, qualora lo stesso impedimento alla registrazione sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, la commissione di ricorso può limitarsi ad una motivazione globale per tutti i prodotti o i servizi interessati, purché tutte le considerazioni di fatto e di diritto che formano la motivazione della decisione di cui trattasi, da una parte, chiariscano a sufficienza l’iter logico seguito dalla commissione di ricorso per ciascuno dei prodotti e servizi appartenenti a tale categoria e, dall’altra, possano essere applicate indistintamente a ciascuno dei prodotti e servizi interessati. Orbene, il semplice fatto che i prodotti o servizi di cui trattasi rientrino nella stessa classe ai sensi dell’accordo di Nizza non è sufficiente a tal fine.

   (v. punti 21, 22)

3.  V. il testo della decisione.

   (v. punto 29)

4.  V. il testo della decisione.

   (v. punti 30‑34)

5.  V. il testo della decisione.

   (v. punti 52, 53, 58)

6.  V. il testo della decisione.

   (v. punti 81, 82)

7.  V. il testo della decisione.

   (v. punto 92)

8.  Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), del medesimo regolamento non escludono la registrazione di un marchio se quest’ultimo ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione.

   Di conseguenza, di regola l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso deve essere dimostrata per tutta la categoria di prodotti o servizi cui si applicava l’impedimento alla registrazione di cui trattasi, così come essa figura nell’elenco dei prodotti e servizi interessati dal marchio richiesto, e non con riferimento a una sottocategoria.

   Tale regola non è pregiudicata dal fatto che, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il richiedente di un marchio può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio dell’Unione europea o limitare l’elenco dei prodotti o servizi che essa contiene.

   (v. punti 107‑109)

9.  Una limitazione dell’elenco dei prodotti e servizi di cui a una domanda di marchio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea operata successivamente all’adozione della decisione impugnata può essere presa in considerazione dal Tribunale quando il richiedente si limiti rigorosamente a ridurre l’oggetto della controversia, ritirando talune categorie di prodotti o servizi dall’elenco dei prodotti e servizi designati nella domanda di marchio.

   Quando, invece, tale limitazione determina una modifica dell’oggetto della controversia, in quanto da essa consegue l’introduzione di elementi nuovi che non erano stati presentati ai fini dell’esame della commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale per l’adozione della decisione impugnata, essa non può di regola essere presa in considerazione dal Tribunale. Tale è l’ipotesi che si verifica in particolare quando la limitazione dei prodotti e servizi consiste in specificazioni idonee ad influire sulla determinazione del pubblico di riferimento e a modificare, di conseguenza, il contesto di fatto che era stato presentato dinanzi alla commissione di ricorso.

   (v. punto 113)

10.  Ai termini dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, in seguito all’esame del merito del ricorso la commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale delibera su di esso e può, in tal modo, esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata. Da tale disposizione consegue che, per effetto del ricorso contro la decisione dell’esaminatore recante diniego di registrazione, la commissione di ricorso può procedere ad un nuovo esame completo del merito della domanda di registrazione, tanto in diritto quanto in fatto. Di conseguenza, la commissione di ricorso è in particolare competente a statuire su una rivendicazione del carattere distintivo del marchio richiesto acquisito in seguito al suo uso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

    Orbene, la commissione di ricorso non può essere privata di tale competenza per il solo motivo che il richiedente del marchio abbia scelto di rivendicare per la prima volta nel procedimento di ricorso il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso. Infatti, nel caso di cui trattasi la perdita di un grado d’esame deriva unicamente dal comportamento del richiedente del marchio e non da una qualsiasi violazione dei suoi diritti procedurali da parte degli organi dell’Ufficio.

    (v. punti 119, 120)