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Massima

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1. Ravvicinamento delle legislazioni ° Marchi ° Direttiva 89/104 ° Prodotto messo in commercio in uno Stato membro dal titolare o con il suo consenso ° Importazione, dopo riconfezionamento e riapposizione del marchio, in un altro Stato membro ° Opposizione del titolare ° Valutazione in base al combinato disposto della normativa nazionale e dell' art. 7 della direttiva, interpretato alla luce dell' art. 36 del Trattato

(Trattato CE, art. 36; direttiva del Consiglio 89/104/CEE, art. 7)

2. Ravvicinamento delle legislazioni ° Marchi ° Direttiva 89/104 ° Prodotto messo in commercio in uno Stato membro dal titolare o con il suo consenso ° Importazione, dopo riconfezionamento e riapposizione del marchio, in un altro Stato membro ° Opposizione del titolare ° Inammissibilità in base al principio dell' esaurimento sancito dall' art. 7, n. 1, salve le deroghe previste dall' art. 7, n. 2, della direttiva

(Trattato CE, artt. 30 e 36; direttiva del Consiglio 89/104, art. 7, nn. 1 e 2)

3. Ravvicinamento delle legislazioni ° Marchi ° Direttiva 89/104 ° Prodotto messo in commercio in uno Stato membro dal titolare o con il suo consenso ° Importazione, dopo riconfezionamento e riapposizione del marchio, in un altro Stato membro ° Opposizione del titolare ° Ammissibilità in base alle deroghe al principio dell' esaurimento previste dall' art. 7, n. 2, della direttiva ° Presupposti

(Trattato CE, art. 36; direttiva del Consiglio 89/104, art. 7, n. 2)

Massima

1. Il fatto che il titolare di un diritto di marchio si avvalga di tale diritto per impedire ad un importatore di smerciare un prodotto che è stato messo in commercio in un altro Stato membro dal titolare o con il suo consenso, qualora il detto importatore abbia riconfezionato il prodotto e vi abbia riapposto il marchio senza l' autorizzazione del titolare, dev' essere valutato in base al combinato disposto della normativa nazionale sui marchi e dell' art. 7 della prima direttiva 89/104 sui marchi, interpretato alla luce dell' art. 36 del Trattato CE.

Infatti, da un lato l' art. 7 della direttiva disciplina in modo completo la materia dell' esaurimento del diritto di marchio per quanto riguarda i prodotti messi in commercio nella Comunità, per cui le norme nazionali in materia devono essere valutate con riguardo alla detta disposizione. Dall' altro, anche se, nel caso in cui una direttiva comunitaria preveda l' armonizzazione delle misure necessarie per garantire la tutela degli interessi contemplati dall' art. 36 del Trattato, ogni misura nazionale relativa a tale materia dev' essere valutata con riguardo alle disposizioni della detta direttiva e non alla luce degli artt. 30-36 del Trattato, a sua volta la direttiva, come ogni normativa di diritto derivato, dev' essere interpretata alla luce delle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.

2. L' art. 7, n. 1, della prima direttiva 89/104 sui marchi, il quale è redatto in termini corrispondenti a quelli usati dalla Corte nelle sentenze che, interpretando gli artt. 30 e 36 del Trattato, hanno riconosciuto in diritto comunitario il principio dell' esaurimento del diritto di marchio, osta a che il titolare di un diritto di marchio si avvalga di tale diritto, salvo nei casi definiti nel n. 2 dello stesso articolo, per impedire che un importatore smerci un prodotto che è stato messo in commercio in un altro Stato membro dal titolare o con il suo consenso, anche qualora il detto importatore abbia riconfezionato il prodotto e vi abbia riapposto il marchio senza l' autorizzazione del titolare.

Risulta infatti dalla suddetta giurisprudenza che il diritto esclusivo del titolare di apporre il marchio su di un prodotto deve, in talune circostanze, considerarsi esaurito al fine di consentire ad un importatore di smerciare con il marchio stesso prodotti che sono stati messi in commercio in un altro Stato membro dal titolare o con il suo consenso e che l' accettare la tesi secondo cui il principio dell' esaurimento previsto dall' art. 7, n. 1, non può applicarsi, al di fuori delle eccezioni enunciate dall' art. 7, n. 2, quando l' importatore abbia riconfezionato il prodotto e vi abbia riapposto il marchio, implicherebbe una rilevante modifica dei principi scaturenti dagli art. 30 e 36 del Trattato, come interpretati dalla Corte. A questo riguardo, nessun elemento consente di ritenere che l' art. 7 della direttiva miri a restringere la portata della citata giurisprudenza, mentre si precisa, d' altra parte, che tale effetto non sarebbe ammissibile, poiché una direttiva non può giustificare ostacoli al commercio intracomunitario se non nei limiti consentiti dalle norme del Trattato.

3. L' art. 7 della prima direttiva 89/104 sui marchi, al pari dell' art. 36 del Trattato, mira a conciliare gli interessi fondamentali attinenti alla tutela dei diritti di marchio e quelli relativi alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, cosicché tali norme, che perseguono lo stesso risultato, devono essere interpretate in modo identico. Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza della Corte riguardante l' art. 36, il n. 2 del suddetto art. 7, il quale prevede talune deroghe al principio dell' esaurimento, dev' essere interpretato nel senso che il titolare del marchio può legittimamente opporsi all' ulteriore smercio di un prodotto farmaceutico, messo in commercio in un altro Stato membro da lui o con il suo consenso, qualora l' importatore abbia riconfezionato il prodotto e vi abbia riapposto il marchio senza l' autorizzazione del titolare, a meno che

° sia provato che l' esercizio del diritto di marchio da parte del titolare per opporsi allo smercio dei prodotti riconfezionati con il detto marchio contribuirebbe ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell' ambito della Comunità. Ciò si verifica, in particolare, qualora il titolare abbia messo in commercio in vari Stati membri un prodotto farmaceutico identico in confezioni diverse e il riconfezionamento effettuato dall' importatore, da un lato, sia necessario per lo smercio del prodotto nello Stato membro dell' importazione e, dall' altro, avvenga secondo modalità tali che lo stato originario del prodotto non può risultarne alterato. Per contro, tale condizione non implica che debba essere dimostrato che il titolare del marchio abbia cercato deliberatamente di isolare i mercati nazionali nella Comunità;

° sia provato che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione. Ciò si verifica, in particolare, qualora l' importatore si sia limitato ad effettuare operazioni che non comportano rischi di alterazione, ossia, ad esempio, a togliere placchette alveolate, flaconi, fiale, ampolle o inalatori dalla confezione esterna originale ed a metterli in una nuova confezione esterna, ad apporre etichette autoadesive sulla confezione interna del prodotto, ad accludere alla confezione un nuovo foglietto di avvertenze per l' uso o di informazioni o ad inserirvi un oggetto supplementare. Spetta al giudice nazionale accertare che lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione non sia indirettamente alterato dal fatto che, segnatamente, la confezione esterna o interna del prodotto riconfezionato o un nuovo foglietto di avvertenze per l' uso o di informazioni non contengano talune informazioni importanti o contengano informazioni inesatte, oppure che un oggetto supplementare inserito nella confezione dall' importatore e destinato all' assunzione e al dosaggio del prodotto non sia conforme alle modalità di uso e alle dosi previste dal fabbricante;

° siano indicati chiaramente sulla nuova confezione l' autore del riconfezionamento del prodotto e il nome del fabbricante di questo e tali indicazioni siano stampate in modo tale che una persona dotata di vista normale e che presta una normale attenzione sia in grado di comprenderle. Inoltre, l' origine di un oggetto supplementare non proveniente dal titolare del marchio dev' essere indicata in modo da dissipare l' impressione che il titolare del marchio ne sia responsabile. Non occorre invece indicare che il riconfezionamento è stato effettuato senza l' autorizzazione del titolare del marchio;

° la presentazione del prodotto riconfezionato non sia atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare: così, la confezione non dev' essere difettosa, di cattiva qualità o grossolana; e

° l' importatore, prima di mettere in vendita il prodotto riconfezionato, ne informi il titolare del marchio e gli fornisca, su sua richiesta, un campione del prodotto riconfezionato.