1.

Con la sua impugnazione, la Birkenstock Sales GmbH chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Rappresentazione di un motivo di linee ondulate incrociate) ( 2 ), con cui quest’ultimo ha parzialmente respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 maggio 2014 (procedimento R 1952/2013‑1) relativa alla sua domanda di registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo raffigurante un motivo di linee ondulate incrociate (in prosieguo: la «decisione controversa»).

2.

Con la sua sentenza, il Tribunale ha parzialmente confermato la decisione con cui l’EUIPO aveva negato la tutela del marchio internazionale nell’Unione per prodotti rientranti nelle classi 10, 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»). L’impedimento addotto a sostegno di tale rifiuto era quello previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 ( 3 ), vale a dire l’assenza di carattere distintivo del marchio internazionale in questione.

3.

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo, concernente la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, è suddiviso in tre parti.

4.

In ossequio alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi della prima parte del primo motivo di impugnazione. Con tale parte, la ricorrente sostiene in sostanza che il Tribunale, ai punti 54 e seguenti della sua sentenza, ha erroneamente assunto a criterio di applicabilità della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti la constatazione della mera «possibilità» che un segno composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente venga utilizzato come motivo di superficie. A parere della ricorrente, detta giurisprudenza sarebbe applicabile unicamente quando l’utilizzo di un segno come motivo di superficie sia l’«utilizzo più probabile» per i prodotti considerati.

5.

Pertanto, la questione giuridica sollevata dalla prima parte del primo motivo di impugnazione riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte affinché la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti sia applicata ai marchi costituiti da segni composti da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente. Più precisamente, la presente impugnazione verte, in particolare, sui criteri di applicabilità dei rigorosi requisiti giurisprudenziali relativi alla valutazione del carattere distintivo dei segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti interessati. Tuttavia, al fine di mantenere la coerenza terminologica con le posizioni delle parti e, soprattutto, con le sentenze della Corte e del Tribunale che esaminano tale problematica, nelle presenti conclusioni farò piuttosto riferimento ai criteri di applicabilità della giurisprudenza relativa a questo tipo di segni.

6.

L’articolo 7 del regolamento n. 207/2009, rubricato «Impedimenti assoluti alla registrazione», al paragrafo 1, lettera b), dispone quanto segue:

«1.   Sono esclusi dalla registrazione:

(…)

7.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 154, paragrafo 1, del menzionato regolamento, le registrazioni internazionali che designano l’Unione europea sono soggette all’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione allo stesso modo delle domande di marchio dell’Unione europea.

8.

La ricorrente è succeduta a una società la quale, il 27 giugno 2012, ha ottenuto dall’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) una registrazione internazionale, sulla base di un marchio tedesco, che designa in particolare l’Unione europea, per il seguente marchio figurativo:

9.

Il 25 ottobre 2012 l’EUIPO ha ricevuto la notificazione della registrazione internazionale del segno di cui trattasi. L’estensione della protezione è stata richiesta per prodotti delle classi 10, 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza, segnatamente corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

10.

Con decisione del 29 agosto 2013 la divisione di esame dell’EUIPO ha notificato alla ricorrente il rifiuto totale di protezione del marchio internazionale nell’Unione a motivo dell’assenza di carattere distintivo del segno in questione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 154, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Secondo dette disposizioni, deve essere negata l’estensione della protezione a una registrazione internazionale priva di carattere distintivo. Il 4 ottobre 2013 la ricorrente ha proposto ricorso avverso tale decisione.

11.

Con la decisione controversa, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto tale ricorso, in base al rilievo che il segno in parola era privo di carattere distintivo per tutti i prodotti per i quali era stata chiesta l’estensione della protezione.

12.

Secondo la commissione di ricorso, il segno in questione, a causa delle sue caratteristiche intrinseche, poteva estendersi verso le quattro direzioni del quadrato e applicarsi dunque a qualsiasi superficie bidimensionale o tridimensionale. Il segno di cui trattasi sarebbe quindi immediatamente percepito come raffigurante un motivo di superficie. La commissione di ricorso ha inoltre rilevato che era notorio che le superfici e la confezione dei prodotti per i quali era stata chiesta l’estensione della protezione fossero ornati da motivi per varie ragioni.

13.

In tale contesto la commissione di ricorso ha anzitutto ricordato che, risulta dalla giurisprudenza che i consumatori medi non hanno l’abitudine di presumere l’origine commerciale dei prodotti basandosi su segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti stessi. Pertanto, il segno di cui trattasi avrebbe presentato un carattere distintivo soltanto se si fosse discostato in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore.

14.

La commissione di ricorso ha poi rilevato che tale giurisprudenza era applicabile al caso di specie, poiché il segno in questione si confondeva con l’aspetto dei prodotti di cui trattasi. Applicando i criteri relativi alla valutazione del carattere distintivo elaborati nell’ambito di tale giurisprudenza, la commissione di ricorso ha concluso che l’impressione complessiva prodotta dal segno in parola non divergeva in maniera significativa dagli usi dei settori interessati. Di conseguenza, il marchio internazionale sarebbe privo di carattere distintivo per tutti i prodotti considerati.

15.

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1o agosto 2014, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione controversa, deducendo un unico motivo concernente la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

16.

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa per quanto riguarda i seguenti prodotti: «membra, occhi e denti artificiali», «materiale di sutura; materiale di sutura di uso chirurgico» (classe 10 ai sensi dell’Accordo di Nizza) e «pellami, pellicce» (classe 18). Inoltre, il Tribunale ha respinto il ricorso per il resto in quanto infondato.

17.

Per giungere a tali conclusioni, il Tribunale ha ricordato, ai punti da 23 a 27 della sentenza impugnata, la giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali che si confondono con l’aspetto dei prodotti.

18.

Il Tribunale si è poi interrogato sul criterio pertinente al fine di stabilire se un segno figurativo, composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente, possa effettivamente essere considerato come un motivo di superficie per un determinato prodotto e debba quindi essere assoggettato ai criteri di valutazione del carattere distintivo elaborati per marchi tridimensionali che si confondono con l’aspetto dei prodotti.

19.

Al punto 54 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che un segno composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente si presta in modo particolare a essere utilizzato come motivo di superficie. Esisterebbe dunque, in linea di principio, una probabilità, inerente a tale segno, che quest’ultimo sia utilizzato come motivo di superficie. Così, secondo le considerazioni del Tribunale figuranti al punto 55 della sentenza impugnata, è soltanto quando l’utilizzo di un motivo di superficie è improbabile, considerata la natura dei prodotti in questione, che un segno di questo tipo non può essere considerato come un motivo di superficie, con riferimento ai prodotti di cui trattasi.

20.

È pur vero che, al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato la sentenza Deichmann/UAMI (Rappresentazione di una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata) ( 4 ), in cui il Tribunale medesimo aveva confermato la decisione della commissione di ricorso di basare la propria valutazione del carattere distintivo del marchio in questione sull’utilizzo «più probabile» dello stesso. Tuttavia, secondo il punto 57 della sentenza impugnata, tale ragionamento non sarebbe trasponibile alla fattispecie in esame, poiché la sentenza Deichmann/UAMI (Rappresentazione di una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata) ( 5 ) non riguarda la registrazione di un segno composto da una sequenza ripetitiva di elementi.

21.

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che l’utilizzo del marchio internazionale in questione come motivo di superficie non fosse «improbabile» rispetto alla maggior parte dei prodotti per i quali la ricorrente aveva chiesto la protezione del marchio. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la giurisprudenza elaborata per marchi tridimensionali che si confondono con l’aspetto dei prodotti fosse applicabile alla domanda di estensione della tutela del marchio internazionale alle classi 10, 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza, ad eccezione dei seguenti prodotti: «membra, occhi e denti artificiali», «materiale di sutura; materiale di sutura di uso chirurgico» (classe 10 ai sensi dell’Accordo di Nizza) e «pellami e pellicce» (classe 18).

22.

Il Tribunale ha poi concluso che il marchio internazionale era privo di carattere distintivo nella misura in cui la ricorrente chiedeva la protezione di tale marchio per i prodotti delle classi 10, 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza, salvo per quanto riguarda i prodotti sopra menzionati.

23.

Nei successivi passaggi motivazionali della sentenza il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione controversa e ha respinto il ricorso quanto al resto.

24.

Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la registrazione del marchio internazionale, accogliere le sue conclusioni presentate in primo grado dinanzi al Tribunale relative ai prodotti per i quali il ricorso è stato respinto, e condannare l’EUIPO alle spese.

25.

Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta la constatazione del Tribunale secondo cui la mera «possibilità» di utilizzare un segno che costituisce un marchio come motivo di superficie sarebbe sufficiente per applicare al marchio internazionale in questione la giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l’aspetto dei prodotti designati.

26.

A sostegno di tale parte, la ricorrente fa valere il punto 55 dell’ordinanza Deichmann/UAMI ( 6 ), con cui la Corte ha respinto l’impugnazione proposta avverso la sentenza Deichmann/UAMI (Rappresentazione di una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata) ( 7 ), menzionata al punto 56 della sentenza impugnata. Secondo detta ordinanza, il criterio decisivo per l’applicazione della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti non è quello del possibile uso del segno di cui trattasi come motivo di superficie, bensì quello del suo «utilizzo più probabile». Pertanto, se il Tribunale si fosse basato sul criterio corretto dell’«utilizzo più probabile», il marchio internazionale non avrebbe dovuto essere assoggettato ai principi che disciplinano i marchi tridimensionali.

27.

L’EUIPO afferma, in primo luogo, che la prima parte del primo motivo è irricevibile nella misura in cui la ricorrente contesta la qualificazione del marchio internazionale come sequenza ripetitiva idonea a costituire un motivo di superficie. A sostegno di tale eccezione di irricevibilità, l’EUIPO sostiene che il ricorso mira in realtà a sottoporre nuovamente all’esame della Corte questioni di fatto già sollevate più volte.

28.

In secondo luogo, l’EUIPO sostiene che la prima parte del primo motivo – qualora sia ricevibile – è infondata.

29.

A parere dell’EUIPO, il Tribunale avrebbe correttamente preso in considerazione, giungendo alla soluzione adottata nella sentenza impugnata, la caratteristica intrinseca del marchio internazionale, che si presta in modo particolare ad essere utilizzato come motivo di superficie. Pertanto, l’EUIPO è dell’avviso che il Tribunale abbia presunto, giustamente, che la mera possibilità di utilizzare il marchio in questione come motivo di superficie del prodotto o della sua confezione fosse sufficiente a giustificare l’applicazione della giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l’aspetto dei prodotti designati.

30.

Inoltre, secondo l’EUIPO, la Corte avrebbe già confermato che la mera possibilità che un marchio costituisca una parte della forma dei prodotti per i quali viene richiesta la protezione consente di applicare la giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l’aspetto dei prodotti. In tale contesto l’EUIPO richiama i punti 57 e 59 della sentenza Louis Vuitton Malletier/UAMI ( 8 ).

31.

Nella sua comparsa di risposta, l’EUIPO osserva che l’argomento della ricorrente basato sull’ordinanza Deichmann/UAMI ( 9 ), con cui essa tenta di dimostrare che il mero utilizzo di un marchio come motivo di superficie non sarebbe sufficiente per applicare la giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l’aspetto dei prodotti, è già stato esaminato nella sentenza impugnata. Occorre rammentare che il Tribunale ha rilevato, al punto 57 della sentenza impugnata, che la sentenza Deichmann/UAMI (Rappresentazione di una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata) ( 10 ), confermata dall’ordinanza della Corte citata dalla ricorrente, non poteva essere trasposta alla fattispecie in esame, in quanto non verteva su un segno che, a causa delle sue caratteristiche intrinseche, si presta in modo particolarea essere utilizzato come un motivo di superficie.

32.

L’EUIPO sostiene che la prima parte del primo motivo è irricevibile nella parte in cui la ricorrente contesta la qualificazione del marchio internazionale come motivo di superficie.

33.

Occorre anzitutto rammentare che, ai sensi degli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a vagliare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi ( 11 ).

34.

In tale contesto si deve osservare, in primo luogo, che, nella prima parte del primo motivo di impugnazione, la ricorrente non contesta gli accertamenti del Tribunale relativi al fatto che il marchio internazionale può essere utilizzato come marchio di superficie. La ricorrente non contesta nemmeno che questo tipo di utilizzo del marchio internazionale non sia improbabile.

35.

La ricorrente contesta invece il criterio adottato dal Tribunale per giustificare l’applicazione della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto del prodotto. Mentre il Tribunale ha considerato che detta giurisprudenza doveva essere applicata nel caso di specie in quanto l’utilizzo del marchio internazionale come motivo di superficie non era un utilizzo improbabile, la ricorrente ritiene che tale giurisprudenza possa trovare applicazione solo quando si tratti dell’utilizzo più probabile del marchio in questione.

36.

In secondo luogo, mi sembra che l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUIPO sia in qualche modo contrastante con le altre considerazioni svolte dal medesimo in ordine alla prima parte del primo motivo.

37.

Nella sua comparsa di risposta, l’EUIPO rileva che la Corte ha confermato, nella sentenza Louis Vuitton Malletier/UAMI ( 12 ), che la possibilità che un marchio costituisca una parte dei prodotti che contraddistingue può rappresentare un criterio di applicabilità della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti. Infatti, una delle questioni controverse tra le parti nella causa che ha dato luogo a detta sentenza era se la giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali consistenti nell’aspetto del prodotto stesso si applichi del pari ai marchi figurativi che rappresentano non soltanto il prodotto nella sua interezza, ma anche solo una sua parte ( 13 ). In tale contesto la Corte ha rilevato, al punto 56 di detta sentenza, che il Tribunale non aveva commesso un errore di diritto richiamandosi alla giurisprudenza applicabile ai marchi tridimensionali e ha respinto in quanto infondato l’argomento dedotto in proposito a sostegno della parte pertinente del motivo unico di impugnazione.

38.

Con tale argomento, respinto in quanto infondato, la ricorrente aveva contestato, in astratto, i criteri di applicabilità ratione materiae della giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali, ciò che, a mio avviso, costituiva una questione di diritto che poteva, in quanto tale, essere dedotta in sede di impugnazione. La Corte ha peraltro valutato le cose allo stesso modo, dato che siffatto argomento della ricorrente non era stato dichiarato irricevibile, bensì respinto in quanto infondato.

39.

Per quanto riguarda la presente causa, la prima parte del primo motivo dedotto dalla ricorrente verte su una problematica analoga. Infatti, la ricorrente contesta, in astratto, i criteri di applicabilità ratione materiae della giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l’aspetto dei prodotti, applicati dal Tribunale nella sentenza impugnata.

40.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno della prima parte del primo motivo di impugnazione vertano su una questione di diritto. Pertanto, propongo alla Corte di respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUIPO nei limiti in cui riguarda tale parte.

41.

Rammento che, con la prima parte del primo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di avere applicato erroneamente al marchio internazionale la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti. Ad avviso del Tribunale, tale giurisprudenza si applica, in linea di principio, in relazione a tutti i prodotti, ad eccezione di quelli per i quali, data la loro natura, l’utilizzo di un simile segno come motivo di superficie appare improbabile. La ricorrente ritiene invece che detta giurisprudenza possa trovare applicazione solo se l’utilizzo di un segno come motivo di superficie ne costituisce l’utilizzo più probabile.

42.

In tale contesto analizzerò, in primo luogo, l’evoluzione della portata della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti. Tale analisi sarà utile per individuare i criteri di applicabilità ratione materiae di detta giurisprudenza. In secondo luogo, esaminerò la questione se i menzionati criteri siano pienamente trasponibili ai marchi costituiti da segni composti da elementi che si ripetono regolarmente.

43.

La giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l’aspetto dei prodotti che contraddistinguono trae origine dalle sentenze concernenti i marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso ( 14 ). Emerge da tali sentenze che non è abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale. In tali circostanze potrebbe quindi risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale che in quello di un marchio denominativo o figurativo. Orbene, l’assenza di carattere distintivo implica che un segno non possa assolvere la funzione essenziale del marchio.

44.

In ogni caso, la giurisprudenza pertinente si fonda sul presupposto che esiste una differenza, nella percezione del pubblico di riferimento, tra i marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso e i marchi denominativi e figurativi consistenti in segni indipendenti dall’aspetto dei prodotti che contraddistinguono ( 15 ). Pertanto, detta giurisprudenza non si applica a tutti i marchi tridimensionali, bensì esclusivamente a quelli costituiti dalla forma dei prodotti interessati. Inoltre, non si può escludere a priori che la giurisprudenza in parola si applichi ai marchi denominativi e figurativi, nella misura in cui essi non siano indipendenti da tali prodotti.

45.

Tali considerazioni sono suffragate dall’analisi dell’evoluzione della portata della giurisprudenza elaborata per marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso.

46.

È pacifico che tale giurisprudenza si applica anche quando il marchio di cui si chiede la registrazione è un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale del prodotto di cui trattasi. In tale contesto la Corte ha riconosciuto che, in simili casi, il marchio non è costituito da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue ( 16 ). Per gli stessi motivi, detta giurisprudenza è parimenti applicabile quando solo una parte del prodotto designato è rappresentata da un marchio bidimensionale ( 17 ).

47.

Inoltre, la Corte ha recentemente convalidato il ragionamento del Tribunale secondo cui la qualificazione del marchio considerato era irrilevante al fine di accertare se i criteri di valutazione del suo carattere distintivo, elaborati per marchi tridimensionali, fossero applicabili nel caso di specie. Pertanto, la Corte ha indirettamente riconosciuto che l’elemento decisivo non è la qualificazione del marchio, bensì il fatto che esso si confonda con l’aspetto del prodotto di cui trattasi ( 18 ).

48.

Tuttavia, rilevo che la Corte ha già constatato, nella sentenza Louis Vuitton Malletier/UAMI, che l’applicazione della giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali e figurativi costituiti, rispettivamente, dalla forma del prodotto interessato o da una raffigurazione dello stesso presuppone l’esistenza di un nesso tra il marchio e tale prodotto, che sarà riconosciuto dal pubblico di riferimento ( 19 ). Peraltro, nelle sentenze che si inseriscono nel solco di tale giurisprudenza, la Corte ha convalidato gli accertamenti del Tribunale relativi all’applicazione della giurisprudenza in parola ad un marchio costituito da un segno tridimensionale o bidimensionale contenente un elemento figurativo, in quanto tale elemento figurativo non consisteva in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti, bensì costituiva, nella mente del consumatore, solo una configurazione decorativa ( 20 ).

49.

Da tale analisi giurisprudenziale emerge che l’applicabilità della giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l’aspetto dei prodotti che contraddistinguono non dipende dall’impossibilità tecnica di separare il segno dal prodotto, bensì dall’esistenza di una somiglianza ( 21 ), percepibile dal pubblico di riferimento, tra un segno e i prodotti da esso designati o una parte degli stessi.

50.

A titolo di conclusione intermedia rilevo quindi, in primo luogo, che l’applicabilità dei criteri di valutazione del carattere distintivo elaborati inizialmente dalla giurisprudenza nel contesto di taluni marchi tridimensionali non dipende dalla qualificazione del marchio di cui trattasi.

51.

Pertanto, sebbene la nozione di «marchio a motivi ripetuti» sia stata integrata nel sistema dei marchi dell’Unione a seguito dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ( 22 ), non è necessario rispondere alla questione se il marchio internazionale controverso debba essere qualificato come marchio a motivo ripetuti ai sensi di detto regolamento. Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), del regolamento di esecuzione 2017/1431 stabilisce unicamente come debba essere rappresentato il marchio «nel caso [in cui sia] costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente» ( 23 ). In ogni caso, alla luce delle considerazioni esposte ai paragrafi 47 e 50 delle presenti conclusioni, detta disposizione non contiene una definizione del marchio a motivi ripetuti idonea ad influire sulla valutazione del suo carattere distintivo. Inoltre, la domanda di estensione della protezione derivante dal marchio internazionale è stata presentata dalla ricorrente prima dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione 2017/1431.

52.

In secondo luogo, ciò che determina l’applicabilità dei criteri elaborati per taluni marchi tridimensionali è il fatto che un segno che costituisce un marchio non è indipendente dall’aspetto dei prodotti designati. Così, tale giurisprudenza, dal momento che presuppone l’esistenza di una somiglianza tra il segno e i prodotti che esso contraddistingue, non può essere applicata ad un marchio unicamente in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, valutate in astratto. Pertanto, al fine di stabilire se la menzionata giurisprudenza sia applicabile o meno, occorre tenere conto dei prodotti per i quali è richiesta la protezione del marchio.

53.

In terzo luogo, per rispondere alla questione se un segno sia indipendente dall’aspetto dei prodotti per i quali è richiesta la protezione del marchio, è necessario porsi nell’ottica del pubblico di riferimento.

54.

È facile stabilire che un segno si confonde con l’aspetto dei prodotti designati quando la domanda di registrazione ha ad oggetto un segno già apposto o altrimenti associato ai prodotti per i quali è richiesta la protezione del marchio.

55.

Ad esempio, la causa che ha dato luogo alla sentenza Freixenet/UAMI ( 24 ) verteva su un aspetto specifico della superficie dei prodotti per i quali era stata chiesta la protezione del marchio, rientranti nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, vale a dire gli «Spumanti». I marchi di cui era stata chiesta la registrazione erano costituiti da segni che raffiguravano bottiglie in vetro smerigliato. In tale contesto la Corte ha confermato che la giurisprudenza elaborata per marchi tridimensionali che si confondono con l’aspetto dei prodotti designati si applica anche quando il marchio di cui si chiede la registrazione è un marchio della categoria «altro» costituito dall’aspetto specifico della superficie della confezione necessaria dei prodotti che contraddistingue ( 25 ).

56.

L’esistenza di una somiglianza tra un segno che costituisce un marchio e i prodotti da esso designati è meno percepibile quando il segno in questione consiste, come nel caso di specie, in una rappresentazione grafica, di forma quadrata, di un insieme di elementi che si ripetono regolarmente.

57.

È pur vero che la Corte ha già convalidato, con un esplicito richiamo alla giurisprudenza elaborata per marchi tridimensionali che si confondono con l’aspetto dei prodotti designati, le conclusioni del Tribunale, il quale aveva considerato un motivo astratto come un segno che si confonde con l’aspetto esteriore del prodotto per il quale il segno è richiesto ( 26 ). Tuttavia, il motivo controverso in tale causa era incontestabilmente destinato ad essere applicato alla superficie di un prodotto.

58.

La Corte ha quindi confermato in linea di principio l’applicabilità della giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l’aspetto dei prodotti ai marchi costituiti da motivi ripetuti. Tuttavia, nella giurisprudenza sopra ricordata, la Corte non ha espressamente preso posizione sul livello di probabilità di cui occorre tenere conto per considerare un marchio figurativo, quale quello in discussione nella specie, composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente, come un motivo di superficie che si confonde con l’aspetto dei prodotti di cui trattasi.

59.

In ogni caso, non si possono trarre conclusioni definitive neppure dalla giurisprudenza della Corte secondo cui più la forma della quale è chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi o la sua confezione, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo ( 27 ).

60.

Mi sembra infatti che il passaggio citato non riguardi i criteri di applicabilità della giurisprudenza elaborata per marchi tridimensionali che si confondono con l’aspetto dei prodotti, bensì la valutazione del carattere distintivo di un marchio alla luce di detta giurisprudenza.

61.

Tale interpretazione è suffragata dall’analisi della sentenza Mag Instrument/UAMI ( 28 ). Al punto 31 di tale sentenza, la Corte ha ricordato le considerazioni giurisprudenziali relative all’interrelazione tra, da un lato, il carattere distintivo di un marchio costituito dalla forma dei prodotti che esso designa e, dall’altro, la forma più probabile di questi ultimi. La Corte ha poi rilevato, al punto 32 della sentenza citata, che, quando un marchio tridimensionale è costituito dalla forma del prodotto del quale si chiede la registrazione, il semplice fatto che tale forma costituisca una «variante» di una delle forme abituali di tale tipo di prodotti non è sufficiente a stabilire che detto marchio non è privo di carattere distintivo. Mi sembra quindi evidente che le considerazioni relative all’interrelazione tra il carattere distintivo di un marchio e la forma più probabile dei prodotti per i quali è richiesta la protezione del marchio riguardano, in sostanza, la valutazione del carattere distintivo di un marchio. Pertanto, i punti delle sentenze sopra citati non riguardavano i criteri di applicabilità della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti interessati.

62.

Sulla stessa linea, il Tribunale ha inoltre spiegato nella sua giurisprudenza che l’analisi della forma più probabile che assumerà il prodotto contraddistinto da un marchio costituisce, in sostanza, l’analisi della norma o degli usi del settore di cui trattasi ( 29 ).

63.

Tuttavia, la ricorrente sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, occorre che l’utilizzo del segno in questione come motivo di superficie sia «l’utilizzo più probabile» di tale segno. L’EUIPO, il quale espone a tale proposito un punto di vista analogo a quello della ricorrente, pur giungendo a conclusioni diverse, osserva che dalla giurisprudenza della Corte risulta che la mera possibilità che un marchio costituisca una parte della forma dei prodotti rivendicati è sufficiente per applicare la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti.

64.

La discussione suscitata dalla prima parte del primo motivo di impugnazione verte quindi, in particolare, sulla questione se il ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza Louis Vuitton Malletier/UAMI ( 30 ) o nell’ordinanza Deichmann/UAMI ( 31 ) possa essere trasposto alla presente causa. In tale contesto, analizzerò anzitutto le suddette decisioni della Corte. Confronterò poi la soluzione adottata analizzando la giurisprudenza del Tribunale, il quale, a mio avviso, ha risolto tale problematica in varie sentenze.

65.

Ricordo che, a parere dell’EUIPO, nella sentenza Louis Vuitton Malletier/UAMI ( 32 ) la Corte avrebbe confermato che la possibilità che un marchio costituisca una parte della forma dei prodotti rivendicati può configurare un criterio di applicabilità della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti. Secondo l’EUIPO, il medesimo criterio andrebbe quindi applicato alla presente causa.

66.

In tale contesto rilevo che, in risposta all’argomento della ricorrente secondo cui il criterio da adottare per considerare un marchio figurativo, composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente, come un motivo di superficie risulterebbe dall’ordinanza Deichmann/UAMI ( 33 ), l’EUIPO si limita ad affermare che tale argomento è stato esaminato nella sentenza impugnata. Va ricordato che, al punto 57 di quest’ultima, il Tribunale ha osservato che la sua sentenza pronunciata nella causa che ha dato luogo all’ordinanza citata non poteva essere trasposta al caso di specie, in quanto non riguardava un segno composto da una sequenza ripetitiva di elementi.

67.

Peraltro, neppure la sentenza Louis Vuitton Malletier/UAMI ( 34 ) riguardava la registrazione di un segno composto da una sequenza ripetitiva di elementi. Detta sentenza verteva infatti su una domanda di registrazione di un marchio figurativo che rappresentava un dispositivo di chiusura.

68.

La tesi dell’EUIPO mi sembra quindi contraddittoria in quanto esso, a sostegno della sua comparsa di risposta, da un lato, richiama la sentenza Louis Vuitton Malletier/UAMI ( 35 ) e, dall’altro, sembra considerare che il Tribunale abbia concluso correttamente che l’ordinanza Deichmann/UAMI ( 36 ) non poteva essere trasposta al caso di specie.

69.

Per tali motivi, fatta salva la fondatezza del criterio adottato dalla Corte nella sentenza Louis Vuitton Malletier/UAMI ( 37 ), non sono convinto, a differenza dell’EUIPO, che si possano trarre da detta sentenza conclusioni definitive, trasponibili alla fattispecie in esame.

70.

La ricorrente, dal canto suo, richiama, a sostegno della prima parte del primo motivo di impugnazione, il punto 55 dell’ordinanza Deichmann/UAMI ( 38 ). Essa afferma che dalla giurisprudenza della Corte emerge che, ai fini dell’applicazione della giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l’aspetto dei prodotti, è decisivo l’utilizzo più probabile di un segno. Pertanto, secondo la ricorrente, siffatto criterio andrebbe applicato al marchio internazionale di cui trattasi.

71.

Non condivido tale posizione.

72.

Occorre rilevare che la causa da cui ha tratto origine l’ordinanza Deichmann/UAMI ( 39 ) riguardava una domanda di registrazione come marchio comunitario di un marchio figurativo che rappresentava una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata. Pertanto, il segno che costituiva il marchio in questione non era composto da elementi che si ripetono regolarmente.

73.

A tale proposito, devo anzitutto ammettere che ritengo non trascurabile la tesi della ricorrente secondo cui, in teoria, qualsiasi marchio denominativo o figurativo potrebbe essere esteso o riprodotto all’infinito ed essere utilizzato come motivo apposto sulla superficie dei prodotti. Ciò vale a maggior ragione in quanto la giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l’aspetto dei prodotti designati non riguarda unicamente i marchi che si confondono con l’aspetto del prodotto, ma anche quelli che si confondono con una parte del prodotto designato ( 40 ).

74.

Tuttavia, riconosco che esiste una differenza tra, da un lato, un marchio costituito da un segno che si ripete regolarmente e, dall’altro, la riproduzione all’infinito di altri marchi figurativi o denominativi, costituiti e registrati come segni unici e idonei ad essere utilizzati in quanto tali.

75.

È evidente che i marchi rientranti in questa seconda categoria possono essere moltiplicati, pur non essendo costituiti da segni che si ripetono regolarmente. Orbene, ciascun elemento di tale moltiplicazione, preso isolatamente, costituisce un segno che non è privo di carattere distintivo.

76.

Tuttavia, ciò non vale, in linea di principio, per un marchio costituito da un segno composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente. È vero che, teoricamente, un marchio siffatto può essere suddiviso o scomposto al fine di estrarne una serie unica di elementi. Mi sembra però che tale serie unica di elementi sarebbe priva, in linea di massima, di carattere distintivo, tenuto conto della sua banalità, e non potrebbe costituire un marchio ai sensi del regolamento n. 207/2009.

77.

È questo, a mio avviso, il motivo per cui il livello di probabilità che un segno composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente sia utilizzato come motivo di superficie che si confonde con l’aspetto dei prodotti designati dovrebbe essere più elevato di quello richiesto per altri segni che costituiscono marchi denominativi e figurativi. Infatti, i segni composti da elementi che si ripetono regolarmente sono in qualche modo destinati ad essere apposti sulla superficie o sulla confezione di prodotti, non essendo costituiti da elementi che, presi singolarmente, possano essere registrati e utilizzati in quanto marchi che consentono al pubblico di riferimento di identificare l’origine dei prodotti in questione. Pertanto, la probabilità che i segni di cui trattasi non siano utilizzati come motivi di superficie è piuttosto scarsa.

78.

In secondo luogo, rammento che, nella giurisprudenza, i criteri elaborati per marchi tridimensionali che si confondono con l’aspetto dei prodotti si applicano di norma ai marchi costituiti da segni composti da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente, precedentemente apposti su prodotti per i quali è richiesta la protezione del marchio ( 41 ).

79.

In tale contesto si deve tenere conto del fatto che, a seguito della registrazione di un segno consistente in una rappresentazione grafica, di forma quadrata, del medesimo insieme di elementi che si ripetono regolarmente, il titolare potrebbe apporre tale segno sulla superficie dei prodotti per i quali è richiesta la protezione. In ogni caso, le dichiarazioni relative all’utilizzo previsto o attuale di un marchio possono essere modificate dopo la registrazione di quest’ultimo e non possono, quindi, avere alcuna incidenza sulla valutazione della possibilità di registrarlo ( 42 ).

80.

Di conseguenza, in siffatte circostanze, l’adozione del livello di probabilità sostenuto dalla ricorrente nella prima parte del primo motivo di impugnazione potrebbe permettere di sottrarsi sistematicamente all’applicazione dei criteri elaborati per i marchi tridimensionali che si confondono con l’aspetto dei prodotti, anche quando si tratti di marchi che si prestano in modo particolare ad essere utilizzati come motivi di superficie e saranno probabilmente utilizzati come tali.

81.

Alla luce delle considerazioni che precedono, sono incline a condividere la posizione adottata dal Tribunale ai punti 54 e 55 della sentenza impugnata, secondo cui soltanto quando l’utilizzo di un motivo di superficie è improbabile, considerata la natura dei prodotti in questione, un segno di questo tipo non può essere considerato come un motivo di superficie, con riferimento ai prodotti di cui trattasi.

82.

Nondimeno, confronterò tali considerazioni con l’approccio adottato dal Tribunale nella sua giurisprudenza relativa ai segni composti da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente.

83.

Il Tribunale ha applicato più volte la giurisprudenza elaborata per marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso ad un segno figurativo che rappresenta un motivo a quadri.

84.

Per quanto riguarda i prodotti per i quali è stata richiesta la protezione del marchio, di norma il Tribunale considera la possibilità che un marchio sia costituito da una parte della forma dei prodotti rivendicati come un criterio di applicabilità della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti per i quali è richiesta la protezione del marchio ( 43 ).

85.

È vero che, recentemente, in relazione a un marchio figurativo descritto come «motivo “vichy” di colore rosso e bianco», registrato per i prodotti «latte e prodotti derivati dal latte, ad esclusione degli entremets e dei dessert a base di latte», il Tribunale non si è basato sulla giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali nella sua analisi del motivo di ricorso con cui veniva lamentata una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Al pari della commissione di ricorso dell’UAMI, il Tribunale ha applicato la giurisprudenza secondo la quale un segno caratterizzato da eccessiva semplicità è inidoneo, in quanto tale, a trasmettere un messaggio che possa essere ricordato dai consumatori ed è, pertanto, privo di carattere distintivo ( 44 ). Sono consapevole del fatto che tale ragionamento è stato determinato in qualche modo dalla decisione della commissione di ricorso.

86.

In risposta a un quesito posto dalla Corte in udienza, l’EUIPO ha dichiarato che un segno può essere privo di carattere distintivo per vari motivi e che, di conseguenza, in simili casi la commissione di ricorso, quando procede alla valutazione del carattere distintivo di un marchio, può optare tra queste due linee giurisprudenziali.

87.

Così, da tale analisi emerge che, secondo il Tribunale, è sufficiente che l’utilizzo di un segno come motivo di superficie sia «probabile» per applicare la giurisprudenza elaborata in relazione a marchi tridimensionali che si confondono con l’aspetto dei prodotti designati. All’inverso, tale giurisprudenza non è applicabile quando detto utilizzo risulta improbabile.

88.

Tali considerazioni non possono essere rimesse in discussione dal fatto che, nell’ambito dei sistemi dei marchi nazionali, i giudici competenti valutano il carattere distintivo dei marchi costituiti da segni composti da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente senza fare riferimento alla giurisprudenza concernente i marchi che si confondono con l’aspetto dei prodotti ( 45 ). Secondo costante giurisprudenza la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso non deve essere valutata sulla base di una prassi decisionale precedente a queste ultime, bensì unicamente sulla base del regolamento n. 207/2009, come interpretato dal giudice dell’Unione ( 46 ).

89.

Alla luce delle mie osservazioni di cui sopra, ritengo che la prima parte del primo motivo di impugnazione sia infondata. Al pari del Tribunale, sono dell’avviso che è soltanto quando l’utilizzo di un motivo di superficie è improbabile, considerata la natura dei prodotti in questione, che un segno di questo tipo non può essere considerato come un motivo di superficie, con riferimento ai prodotti di cui trattasi, e che ad esso non si applica, pertanto, la giurisprudenza elaborata per i marchi tridimensionali che si confondono con l’aspetto dei prodotti.

90.

Per questi motivi, e fatta salva la fondatezza delle altre parti del primo motivo nonché degli altri motivi, propongo alla Corte di respingere la prima parte del primo motivo in quanto infondata.