Affaires jointes T-318/06 à T-321/06

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Marque communautaire — Procédure de nullité — Marques communautaires figuratives GENERAL OPTICA en différentes couleurs — Dénomination commerciale antérieure Generalóptica — Motif relatif de refus — Portée locale du signe antérieur — Article 8, paragraphe 4, et article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94»

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 24 mars 2009   II ‐ 654

Sommaire de l’arrêt

1. Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Enregistrement contrairement à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94

   [Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 4, et 52, § 1, c)]

2. Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Enregistrement contrairement à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94

   [Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 4, et 52, § 1, c)]

3. Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Enregistrement contrairement à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94

   [Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 4, et 52, § 1, c)]

4. Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Enregistrement contrairement à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94

   [Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 2, a), et 4, et 52, § 1, c)]

1.  En vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement, l’existence d’un signe autre qu’une marque permet d’obtenir la nullité d’une marque communautaire si celui-ci remplit cumulativement quatre conditions: ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire; enfin, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Ces quatre conditions limitent le nombre des signes autres que marques qui peuvent être invoqués pour contester la validité d’une marque communautaire sur l’ensemble du territoire communautaire, conformément à l’article 1, paragraphe 2, du règlement no 40/94.

   Les deux premières conditions relatives à l’usage et à la portée du signe invoqué résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 et doivent donc être interprétées à la lumière du droit communautaire. Ainsi, le règlement no 40/94 établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement.

   En revanche, il résulte de la locution «lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe» que les deux autres conditions, énoncées ensuite à l’article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement no 40/94, constituent des conditions fixées par le règlement qui, à la différence des précédentes, s’apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué est tout à fait justifié, étant donné que le règlement no 40/94 reconnaît à des signes étrangers au système de marque communautaire la possibilité d’être invoqués à l’encontre d’une marque communautaire. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d’établir si celui-ci est antérieur à la marque communautaire et s’il peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

   (cf. points 32-34)

2.  L’article 52, paragraphe 1, sous c), et l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire permettent d’obtenir l’annulation d’une marque communautaire sur la base d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.

   S’agissant de l’interprétation de la condition relative à la portée du signe, selon laquelle celle-ci ne doit pas être seulement locale, il convient de souligner tout d’abord que la ratio legis de cette disposition consiste à limiter les conflits entre signes, en empêchant qu’un signe antérieur, qui n’est pas suffisamment important ou significatif, puisse permettre de contester soit l’enregistrement, soit la validité d’une marque communautaire.

   Par ailleurs, il convient de préciser que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94. Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet.

   La pertinence de l’examen de la dimension économique peut être comprise à travers une interprétation téléologique de la condition relative à la portée du signe invoqué. Ainsi, cette condition a pour but de limiter les possibilités de conflit à celles pouvant exister avec des signes qui sont véritablement importants. Afin d’établir l’importance effective et réelle du signe invoqué sur le territoire concerné, il convient donc de ne pas se limiter à des appréciations purement formelles, mais d’examiner l’impact de ce signe sur le territoire en cause après avoir été utilisé en tant qu’élément distinctif.

   Ainsi, le fait qu’un signe confère à son titulaire un droit exclusif sur l’ensemble du territoire national est insuffisant en lui-même pour établir que sa portée n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94.

   Quant au territoire pertinent, afin d’établir que la portée du signe invoqué n’est pas seulement locale, il convient de tenir compte du fait que les signes qui risquent d’entrer en conflit avec une marque communautaire constituent des droits exclusifs qui trouvent leur origine dans des normes juridiques applicables sur des territoires différents. Il s’ensuit que le territoire pertinent pour examiner la portée de ces droits exclusifs est celui où chacune de ces normes juridiques est d’application. C’est, en effet, sur ce territoire, dans son ensemble ou sur une partie de celui-ci, qu’une norme reconnaît des droits exclusifs qui peuvent entrer en conflit avec une marque communautaire.

   Du point de vue du droit communautaire, le signe en question a une portée qui n’est pas seulement locale sur le territoire pertinent dès lors que son impact ne se limite pas à une partie réduite dudit territoire, comme c’est en général le cas d’une ville ou d’une province. Néanmoins, il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle partie d’un territoire doit être retenue pour établir que la portée d’un signe excède une dimension locale. Dès lors, l’appréciation de la portée du signe doit être effectuée in concreto, selon les circonstances propres à chaque espèce.

   En définitive, afin de pouvoir s’opposer valablement à l’enregistrement d’une marque communautaire ou d’obtenir une déclaration de nullité, il est nécessaire de démontrer que, d’après son usage, le signe invoqué a acquis une importance qui n’est pas limitée du point de vue des tiers concernés à une partie réduite du territoire pertinent.

   (cf. points 36-42)

3.  L’article 52, paragraphe 1, sous c), et l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire permettent d’obtenir l’annulation d’une marque communautaire sur la base d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.

   Le règlement no 40/94 laisse au titulaire le choix des moyens de preuve pour établir que la portée du signe qu’elle invoque n’est pas seulement locale. Celle-ci peut être établie par l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire concerné, mais aussi de façon plus simple, par exemple, en produisant des factures délivrées en dehors de la région où elle a son siège, des articles de presse mettant en évidence le degré de connaissance par le public du signe invoqué ou en établissant que des références sont faites à l’établissement dans les guides de voyages.

   (cf. point 43)

4.  L’article 52, paragraphe 1, sous c), et l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire permettent d’obtenir l’annulation d’une marque communautaire sur la base d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.

   La preuve de l’usage du signe invoqué est une des conditions requises pour bénéficier de la protection conférée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 et seuls les titulaires des signes utilisés dans la vie des affaires peuvent donc prétendre à une telle protection.

   Cela constitue une différence importante par rapport aux marques communautaires et aux marques nationales visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement no 40/94, qui sont invoquées dans le cadre d’une procédure d’opposition ou d’une procédure de nullité. Conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94, à la règle 22 et à la règle 40, paragraphe 6, du règlement no 2868/95 portant modalités d’application du règlement no 40/94, il ne faut démontrer l’usage de ces marques que dans le cas où cela est exigé par le demandeur ou par le titulaire de la marque communautaire. Dans ce cas, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est alors tenu d’inviter l’opposante ou le demandeur en nullité à fournir la preuve de l’usage dans un délai précis.

   (cf. point 52)