August Storck KG:n 26.1.2005 (telekopio 24.1.2005) tekemä valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen neljännen jaoston asiassa T-402/02, August Storck KG vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 10.11.2004 antamasta tuomiosta

(Asia C-25/05 P)

(2005/C 69/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

August Storck KG on valittanut 26.1.2005 (telekopio 24.1.2005) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen neljännen jaoston asiassa T-402/02 (1), August Storck KG vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 10.11.2004 antamasta tuomiosta. Valittajan edustajina ovat asianajajat Ilse Rohr, Heidi Wrage-Molkenthin ja Tim Reher, CMS Hasche Sigle, Stadthausbrücke 1–3, D–2035 Hamburg.

Valittaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1.   Asetuksen 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on edellyttänyt, että rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin on poikettava huomattavasti vastaavista tavaramerkeistä kyseessä olevilla tuotemarkkinoilla. Tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava ainoastaan sen itsensä perusteella riippumatta markkinoilla olevista mahdollisista samankaltaisista tavaramerkeistä.

Yleistä etua tai tarvetta vapaaseen käytettävyyteen ei missään tapauksessa oteta huomioon asetuksen 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa. Tavaramerkin monopolisoituminen on sellaisenaan tavaramerkkioikeuden mukaista. Mikään ei osoita lainvastaista monopolisoitumista.

Virasto ei ole tuonut esiin muita rekisteröimisen esteitä, joiden osalta yleinen etu olisi otettava huomioon, erityisestikään asetuksen 40/94 7 artiklan 1 kohdan d–j alakohdan mukaisia rekisteröimisen esteitä.

Hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on alkuperäisesti erottamiskykyinen. Se, että kuluttaja tunnistaa tavaramerkin makeispakkaukseksi, ei estä sitä, että tavaramerkki ilmaisee samanaikaisesti tavaran alkuperän. Kolmiulotteisten merkkien ja värimerkkien huomio- ja tunnistusarvoa tarvitaan juuri silloin, kun kuluttajan ulottuvilla on suuri valikoima – kuten makeismarkkinoilla.

2.   Asetuksen 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen rikkominen

Toisin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, viraston olisi pitänyt tutkia ja osoittaa, mitä samankaltaisia tai samanlaisia tavaramerkkejä markkinoilla sen mukaan on, jos se haluaa perustella tavaramerkkihakemuksen hylkäämistä sillä. Virasto ei voi käyttää päätöksensä perusteina tosiseikkoja, joita sille ei ole esitetty ja jotka se ainoastaan olettaa. Jos virasto katsoo – kantajan kannan vastaisesti – tarpeelliseksi arvioida tavaramerkin erottamiskykyä markkinoilla olemassa olevien makeispakkausten suhteen, sen on tutkittava tätä markkinatilannetta.

3.   Asetuksen 40/94 73 artiklan rikkominen

Virasto tukeutui ilmeisesti markkinoilla olemassa oleviin samankaltaisiin makeispakkauksiin perusteeksi sille, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen. Kantajalla ei ollut tilaisuutta ilmaista kantaansa näistä markkinoilla väitteen mukaan olevista makeispakkauksista, sillä virasto ei ollut esitellyt niitä.

Tällöin loukattiin kantajan oikeutta tulla kuulluksi.

4.   Asetuksen 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkominen

Hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi ainakin sen vuoksi, että sitä käytetään laajalti Euroopassa. Todisteet tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myyntimääristä ja mainoskuluista olisi pitänyt ottaa huomioon myös ilman viraston edellyttämiä makeisten kokonaismarkkinoita koskevia vertailulukuja.

Todisteita siitä, että tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi sen käytön perusteella, ei tarvitse – toisin kuin virasto ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteavat – esittää EY:n kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Euroopan yhteisöjen kaikkien jäsenvaltioiden yhteismarkkinoita koskevan tavoitteen vuoksi hakemuksen kohteen olevan tavaramerkin levinneisyyttä ja tunnettuutta on arvioitava EY:n alueella kansallisista rajoista riippumatta. Tämän vuoksi valittajan toimittamat todisteet tavaramerkin käytöstä ovat riittävät sen toteamiseksi, että tavaramerkki on erottamiskykyinen EY:ssä.

(1)  EYVL C 19, 22.1.2005.