—

Ferring Lægemidler A/S, Ferring BV:n valtuuttamana, edustajanaan T. Ryhl, advokat,

—

Orifarm A/S, edustajanaan K. Jensen, advokat,

—

Euroopan komissio, asiamiehinään H. Støvlbæk, T. Scharf ja J. Samnadda,

1

Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 7 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

2

Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Ferring Lægemidler A/S, Ferring BV:n valtuuttamana (jäljempänä Ferring), ja Orifarm A/S ja joka koskee sitä, että Ferring on kieltänyt yhden Ferringin lääkkeen, sellaisena kuin Orifarm on pakannut sen uudelleen, myymisen Tanskassa kyseisen yhtiön toteuttaman Norjasta peräisin olevan rinnakkaistuonnin yhteydessä.

3

Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen (EYVL 1994, L 1, s. 3; jäljempänä ETA-sopimus) 13 artiklan sisältö on sama kuin SEUT 36 artiklan sisältö.

4

Direktiivi 2008/95 on sisällytetty ETA-sopimukseen ETA-sopimuksen liitteen XVII (Henkinen omaisuus) muuttamisesta 4.12.2009 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 146/2009 (EUVL 2010, L 62, s. 43).

5

Direktiivin 2008/95 7 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1.   Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen.

2.   Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”

6

Ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi, että tavaramerkeistä annetun lain (varemærkeloven), jolla direktiivi 2008/95 pannaan täytäntöön Tanskassa, 6 § on olennaisilta osiltaan samanlainen kuin direktiivin 2008/95 7 artikla.

7

Ferring myy erästä lääkettä Klyx-tavaramerkillä, jonka haltija Ferring on, Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kaikissa näissä valtioissa Klyxiä myydään samanlaisissa pakkauksissa eli 120 millilitran tai 240 millilitran kokoisissa pulloissa ja pakkauksissa, joihin sisältyy yksi tai kymmenen kappaletta kyseistä tuotetta.

8

Rinnakkaistuontitoimintansa harjoittamisen yhteydessä Orifarm ostaa Klyxiä Norjasta kymmenen kappaleen pakkauksissa ja myy kyseistä tuotetta Tanskan markkinoilla pakattuaan sen ensin uudelleen uusiin yksittäispakkauksiin, joihin on kiinnitetty uudelleen Klyx-tavaramerkki (jäljempänä riidanalainen uudelleen pakkaaminen).

9

Ferring väittää ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa, että se voi laillisesti kieltää riidanalaisen uudelleen pakkaamisen, koska ensinnäkään tämä pakkaaminen ei ole välttämätöntä rinnakkaistuontina tuodun tuotteen myymiseksi ja toiseksi pakkaaminen perustuu ainoastaan siihen, että tuoja pyrkii tavoittelemaan kaupallista etua.

10

Orifarm väittää puolestaan, että uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä sille Tanskan markkinoiden segmentille pääsemiseksi, joka muodostuu yksittäispakkauksiin pakatusta Klyxistä.

11

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käy ilmi, että tavaramerkin haltija ei voi kieltää uudelleen pakkaamista, jos kielto myötävaikuttaa markkinoiden eristämiseen. Asia on näin silloin, kun kielto estää uudelleen pakkaamisen, joka on välttämätöntä lääkkeen myymiseksi tuontivaltiossa. Näissä olosuhteissa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii sitä, voidaanko riidanalaista uudelleen pakkaamista pitää ”välttämättömänä”, kun otetaan huomioon se, että Klyxiä on saatavilla yhden ja kymmenen kappaleen pakkauksissa kaikissa ETA-sopimuksen sopimuspuolina olevissa valtioissa, joissa kyseinen lääke on saatettu markkinoille, pääasiassa kyseessä olevat valtiot mukaan lukien.

12

Näissä olosuhteissa Sø- og Handelsretten (meri- ja kauppaoikeudellisia asioita käsittelevä tuomioistuin, Tanska) on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

13

Kysymyksillään, joita on tarkasteltava yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee pääasiallisesti, onko direktiivin 2008/95 7 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi kieltää rinnakkaistuojan harjoittaman lääkkeen laskemisen uudelleen liikkeelle, jos rinnakkaistuoja on pakannut kyseisen lääkkeen uudelleen uuteen pakkaukseen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin.

14

Tässä yhteydessä on muistutettava yhtäältä, että tavaramerkin ydinsisältönä on antaa tällä tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperää koskeva takuu ja että kolmannen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta suorittamasta tämän tuotteen uudelleen pakkaamisesta voi aiheutua todellista vaaraa tälle alkuperätakuulle (ks. analogisesti tuomio 26.4.2007, Boehringer Ingelheim ym., C-348/04, EU:C:2007:249, 14 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

15

Toisaalta on todettava, että direktiivin 2008/95 7 artiklan 2 kohdan nojalla tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta poikkeamista, joka on seurausta siitä, että tavaramerkin haltija kieltää uudelleen pakkaamisen, ei voida hyväksyä, jos se, että tavaramerkin haltija käyttää kielto-oikeuttaan, merkitsee ETA-sopimuksen 13 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua ETA-sopimuksen sopimuspuolina olevien valtioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista (ks. analogisesti SEUT 36 artiklan toisen virkkeen osalta tuomio 26.4.2007, Boehringer Ingelheim ym., C-348/04, EU:C:2007:249, 16 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

16

Kyseisessä määräyksessä tarkoitetusta kaupan peitellystä rajoittamisesta on kyse silloin, kun tavaramerkin haltija käyttää oikeuttaan kieltää uudelleen pakkaaminen, jos tämän oikeuden käyttäminen myötävaikuttaa markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen ETA-sopimuksen sopimuspuolina olevien valtioiden välillä ja jos uudelleen pakkaaminen suoritetaan siten, että tavaramerkin haltijan lailliset intressit otetaan huomioon (ks. analogisesti SEUT 36 artiklan toisen virkkeen osalta tuomio 26.4.2007, Boehringer Ingelheim ym., C-348/04, EU:C:2007:249, 17 kohta ja tuomio 28.7.2011, Orifarm ym., C-400/09 ja C-207/10, EU:C:2011:519, 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

17

Jos uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä rinnakkaistuontina tuodun tuotteen myymiseksi tuontivaltiossa, sen, että tavaramerkin haltija kieltää uudelleen pakkaamisen, on kuitenkin katsottava myötävaikuttavan markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen ETA-sopimuksen sopimuspuolina olevien valtioiden välillä (ks. analogisesti tuomio 26.4.2007, Boehringer Ingelheim ym., C-348/04, EU:C:2007:249, 18 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

18

Kuten unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käy ilmi, jäsenvaltiossa suojatun tavaramerkkioikeuden haltijan oikeutta kieltää tavaramerkillä varustettujen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattaminen voidaan nimittäin rajoittaa ainoastaan, jos maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä, jotta tuote voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa (ks. analogisesti tuomio 11.7.1996, Bristol-Myers Squibb ym., C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282, 56 kohta).

19

Edellä esitetystä seuraa, että tavaramerkin haltija voi kieltää tuotteen muuttamisen, jota tavaramerkillä varustetun lääkkeen kaikenlainen uudelleen pakkaaminen – joka jo lähtökohtaisesti aiheuttaa vaaran siitä, että lääkettä huononnetaan siitä, millainen se on alun perin ollut – merkitsee, ellei uudelleen pakkaaminen ole välttämätöntä rinnakkaistuontina tuotujen tuotteiden myymiseksi ja ellei tavaramerkin haltijan laillisia intressejä lisäksi turvata (ks. analogisesti tuomio 23.4.2002, Boehringer Ingelheim ym., C-143/00, EU:C:2002:246, 34 kohta ja tuomio 26.4.2007, Boehringer Ingelheim ym., C-348/04, EU:C:2007:249, 19 kohta).

20

Erityisesti uudelleen pakkaamisen välttämättömyyttä koskevan edellytyksen täyttymistä on arvioitava siten, että huomioon otetaan tuontivaltiossa myyntihetkellä vallitsevat olosuhteet, joiden takia uudelleen pakkaaminen on objektiivisesti tarkasteltuna välttämätöntä, jotta rinnakkaistuoja voisi myydä lääkettä tässä valtiossa. Se, että tavaramerkin haltija kieltää uudelleen pakkaamisen, ei ole perusteltua, jos kiellolla estetään maahantuodun tuotteen tosiasiallinen pääsy tuontimarkkinoille (ks. analogisesti tuomio 12.10.1999, Upjohn, C-379/97, EU:C:1999:494, 43 kohta ja tuomio 23.4.2002, Boehringer Ingelheim ym., C-143/00, EU:C:2002:246, 46 kohta).

21

Aluksi on todettava erityisesti, että tavaramerkin haltija ei voi kieltää tuotteen pakkaamista uudelleen, kun tavaramerkin haltijan siinä ETA-sopimuksen sopimuspuolena olevassa valtiossa käyttämää pakkauskokoa, josta maahantuoja on ostanut tuotteen, ei voida saattaa markkinoille tuontivaltiossa esimerkiksi sen vuoksi, että kansallisten säännösten tai kansallisen käytännön mukaan sallitaan vain tietty pakkauskoko, tai sen vuoksi, että sairausvakuutussäännösten mukaan sairauskulujen korvaaminen on sidoksissa pakkauksen kokoon, taikka sellaisen vakiintuneen lääkemääräyskäytännön vuoksi, joka perustuu muun muassa lääketieteen asiantuntijoiden ja sairausvakuutuslaitosten suosittelemiin vakiokokoihin (ks. analogisesti tuomio 11.7.1996, Bristol-Myers Squibb ym., C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282, 53 kohta).

22

Seuraavaksi on todettava, että silloin, kun tavaramerkin haltija käyttää useita erilaisia tuontivaltion voimassa olevien säännösten ja käytäntöjen mukaisia pakkauskokoja, uudelleen pakkaamisen välttämättömyyttä ei voida kiistää ainoastaan sillä perusteella, että todetaan, että jotakin näistä pakkausko’oista myydään myös ETA-sopimuksen sopimuspuolena olevassa vientivaltiossa. Kyse olisi nimittäin markkinoiden eristämisestä, jos maahantuoja voisi myydä tuotetta ainoastaan tietyllä tuontivaltion markkinoiden rajoitetulla osalla (ks. analogisesti tuomio 11.7.1996, Bristol-Myers Squibb ym., C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282, 54 kohta).

23

Lopuksi on todettava, että rinnakkaistuojan on osoitettava niiden edellytysten täyttyminen, joiden täyttyessä tavaramerkin haltija ei voi lainmukaisesti kieltää lääkkeiden laskemista uudelleen liikkeelle (ks. analogisesti tuomio 26.4.2007, Boehringer Ingelheim ym., C-348/04, EU:C:2007:249, 52 kohta).

24

Käsiteltävässä asiassa ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi, että Ferring myy Klyxiä samoissa pakkauksissa kaikissa ETA-sopimuksen sopimuspuolina olevissa valtioissa, joissa Klyx on saatettu markkinoille, pääasiassa kyseessä olevat valtiot mukaan lukien.

25

Unionin tuomioistuimen saatavilla olevista tiedoista ei sitä vastoin käy ilmi, että käsiteltävässä asiassa olisi kyse jostakin tämän tuomion 21 kohdassa esitetystä tilanteesta tai että Klyxin tosiasiallinen pääsy Tanskan markkinoille estyisi myyntihetkellä vallitsevien erityisten olosuhteiden takia.

26

Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on tarkistaa, vallitseeko pääasiassa yksi tai useampi niistä olosuhteista, joihin tämän tuomion 21 kohdassa viitataan. Jos asia ei ole näin, tavaramerkin haltija voi kieltää riidanalaisen uudelleen pakkaamisen, koska rinnakkaistuontina tuotua tuotetta voidaan myydä Tanskassa pakkauksessa, joka on sama kuin se pakkaus, jossa kyseistä tuotetta myydään Norjassa.

27

Orifarm väittää kirjallisissa huomautuksissaan, että markkinoiden eristäminen on uudelleen pakkaamisen kieltämisen luontainen seuraus, koska tuoja voi päästä Klyxin yksittäispakkauksista muodostuville Tanskan osamarkkinoille ainoastaan tuomalla tuotteen samassa pakkauksessa Norjasta. Näin ollen maahantuotua tuotetta voidaan myydä ilman riidanalaista uudelleen pakkaamista ainoastaan tietyllä Tanskan markkinoiden rajoitetulla osalla.

28

Tässä yhteydessä on todettava, että asiakirja-aineistoon ei sisälly mitään, minkä perusteella voitaisiin todeta, että Klyxin kymmenen kappaleen pakkausten markkinat vastaisivat ainoastaan tiettyä tuontivaltion eli Tanskan markkinoiden rajoitettua osaa. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on joka tapauksessa tarkistaa, täyttyykö tällainen edellytys pääasiassa.

29

Näissä olosuhteissa esitettyihin kysymyksiin on vastattava, että direktiivin 2008/95 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi kieltää rinnakkaistuojan harjoittaman lääkkeen laskemisen uudelleen liikkeelle, jos rinnakkaistuoja on pakannut kyseisen lääkkeen uudelleen uuteen pakkaukseen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin, kun yhtäältä kyseistä lääkettä voidaan myydä ETA-sopimuksen sopimuspuolena olevassa tuontivaltiossa pakkauksessa, joka on sama kuin se pakkaus, jossa kyseistä tuotetta myydään ETA-sopimuksen sopimuspuolena olevassa vientivaltiossa, ja toisaalta tuoja ei ole osoittanut, että maahantuotua tuotetta voitaisiin myydä ainoastaan tietyllä tuontivaltion markkinoiden rajoitetulla osalla, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on tarkistaa.

30

Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi kieltää rinnakkaistuojan harjoittaman lääkkeen laskemisen uudelleen liikkeelle, jos rinnakkaistuoja on pakannut kyseisen lääkkeen uudelleen uuteen pakkaukseen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin, kun yhtäältä kyseistä lääkettä voidaan myydä Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen sopimuspuolena olevassa tuontivaltiossa pakkauksessa, joka on sama kuin se pakkaus, jossa kyseistä tuotetta myydään Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuolena olevassa vientivaltiossa, ja toisaalta tuoja ei ole osoittanut, että maahantuotua tuotetta voitaisiin myydä ainoastaan tietyllä tuontivaltion markkinoiden rajoitetulla osalla, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on tarkistaa.