—

combit Software GmbH, edustajanaan J. Vogtmeier, Rechtsanwältin,

—

Commit Business Solutions Ltd, edustajanaan C. Thomas, Rechtsanwalt,

—

Puolan hallitus, asiamiehenään B. Majczyna,

—

Euroopan komissio, asiamiehinään J. Samnadda ja T. Scharf,

1

Ennakkoratkaisupyyntö koskee Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) tulkintaa.

2

Tämä pyyntö on esitetty riita-asiassa, jossa asianosaisina ovat combit Software GmbH ja Commit Business Solutions Ltd ja joka koskee menettelyä, jonka tarkoituksena on kieltää viimeksi mainittua käyttämästä tiettyä sanamerkkiä.

3

Asetusta N:o 207/2009 on muutettu 23.3.2016 alkaen asetuksen N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21). Kun otetaan huomioon pääasian tosiseikkojen tapahtuma-aika, kyseisen ennakkoratkaisupyynnön tutkinnassa on kuitenkin otettava huomioon asetus N:o 207/2009 sellaisena kuin se on voimassa ennen tätä muutosta (jäljempänä asetus N:o 207/2009).

4

Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kolmannessa perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Unionin tavoitteiden toteuttamiseksi näyttää tarpeelliselta luoda unionin tavaramerkkijärjestelmä, jolla annetaan yrityksille oikeus hankkia yhtä ainoaa menettelyä noudattaen EU-tavaramerkkejä, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko unionin alueelle. Näin ilmaistua EU-tavaramerkin yhtenäisen luonteen periaatetta olisi sovellettava, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.”

5

Asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”EU-tavaramerkki on yhtenäinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla unionissa: sen voi rekisteröidä ainoastaan olemaan voimassa koko yhteisössä, sen voi luovuttaa, siitä voi luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettää tai julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko unionissa. Tätä periaatetta sovelletaan, jollei tässä asetuksessa muuta säädetä.”

6

Mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

– –

7

Saman asetuksen, sellaisena kuin sitä sovelletaan pääasian tosiseikkojen tapahtumahetkellä, 9 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

– –”

– –”

8

Asetuksen N:o 207/2009 95 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jäsenvaltiot nimeävät alueellaan mahdollisimman rajoitetun määrän kansallisia ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimia, jäljempänä 'EU-tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet’, joiden tehtävänä on hoitaa niille tällä asetuksella osoitetut tehtävät.”

9

Tämän asetuksen 96 artiklassa säädetään seuraavaa:

”EU-tavaramerkkejä käsittelevillä tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta:

– –”

10

Sanotun asetuksen 97 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1.   – – 96 artiklassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuvat menettelyt käydään sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella vastaajalla on kotipaikka tai, jos tällä ei ole kotipaikkaa jossakin jäsenvaltiossa, sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa tällä on liike.

2.   Jos vastaajalla ei ole kotipaikkaa eikä liikettä jäsenvaltion alueella, nämä menettelyt käydään sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella kantajalla on kotipaikka tai, jos tällä ei ole kotipaikkaa jossakin jäsenvaltiossa, sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa tällä on liike.

– –”

11

Asetuksen N:o 207/2009 98 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin, jonka toimivalta perustuu 97 artiklan 1–4 kohtaan, on toimivaltainen tekemään ratkaisun:

– –”

12

Tämän asetuksen 102 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jos EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin toteaa, että vastaaja on loukannut tai ollut vaarassa loukata EU-tavaramerkkiä, se antaa määräyksen, joka kieltää vastaajaa jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata EU-tavaramerkkiä, jo[s] erityiset syyt [eivät] edellytä toimimista toisin. Tuomioistuin toteuttaa myös kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan.”

13

Saksan oikeuden mukaan perustettu yhtiö combit Software on tietotekniikan alan tavaroita ja palveluja kattavan saksalaisen ja Euroopan unionin sanamerkin ”combit” haltija. Tämä yhtiö toimii muun muassa tietokoneohjelmistojen kehittämisen ja markkinoinnin alalla.

14

Israelin oikeuden mukaan perustettu yhtiö Commit Business Solutions myy useissa maissa internetsivustonsa www.commitcrm.com kautta tietokoneohjelmistoja, jotka on varustettu sanamerkillä ”Commit”. Pääasian tosiseikkojen tapahtuma-aikaan sen myyntitarjouksia voitiin tarkastella saksan kielellä, ja kun sen markkinoimia tietokoneohjelmistoja ostettiin, ne voitiin toimittaa Saksaan.

15

combit Software nosti tavaramerkkien combit haltijana asetuksen N:o 207/2009 97 artiklan 2 kohdan nojalla kanteen Commit Business Solutionsia vastaan Landgericht Düsseldorfissa (Düsseldorfin alueellinen tuomioistuin, Saksa). Se vetosi hallussaan olevaan EU-tavaramerkkiin ja vaati ensisijaisesti, että Commit Business Solutions määrätään lopettamaan sanamerkin ”Commit” käyttö unionissa tämän markkinoimia tietokoneohjelmistoja varten. Toissijaisesti se vetosi hallussaan olevaan saksalaiseen tavaramerkkiin ja vaati, että sama yhtiö määrätään lopettamaan sanamerkin käyttö Saksassa.

16

Landgericht Düsseldorf hylkäsi combit Softwaren ensisijaisen vaatimuksen, mutta hyväksyi sen toissijaisen vaatimuksen.

17

combit Software katsoi, että Landgericht Düsseldorfin olisi pitänyt määrätä Commit Business Solutions lopettamaan sanamerkin ”Commit” käytön koko unionissa, ja teki valituksen Oberlandesgericht Düsseldorfiin (Düsseldorfin ylempi alueellinen tuomioistuin).

18

Viimeksi mainittu tuomioistuin totesi, että Commit Business Solutionsin sanamerkin ”Commit” käyttö aiheuttaa saksankielisen keskivertokuluttajan mielessä sekaannusvaaran tavaramerkkiin combit nähden.

19

Se ei sitä vastoin todennut sekaannusvaaraa englanninkielisen keskivertokuluttajan kannalta. Hän voi nimittäin ymmärtää helposti merkityseron yhtäältä englanninkielisen verbin ”to commit” ja toisaalta termin ”combit” välillä, joista viimeksi mainittu koostuu kirjaimista ”com”, jotka viittaavat sanaan ”computer”, ja kirjaimista ”bit”, jotka viittaavat ilmaisuun ”binary digit”. Tämä merkityksen erilaisuus neutralisoi mainitun englanninkielisen yleisön mielessä sanojen ”Commit” ja ”combit” lausuntatapojen samankaltaisuuden.

20

Sama tuomioistuin totesi, että saksankielisissä jäsenvaltioissa on sekaannusvaara ja ettei englanninkielisissä jäsenvaltioissa ole tällaista vaaraa.

21

Se pohtii kysymystä siitä, millä tavalla tällaisessa tilanteessa on pantava täytäntöön asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdassa mainittu unionin tavaramerkin yhtenäisen luonteen periaate muun muassa sekaannusvaaran arvioinnin ja tämän asetuksen 102 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kieltomääräyksen osalta.

22

Tässä tilanteessa Oberlandesgericht Düsseldorf on päättänyt lykätä asian ratkaisemista ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Mitä seurauksia EU-sanamerkin sekaannusvaaran arvioinnille on sillä, että mainitun tavaramerkin lausuntatavan samankaltaisuus tavaramerkkiä loukkaavaksi väitettyyn nimitykseen nähden neutralisoituu joidenkin jäsenvaltioiden keskivertokuluttajan näkökulmasta merkityseron vuoksi, mutta näin ei kuitenkaan ole muiden jäsenvaltioiden keskivertokuluttajan näkökulmasta:

23

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy etenkin, onko asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohtaa, 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 102 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuimen todetessa merkin käytön aiheuttavan sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin nähden unionin osassa mutta ei tämän alueen toisessa osassa, tuomioistuimen on todettava, että tavaramerkillä myönnettyä yksinoikeutta on rikottu, ja annettava määräys mainitun käytön lopettamisesta koko unionin alueella.

24

Tästä on aluksi todettava, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa asiassa, jossa asiaa käsittelevä tuomioistuin lausuu Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuimen ominaisuudessa asetuksen N:o 207/2009 97 artiklan 1–4 kohdan nojalla nostetusta kanteesta, kyseinen tuomioistuin on asetuksen 98 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimivaltainen tutkimaan jäsenvaltion alueella tapahtuneen loukkaustoimen tai uhanneen loukkaustoimen.

25

Kun asiaa käsittelevä Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin toteaa – kuten käsiteltävässä olevassa asiassa – tätä toimivaltaa harjoittaessaan, että merkin käyttö aiheuttaa unionin yhdessä osassa sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin nähden, kun taas unionin toisessa osassa sama käyttö ei aiheuta tällaista vaaraa, se ei voi todeta, ettei tavaramerkin antamaa yksinoikeutta ole rikottu. Sen on sitä vastoin todettava, että mainitun tavaramerkin tehtävälle osoittaa alkuperä aiheutuu haittaa ja että tavaramerkin antamaa yksinoikeutta on näin ollen loukattu.

26

Unionin tuomioistuin on jo tässä yhteydessä todennut sellaisessa asiassa, joka koskee EU-tavaramerkin haltijan oikeutta tehdä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla väite sekaannusvaaran aiheuttavan samankaltaisen EU-tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, että tällainen väite on hyväksyttävä, jos sekaannusvaara on todettu unionin osassa, jolloin tämä osa voi koostua esimerkiksi yhden jäsenvaltion alueesta (ks. vastaavasti tuomio 18.9.2008, Armacell v. SMHV, C‑514/06 P, ei julkaistu, EU:C:2008:511, 56 ja 57 kohta sekä määräys 16.9.2010, Dominio de la Vega v. SMHV, C‑459/09 P, ei julkaistu, EU:C:2010:533, 30 ja 31 kohta).

27

Analoginen ratkaisu on tehtävä asioissa, jotka koskevat EU-tavaramerkin haltijan oikeutta saada kielletyksi sellaisen merkin käyttö, joka aiheuttaa sekaannusvaaran. Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa suojataan EU-tavaramerkin haltijaa kaikenlaista käyttöä vastaan, joka aiheuttaa haittaa tai voi aiheuttaa haittaa tämän tavaramerkin tehtävälle osoittaa alkuperä (ks. jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön yhtenäistämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 24) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta, jonka sanamuoto vastaa asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, 3.3.2016 annettu tuomio Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tavaramerkin haltijalla on näin ollen oikeus saada tällainen käyttö kielletyksi, vaikka se aiheuttaa haittaa mainitulle tehtävälle vain unionin osassa.

28

Edellä esitetyistä seikoista johtuu, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen käsiteltävässä asiassa toteaman kaltaisen sekaannusvaaran unionin saksankielisessä osassa on johdettava siihen, että asiaa käsittelevä Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin toteaa kyseisen tavaramerkin antaman yksinoikeuden loukkaamisen.

29

Asetuksen N:o 207/2009 102 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuomioistuimen, joka on todennut näin, on annettava määräys, jolla kielletään jatkamasta loukkaavia tai loukkauksen vaaran aiheuttavia toimia. Vaikka tämän säännöksen mukaan onkin niin, että erityiset syyt voivat olla peruste sille, ettei tällaista määräystä anneta, tätä poikkeusta pitää, kuten unionin tuomioistuin on jo todennut, tulkita suppeasti ja se koskee vain tiettyjä poikkeustilanteita, joista ei ole kyse pääasiassa (ks. vastaavasti tuomio 14.12.2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, 30 kohta ja tuomio 22.6.2016, Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467, 33 kohta).

30

Jotta kielto jatkaa toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata EU-tavaramerkkiä, takaisi yhtenäisen suojan, jota EU-tavaramerkki saa koko unionin alueella, sen on lähtökohtaisesti ulotuttava koko tälle alueelle (ks. yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna ja korvattuna asetuksella N:o 207/2009, osalta 12.4.2011 annettu tuomio DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, 39–44 kohta).

31

Kuten 12.4.2011 annetun tuomion DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238) 48 kohdasta kuitenkin johtuu, kun Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin toteaa pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tapauksessa, että kyseessä olevan samankaltaisen merkin käyttö samoja tavaroita varten, kuin mille kyseinen EU-tavaramerkki on rekisteröity, ei luo muun muassa kielellisistä syistä sekaannusvaaraa unionin tietyssä osassa eikä siis voi aiheuttaa siellä haittaa tavaramerkin tehtävälle osoittaa alkuperä, tuomioistuimen on rajoitettava mainitun kiellon alueellista ulottuvuutta.

32

Kun nimittäin Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin toteaa niiden seikkojen perusteella, jotka vastaajan on lähtökohtaisesti esitettävä sille, ettei sekaannusvaaraa ole unionin osassa, kyseistä merkkiä käyttämällä harjoitettavaa lainmukaista kaupankäyntiä ei voida kieltää tässä unionin osassa. Kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 25–27 kohdassa todennut, tällainen kielto ylittäisi EU-tavaramerkin antaman yksinoikeuden, koska tämän oikeuden avulla tavaramerkin haltija voi pelkästään suojella erityisiä etujaan sellaisinaan eli varmistaa sen, että mainittu tavaramerkki voi täyttää sille kuuluvat tehtävät (ks. vastaavasti tuomio 12.4.2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, 46 ja 47 kohta).

33

Toteamus siitä, ettei sekaannusvaaraa ole unionin osassa, voi unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan perustua vain kaikkien kyseisessä tapauksessa merkityksellisten tekijöiden tarkasteluun. Arvioinnin pitää sisältää kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön vertailun ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (tuomio 25.6.2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, 23 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

34

Lisäksi on tärkeää, että Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin nimeää tarkasti sen unionin osan, jossa tavaramerkin tehtäville ei ole todettu aiheutuvan haittaa tai haitan vaaraa sillä tavalla, että asetuksen N:o 207/2009 102 artiklan nojalla annetusta määräyksestä ilmenee yksiselitteisesti, mitä osaa unionin alueesta kyseisen merkin käyttökielto ei koske. Kun tuomioistuin aikoo, kuten käsiteltävässä asiassa, jättää käyttökiellon ulkopuolelle tiettyjä unionin kielialueita kuten ne, joita kutsutaan ”englanninkielisiksi”, sen on täsmennettävä tyhjentävästi, mitä alueita se tällä ilmaisulla tarkoittaa.

35

Tulkinnasta, jonka mukaan EU-tavaramerkkiin nähden sekaannusvaaran aiheuttavan merkin käyttökieltoa sovelletaan koko unionin alueella lukuun ottamatta alueen osaa, jossa tällaista vaaraa ei ole todettu, ei aiheudu haittaa asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle EU-tavaramerkin yhtenäiselle luonteelle, koska EU-tavaramerkin haltija säilyttää oikeutensa kieltää kaikenlaisen käytön, joka aiheuttaa haittaa tavaramerkin tehtäville.

36

Edellä esitetyillä perusteilla esitettyyn kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohtaa, 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 102 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että kun Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin toteaa merkin käytön aiheuttavan sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin nähden unionin alueen yhdessä osassa mutta ei tämän alueen toisessa osassa, kyseisen tuomioistuimen on todettava tavaramerkin antaman yksinoikeuden loukkaus ja annettava määräys mainitun käytön lopettamisesta koko unionin alueella lukuun ottamatta sen sitä osaa, jossa sekaannusvaaraa ei ole todettu.

37

Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohtaa, 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 102 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että kun Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin toteaa merkin käytön aiheuttavan sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin nähden Euroopan unionin alueen yhdessä osassa mutta ei tämän alueen toisessa osassa, kyseisen tuomioistuimen on todettava tavaramerkin antaman yksinoikeuden loukkaus ja annettava määräys mainitun käytön lopettamisesta koko Euroopan unionin alueella lukuun ottamatta sen sitä osaa, jossa sekaannusvaaraa ei ole todettu.