—

Colloseum Holding AG, edustajanaan Rechtsanwalt M. Klette,

—

Levi Strauss & Co., edustajinaan Rechtsanwalt H. Harte-Bavendamm ja Rechtsanwalt M. Goldmann,

—

Saksan hallitus, asiamiehinään T. Henze ja J. Kemper,

—

Italian hallitus, asiamiehenään G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato M. Santoro,

—

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään C. Murrell, avustajanaan barrister S. Ford,

—

Euroopan komissio, asiamiehinään F. Bulst ja F. Wilman,

1

Ennakkoratkaisupyyntö koskee yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 15 artiklan 1 kohdan säännöksen, joka on otettu muuttamattomana yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 15 artiklan 1 kohdaksi, tulkintaa.

2

Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Colloseum Holding AG (jäljempänä Colloseum) ja Levi Strauss & Co. (jäljempänä Levi Strauss) ja joka koskee asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohtaan sisältyvän tosiasiallisen käytön käsitteen tulkintaa silloin, kun rekisteröityä tavaramerkkiä käytetään ainoastaan toisen moniosaisen tavaramerkin kautta yhtenä sen osana tai ainoastaan yhdessä toisen tavaramerkin kanssa ja molemmat tavaramerkit yhdessä on rekisteröity tavaramerkiksi.

3

Teollisoikeuden suojelemisesta tehdyn, Pariisissa 20.3.1883 allekirjoitetun yleissopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna viimeksi Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettuna 28.9.1979 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuskokoelma, osa 828, nro 11851, s. 305), 5 artiklan C kirjaimen 1 ja 2 kappaleessa määrätään seuraavaa:

”1.   Mikäli jossakin maassa rekisteröidyn merkin käyttäminen on pakollista, voidaan rekisteröinti julistaa lakanneeksi ainoastaan kohtuullisen ajan kuluttua ja silloinkin ainoastaan ellei asianomainen esitä päteviä syitä laiminlyöntiinsä.

2.   Mikäli merkin haltija käyttää tehtaan- tai kauppamerkkiä sellaisessa muodossa, joka poikkeaa siitä, jollaisena se on jossain liittomaassa rekisteröity, ja mikäli poikkeus ei käsitä merkin tunnusomaisia osia, ei tällainen käyttö aiheuta rekisteröinnin mitättömyyttä eikä vähennä merkin suojaa.”

4

Asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan yhdeksännessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”on perusteltua suojata yhteisön tavaramerkkejä ja toisaalta niitä aikaisempia, rekisteröityjä tavaramerkkejä ainoastaan siltä osin kuin näitä merkkejä todella käytetään”.

5

Tämän asetuksen 7 artiklan, jonka otsikko on ”Ehdottomat hylkäysperusteet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

– –”

6

Saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.”

7

Asetuksen N:o 40/94 9 artiklan, jonka otsikko on ”Yhteisön tavaramerkin oikeusvaikutukset”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

– –

– –”

8

Kyseisen asetuksen 15 artiklassa, jonka otsikko on ”Yhteisön tavaramerkin käyttäminen”, säädetään seuraavaa:

”1.   Jos yhteisön tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut yhteisössä tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, yhteisön tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä on myös:

– –”

9

Asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jos yhteisön tavaramerkkituomioistuin toteaa, että vastaaja on loukannut tai ollut vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, se antaa määräyksen, joka kieltää vastaajaa jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata yhteisön tavaramerkkiä, jollei[vät] erityiset syyt edellytä toimimista toisin. Tuomioistuin toteuttaa myös kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan.”

10

Tavaramerkkien ja muiden tunnusten suojaamisesta annetun lain (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen; BGBl. 1994 I, s. 3082), sellaisena kuin se on muutettuna 7.7.2008 annetulla lailla (BGBl. 2008 I, s. 1191), 14 §:n 2 momentin 2 kohdan säännöksessä, joka vastaa asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, säädetään tavaramerkin haltijan oikeudesta kieltää käyttämästä

”– – merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki ja sen vuoksi, että merkki ja tavaramerkki tarkoittaa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä – –”.

11

Saman lain 14 §:n 5 momentissa säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkin haltijalla on oikeus ajaa kieltokannetta sitä vastaan, joka käyttää merkkiä 2–4 momentin vastaisesti, jos on olemassa vaara, että menettely toistuu. Sama oikeus on silloinkin, kun rikkominen uhkaa tapahtua ensimmäisen kerran.”

12

Levi Strauss on useiden tavaramerkkien, erityisesti muun muassa vaatteita varten rekisteröidyn yhteisön sanamerkin LEVI’S sekä Saksassa tavaramerkiksi miesten, naisten ja lasten housuja, paitoja, puseroita ja takkeja varten 12.1.1977 rekisteröidyn sana- ja kuviomerkin nro DD 641687 (jäljempänä tavaramerkki nro 3) haltija. Viimeksi mainittu merkki, joka koostuu siitä, että taskun vasemmassa yläreunassa on punainen suorakulmainen osa, jossa on merkin sanaosa LEVI’S, on seuraavanlainen:

13

Levi Strauss on myös yhteisön tavaramerkiksi housuja varten 10.2.2005 rekisteröidyn värillisen eli punaisen ja sinisen kuviomerkin nro 2 292 373 (jäljempänä tavaramerkki nro 6) haltija. Rekisteriin merkityn kuvauksensa mukaan tämä on sijaintimerkki ja se muodostuu punaisesta suorakulmaisesta kangaslipukkeesta, joka on ommeltu housujen, shortsien tai hameiden takataskun vasempaan yläosaan ja joka työntyy näkyviin ompeleen alta. Se on seuraavanlainen:

14

Tavaramerkin nro 6 rekisteröintiin sisältyy luopumista koskeva varauma, jonka mukaan kyseinen tavaramerkki ei tuota yksinoikeutta taskun muotoon ja väriin sellaisinaan. Tavaramerkki nro 6 on rekisteröity sen tultua käytössä erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

15

Colloseum harjoittaa päällysvaatteiden vähittäismyyntiä. Se on tässä toiminnassa saattanut markkinoille COLLOSEUM-, S. MALIK- ja EURGIULIO -merkkisiä farmarihousuja. Nämä housut on oikeanpuoleisen takataskun kohdalta varustettu punaisilla suorakulmaisilla kangaslipukkeilla, jotka on ommeltu taskun oikeanpuoleisen ulkosauman yläosaan ja joissa ilmaistaan asianomainen merkki tai merkintä SM JEANS.

16

Levi Strauss on nostanut toimivaltaisessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen, jossa vaaditaan muun muassa, että Colloseumia kielletään tarjoamasta tai pitämästä markkinoilla tai pitämästä tätä varten hallussaan kyseisenlaisia housuja. Colloseum on vastustanut kannetta muun muassa sillä perusteella, ettei tavaramerkkiä nro 6 ole käytetty riittävästi.

17

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi Levi Straussin vaatimuksen, ja muutoksenhakutuomioistuin hylkäsi Colloseumin tekemän valituksen ensimmäisen oikeusasteen ratkaisusta.

18

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin, jossa Colloseum haki muutosta Revision-valituksella, kumosi muutoksenhakutuomioistuimen ratkaisun ja palautti asian siellä käsiteltäväksi. Muutoksenhakutuomioistuin hylkäsi Colloseumin valituksen toistamiseen, minkä jälkeen Colloseum teki ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle uuden Revision-valituksen.

19

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että jälkimmäisen Revision-valituksen johdosta annettava ratkaisu riippuu asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohdan tulkinnasta. Kyseisen tuomioistuimen mukaan on nimittäin olemassa asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen sekaannusvaara tavaramerkin nro 6 ja Colloseumin markkinoimien housumallien välillä, mikäli tavaramerkki nro 6 on edelleen voimassa.

20

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin korostaa, että se tarvitsee näin ollen tiedon siitä, onko tavaramerkkiä nro 6 käytetty asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tosiasiallisesti. Se huomauttaa, että muutoksenhakutuomioistuimen toteamusten mukaan, joihin se on Saksan prosessioikeuden säännösten mukaan sidottu, tavaramerkki nro 6 on rekisteröity 10.2.2005. Sen haltija on siten menettänyt oikeutensa, jollei kyseistä tavaramerkkiä ole käytetty kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla tosiasiallisesti ennen muutoksenhakutuomioistuimessa pidetyn suullisen käsittelyn päättymistä 18.2.2010.

21

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa sen jälkeen, että muutoksenhakutuomioistuimen toteamusten mukaan Levi Strauss on käyttänyt tavaramerkkiä nro 6 ainoastaan tavaramerkin nro 3 mukaisessa muodossa. Oikeusriidan ratkaisu riippuu siten erityisesti siitä, onko rekisteröidyn tavaramerkin, joka kuuluu osana toiseen tavaramerkkiin ja on toisen tavaramerkin käyttämisen perusteella tullut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti erottamiskykyiseksi, saman asetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tosiasiallinen käyttäminen mahdollista myös käyttämällä tuota toista tavaramerkkiä.

22

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin huomauttaa, ettei tämän kysymyksen voida vielä katsoa tulleen ratkaistuksi. Se korostaa myös, etteivät tavaramerkit nro 3 ja nro 6 poikkea toisistaan ainoastaan sellaisilta osin, jotka eivät vaikuta tavaramerkkien erottamiskykyyn, joten asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset eivät tässä tapauksessa täyty, minkä vuoksi pääasian oikeudenkäynnin kohteena oleva asia eroaa asiassa C-553/11, Rintisch, 25.10.2012 annetulla tuomiolla ratkaistun ennakkoratkaisupyynnön taustalla olleista tosiseikoista.

23

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa lisäksi, että on myös mahdollista katsoa, että se, että Levi Strauss käyttää housuja markkinoidessaan kirjoituksella LEVI’S varustettua punaista suorakulmaista lipuketta, merkitsee sekä tavaramerkin nro 6 että sanamerkin LEVI’S tosiasiallista käyttämistä, ja myös näiden kahden tavaramerkin yhdistetty muoto on rekisteröity tavaramerkiksi nro 3. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii sen vuoksi, voidaanko tavaramerkkiä käyttää asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tosiasiallisesti, jos sitä käytetään ainoastaan yhdessä toisen tavaramerkin kanssa, kumpikin tavaramerkki näyttää yleisön mielestä itsenäiseltä merkiltä ja myös molemmat tavaramerkit yhdessä on rekisteröity tavaramerkiksi.

24

Tässä tilanteessa Bundesgerichtshof on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”Onko asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että

25

Näillä kysymyksillä, jotka on syytä käsitellä yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, täyttyykö asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin tosiasiallista käyttöä eli tavaramerkin oikeusvaikutukset voimassa pysyttävää käyttöä koskeva edellytys silloin, kun rekisteröityä tavaramerkkiä, joka on tullut erottamiskykyiseksi käytettäessä toista moniosaista tavaramerkkiä, jonka osa se on, käytetään vain tämän toisen moniosaisen tavaramerkin kautta, tai silloin, kun sitä käytetään vain yhdessä toisen tavaramerkin kanssa ja myös molemmat tavaramerkit yhdessä on rekisteröity tavaramerkiksi.

26

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (asia C-311/11 P, Smart Technologies v. SMHV, tuomio 12.7.2012, 23 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tavaramerkin keskeinen tehtävä on yksilöidä kuluttajien keskuudessa yritys, josta tavara on peräisin (ks. vastaavasti asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004, Kok., s. I-10989, 59 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

27

Tavaramerkin tulemisesta sen rekisteröintiä varten erottamiskykyiseksi sillä perusteella, että sitä on käytetty asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, on oikeuskäytännössä katsottu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 3 kohdan säännöksen, joka pääosin vastaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan säännöstä, yhteydessä, että erottamiskykyiseksi tuleminen voi seurata sekä käytöstä rekisteröidyn tavaramerkin osana sen yhtenä osatekijänä että erillisen tavaramerkin käytöstä yhdessä rekisteröidyn tavaramerkin kanssa. Näissä kahdessa tapauksessa on riittävää, että tämän käytön seurauksena kohderyhmässä todellakin mielletään vain sillä tavaramerkillä, jonka rekisteröintiä haetaan, varustetun tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä (asia C-353/03, Nestlé, tuomio 7.7.2005, Kok., s. I-6135, 30 kohta).

28

Tästä seuraa, että siitä riippumatta, käytetäänkö merkkiä rekisteröidyn tavaramerkin osana vai yhdessä sen kanssa, olennaisena edellytyksenä on, että merkki, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi haetaan, kykenee osoittamaan asianomaisissa piireissä, että tällä tunnuksella merkityt tavarat ovat peräisin tietystä yrityksestä.

29

Lisäksi oikeuskäytännössä on jo katsottu, että edellä mainitussa asiassa Nestlé annetun tuomion 30 kohdassa esitetty toteamus on soveltamisalaltaan yleinen ja pätee myös silloin, kun on kyse aikaisemman tavaramerkin erityisen erottamiskyvyn toteamisesta, jotta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaaran olemassaolo voidaan todeta (ks. asia C-488/06 P, L & D v. SMHV, tuomio 17.7.2008, Kok., s. I-5725, 50–52 kohta).

30

Asetuksen N:o 40/94 rakenne ja tavoite sekä sen 15 artiklan 1 kohdan sanamuoto huomioon ottaen on katsottava, että johtopäätös, johon edellä mainitussa asiassa Nestlé annetun tuomion 30 kohdassa päädyttiin, pätee myös tässä säännöksessä tarkoitettuun tosiasiallisen käytön käsitteeseen rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeuksien voimassa pysyttämiseksi.

31

On totta, että käyttö, jonka perusteella tavaramerkki tulee erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kohdistuu sen tavaramerkiksi rekisteröintiä edeltävään aikaan, kun sen sijaan saman asetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tosiasiallinen käyttö kohdistuu rekisteröinnin jälkeiseen viiden vuoden jaksoon, joten kyseisen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun käyttöön rekisteröintiä varten ei sellaisenaan voida vedota kyseisen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun käytön osoittamiseksi rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeuksien voimassa pysyttämistä varten.

32

On kuitenkin syytä todeta, että – kuten edellä mainitussa asiassa Nestlé annetun tuomion 27–30 kohdasta ilmenee – tavaramerkin käytön käsitteeseen sisältyy yleisesti jo tämän sanan merkityksen perusteella sekä tämän tavaramerkin itsenäinen käyttö että sen käyttö osana toista tavaramerkkiä kokonaisuutena tarkastellen tai sen käyttäminen yhdessä tuon toisen tavaramerkin kanssa.

33

Kuten Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ovat unionin tuomioistuimessa pidetyssä istunnossa aiheellisesti huomauttaneet, käytön kriteeriä, joka on aina olennainen, ei voida arvioida toisistaan poikkeavin perustein sen mukaan, onko ratkaistavana kysymys tavaramerkkioikeuksien syntymisen vai tavaramerkkioikeuksien voimassa pysymisen kriteeristä. Kun merkille nimittäin on mahdollista saada tavaramerkkioikeudellista suojaa sen tietynlaisen käytön perusteella, myös tämän suojan voimassa pysyttämisen on oltava mahdollista samanlaisella käytöllä.

34

Näin ollen on katsottava, että asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tavaramerkin tosiasiallisen käytön toteamisessa noudatettavat vaatimukset ovat analogiset verrattuna vaatimuksiin, jotka koskevat merkin tulemista erottamiskykyiseksi käytön perusteella sen rekisteröintiä varten saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

35

Tästä on kuitenkin korostettava, että – kuten Saksan hallitus, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja Euroopan komissio ovat todenneet – rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan toisen moniosaisen tavaramerkin osana tai yhdessä toisen tavaramerkin kanssa, on edelleen miellettävä osoitukseksi kyseessä olevan tuotteen alkuperästä, jotta tämä käyttö vastaisi kyseisen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tosiasiallisen käytön käsitettä.

36

Esitettyihin kysymyksiin on edellä todetun perusteella vastattava, että asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva edellytys voi täyttyä silloin, kun rekisteröityä tavaramerkkiä, joka on tullut erottamiskykyiseksi käytettäessä toista moniosaista tavaramerkkiä, jonka osa se on, käytetään vain tämän toisen moniosaisen tavaramerkin kautta, tai silloin, kun sitä käytetään vain yhdessä toisen tavaramerkin kanssa ja myös nämä molemmat tavaramerkit yhdessä on rekisteröity tavaramerkiksi.

37

Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva edellytys voi täyttyä silloin, kun rekisteröityä tavaramerkkiä, joka on tullut erottamiskykyiseksi käytettäessä toista moniosaista tavaramerkkiä, jonka osa se on, käytetään vain tämän toisen moniosaisen tavaramerkin kautta, tai silloin, kun sitä käytetään vain yhdessä toisen tavaramerkin kanssa ja myös nämä molemmat tavaramerkit yhdessä on rekisteröity tavaramerkiksi.