1.

Vilpillisessä mielessä tehtyyn hakemukseen perustuva tavaramerkki voidaan taannehtivasti julistaa mitättömäksi. On kuitenkin kysyttävä, mitä menettelyä on pidettävä vilpillisenä ja miten vilpillisyys voidaan todeta.

2.

Unionin tuomioistuin on jo tehnyt tältä osin eräitä periaatteellisia päätelmiä, ja unionin yleisellä tuomioistuimella on ollut mahdollisuus syventää näitä kysymyksiä useissa oikeudenkäynneissä. Kysymyksiä ei kuitenkaan ole lopullisesti selvitetty. Unionin tuomioistuimella on nyt käsiteltävän valituksen johdosta mahdollisuus tarkentaa oikeuskäytäntöään.

3.

Tässä oikeudenkäynnissä asiaa koskeva lainsäädäntö perustuu tavaramerkkiasetukseen. ( 2 )

4.

Tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohta) vahvistetaan ehdottomat mitättömyysperusteet:

”[EU-tavaramerkki] julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella:

5.

Tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 59 artiklan 3 kohta) säädetään osittaisesta mitättömyydestä:

”Jos mitättömyysperuste koskee ainoastaan joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten [EU-tavaramerkki] on rekisteröity, tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.”

6.

Tavaramerkkiasetuksen 65 artiklassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 72 artikla) säädetään tuomioistuinmenettelystä ja sen seurauksista:

”1.   Valituslautakuntien valitusta koskevat päätökset voidaan saattaa unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

– –

6.   Virasto toteuttaa tarvittavat toimenpiteet unionin yleisen tuomioistuimen tuomion tai, jos siihen on haettu muutosta, unionin tuomioistuimen tuomion noudattamiseksi.”

7.

Joaquín Nadal Esteban jätti 25.4.2011 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) hakemuksen jäljempänä olevan tavaramerkin rekisteröimiseksi 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, joka koskee tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 25 (vaatteet, jalkineet ja päähineet), luokkaan 35 (mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät) ja luokkaan 39 (kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi; matkojen järjestäminen) kuuluvia tavaroita ja palveluja varten:

8.

Valittaja Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (Koton) esitti hakemuksen johdosta väitteen, joka perustui sen omiin vanhempiin kuviomerkkeihin, jotka kumpikin ovat muodoltaan seuraavia:

9.

Nämä merkit oli rekisteröity muun muassa luokkia 25 ja 35 varten, mutta niitä ei ollut rekisteröity luokkaa 39 varten. Väite menestyi kummankin ensin mainitun luokan osalta.

10.

Riidan kohteena oleva tavaramerkki sitä vastoin rekisteröitiin 5.11.2014 numerolla 9917436 luokassa 39 mainittuja palveluja varten.

11.

Koton teki 5.12.2014 kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen, joka perustui tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun vilpillisessä mielessä tehtyyn hakemukseen.

12.

EUIPO:n mitättömyysosasto hylkäsi vaatimuksen, ja valituslautakunta hylkäsi samalla tavoin tämän päätöksen johdosta tehdyn valituksen. Lopulta myös unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valituslautakunnan päätöksen johdosta nostetun kanteen 30.11.2017 antamallaan tuomiolla Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, ei julkaistu, EU:T:2017:853).

13.

Kaikki kolme päätöstä perustuivat pohdintaan siitä, ettei tavaramerkki Koton koske palveluja, joita varten riidan kohteena oleva tavaramerkki oli rekisteröity.

14.

Koton teki 13.2.2018 nyt käsiteltävänä olevan valituksen ja vaatii, että unionin tuomioistuin

15.

EUIPO vaatii, että unionin tuomioistuin

16.

Joaquín Nadal Esteban puolestaan vaatii, että unionin tuomioistuin

17.

Asianosaiset ja väliintulija ovat esittäneet kirjallisia lausumia ja osallistuneet 6.12.2018 pidettyyn suulliseen käsittelyyn.

18.

Ensiksi on todettava, että Kotonin vaatimus riidan kohteena olevan tavaramerkin julistamisesta mitättömäksi on jätettävä tutkimatta. Yhtäältä Koton ei ole esittänyt vaatimusta unionin yleiselle tuomioistuimelle, joten vaatimus jo tämän vuoksi laajentaisi riidan kohdetta. Toisaalta tavaramerkkiasetuksen 65 artiklan 1 kohdan mukaan ainoastaan valituslautakunnan päätös voidaan saattaa unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

19.

Koton ja EUIPO riitauttavat valituksenalaisen tuomion kuitenkin ennen kaikkea sen vuoksi, että se poikkeaa suhteellisen selkeästi tähänastisesta oikeuskäytännöstä. Tarkastelen seuraavaksi ensin tätä seikkaa (A kohta) ja sen jälkeen sitä, onko valituksenalainen tuomio silti muilla perusteilla perusteltu (B kohta). Käsiteltävänä olevan valituksen ratkaisu riippuu siten siitä, onko EUIPO:n esittämä laajempi näkökanta, jota ei tähän mennessä ole otettu huomioon, tullut oikeudenkäynnin kohteeksi vai onko se esitetty liian myöhään (C kohta). Lopuksi esitän näkemykseni kanteesta unionin yleisessä tuomioistuimessa (D kohta).

20.

Koton moittii ainoassa valitusperusteessaan sitä, että unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 44 ja 60 kohdassa soveltanut virheellisesti tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. EUIPO tukee tätä näkemystä.

21.

Tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella, jos hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.

22.

Unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa vahvistanut valituslautakunnan näkemyksen, jonka mukaan tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu hakijan vilpillinen mieli edellyttää, että kolmas henkilö käyttää samaa tai samankaltaista tavaraa tai palvelua varten samaa tai samankaltaista merkkiä, joka voi olla sekoitettavissa rekisteröintihakemuksen kohteena olevaan merkkiin.

23.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi Kotonin esittämät muut lausumat, jotka koskivat kysymystä siitä, nauttiiko Koton samankaltaisten tai samojen palvelujen osalta tavaramerkkioikeudellista suojaa, ja katsoi sitten valituksenalaisen tuomion 60 kohdassa valituslautakunnan todenneen aivan oikein, ettei Nadal Esteban ole jättänyt riidanalaista tavaramerkkiä koskevaa hakemusta vilpillisessä mielessä, sillä se on rekisteröity muita kuin Kotonin aikaisemman tavaramerkin kattamia palveluja varten.

24.

Vaikka unionin yleinen tuomioistuin on siitä huolimatta ottanut huomioon vielä muita näkökohtia, joita tarkastelen seuraavaksi (B kohta), valituksenalaisen tuomion mainittuja kohtia rasittaa vakava oikeudellinen virhe.

25.

Saman tai samankaltaisen merkin käyttö samaa tai samankaltaista tavaraa tai palvelua varten, kun merkki on sekoitettavissa hakemuksen kohteena olevaan merkkiin, on nimittäin, kuten unionin yleinen tuomioistuin itse valituksenalaisen tuomion 32 ja 40 kohdassa aivan oikein esittää, ( 3 ) ainoastaan yksi osatekijä, joka on erityisesti otettava huomioon. ( 4 ) Arvioitaessa kysymystä siitä, onko hakija toiminut vilpillisessä mielessä, on kuitenkin otettava huomioon kaikki merkitykselliset tekijät, jotka ovat sen ratkaistavana olevalle tapaukselle ominaisia ja jotka ovat olemassa unionin tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämishetkellä. ( 5 )

26.

Ei ole myöskään syytä moittia tätä unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, kuten seuraavaksi esitän yksittäin kunkin viiden väitteen osalta.

27.

Ensiksi on todettava, kuten Koton ja EUIPO aivan oikein korostavat, ettei tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mitättömyysperuste edellytä, että mitättömyyttä vaativa taho on samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten käytetyn tavaramerkin haltija. Pikemminkin kuka tahansa voi periaatteessa vaatia tavaramerkin mitättömäksi julistamista vilpillisen mielen perusteella.

28.

Toiseksi vilpillisen mielen subjektiivisesta luonteesta seuraa väistämättä, että on välttämätöntä ottaa huomioon kaikki merkitykselliset osatekijät. Tällainen subjektiivinen seikka voidaan määrittää ainoastaan yksittäistapauksen objektiivisten olosuhteiden perusteella. ( 6 ) Unionin tuomioistuin on tulkinnut myös vilpillisessä mielessä tapahtuvaa verkkotunnusten rekisteröintiä koskevaa sääntelyä, joka vastaa tavaramerkkioikeudessa sovellettua, siten, ettei näitä tilanteita ole lueteltu tyhjentävästi, vaikka eräiden kieliversioiden voitaisiin todella ymmärtää tarkoittavan vilpillisen mielen tilanteiden tyhjentävää määrittelyä. ( 7 )

29.

Kolmanneksi se, että kaikki merkitykselliset tekijät on välttämätöntä ottaa kattavasti huomioon, johtuu myös vilpillisen mielen käsitteestä.

30.

Unionin tuomioistuin ei tosin vielä ole – kuten ei lainsäätäjäkään – kehittänyt kattavaa vilpillisen mielen määritelmää. ( 8 ) Tämä varovaisuus on järkevää, sillä on tuskin mahdollista ennustaa, millaisia tilanteita tulevaisuudessa syntyy ja tulee arvioitavaksi.

31.

Väärinkäytösluonteisia menettelytapoja koskeva oikeuskäytäntö voi kuitenkin antaa suuntaa vilpillisen mielen arviointiin. ( 9 ) Tällaiseen menettelyyn liittyy tyypillisesti objektiivinen ja subjektiivinen osatekijä. Objektiivisesta osatekijästä on todettava, että sen olemassaolon toteaminen edellyttää sitä, että kaikista objektiivisista olosuhteista ilmenee, että vaikka unionin säännöstössä vahvistettuja edellytyksiä on muodollisesti noudatettu, kyseisellä säännöstöllä tavoiteltua päämäärää ei ole saavutettu. Mitä tulee subjektiiviseen osatekijään, objektiivisten osatekijöiden kokonaisuuden on osoitettava, että kyseisten toimien keskeinen päämäärä on perusteettoman edun saaminen. Väärinkäytösluonteisten menettelytapojen kiellolla ei nimittäin ole merkitystä, kun kyseessä oleville toimille voi olla jokin muu peruste kuin pelkkä (perusteettomien) etujen saaminen. ( 10 ) Näin ollen tällöinkin ratkaisevaa on merkityksellisten tekijöiden kattava arviointi.

32.

Jos tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillinen mieli ymmärretään väärinkäytön kiellon ilmentymänä, on tavaramerkkisuojan merkityksellinen tavoite ja mahdollinen perusteeton etu määritettävä erityisesti tavaramerkin pääasiallinen tehtävä huomioon ottaen. Tämä keskeinen tehtävä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että kyseisellä tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tämän tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä. ( 11 )

33.

Vastaavasti unionin tuomioistuin on jo katsonut, että sellaisen tavaramerkin hakeminen, jota ei aiotakaan käyttää sen keskeistä tehtävää vastaavasti, voi merkitä, että hakija on vilpillisessä mielessä. ( 12 ) Kyse voi olla vilpillisestä mielestä erityisesti silloin, kun hakijalla ei ole aikomustakaan käyttää merkkiä tavaramerkkinä, ( 13 ) mutta myös silloin, kun tavaramerkin käytöllä pyritään johtamaan kuluttajia harhaan tavaroiden tai palvelujen alkuperän suhteen.

34.

Neljänneksi on näin ollen mahdollista ongelmitta kuvitella myös muita vilpillisen mielen muotoja, jotka eivät edellytä päällekkäisyyttä jo olemassa olevan rekisteröinnin kanssa. Voidaan ajatella, että tavaramerkkiä hakee henkilö yksinomaan siinä tarkoituksessa, että hän voisi näin estää toisten henkilöiden odotettavissa olevat tavaramerkkihakemukset (tavaramerkin kaappaus). ( 14 )

35.

Viidenneksi myös unionin tuomioistuin on jo tunnustanut vilpillisen tavaramerkkihakemuksen mahdollisuuden tapauksessa, jossa hakija pyrki hakemuksen avulla luomaan perusteen kuvailevan verkkotunnuksen hankkimista varten. ( 15 ) Sillä, miltä osin tavaramerkit oli jo rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, ei ollut tässä yhteydessä merkitystä.

36.

Näin ollen vilpillisen mielen toteamisen kannalta ei ole välttämätöntä, että kolmas käyttää samaa tai samankaltaista tavaraa tai palvelua varten samaa tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jolle rekisteröintiä haetaan.

37.

Tämä lopputulos ei muutu myöskään sen johdosta, että vilpillinen mieli ei väärinkäytön tavoin liity virheelliseen tarkoitukseen ja perusteettomaan etuun vaan on pikemminkin eettisten periaatteiden tai hyvän kauppa- ja liiketavan vastainen, kuten julkisasiamies Sharpston on ehdottanut. ( 16 ) Myös tällaisissa kysymyksissä olisi otettava huomioon kaikki merkitykselliset osatekijät.

38.

Edellä mainitun oikeudellisen virheen toteamisesta ei vielä välttämättä seuraa, että valituksenalainen tuomio on kumottava. Unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 44 ja 60 kohdassa esittämästään toteamuksesta huolimatta ottanut huomioon muita osatekijöitä.

39.

Unionin yleinen tuomioistuin nimittäin pohtii valituksenalaisen tuomion 54–57 kohdassa sitä, että Nadal Esteban oli joitakin vuosia aiemmin liikesuhteessa Kotoniin ja että hänen tämän vuoksi on täytynyt tuntea merkki, samoin kuin sitä seikkaa, että Nadal Esteban vastusti Kotonin tavaramerkin rekisteröintiä Espanjassa. Nämä seikat eivät kuitenkaan unionin yleisen tuomioistuimen näkemyksen mukaan riitä osoitukseksi vilpillisestä mielestä.

40.

Tästä on pääteltävä, että unionin yleinen tuomioistuin – vastoin valituksenalaisen tuomion 44 ja 60 kohdassa esittämiään toteamuksia – ei pitänyt vilpillisen mielen toteamisen kannalta välttämättömänä sitä, että kuvatut palvelut ovat samoja tai samankaltaisia.

41.

Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin on arvioinut kattavasti Kotonin väitteet. Valituksenalaisen tuomion perusteluissa on kuitenkin edelleen ristiriita.

42.

EUIPO tukeutuu valituksessaan kuitenkin täydentävään osatekijään, jota unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon.

43.

Nadal Esteban oli nimittäin alun perin hakenut tavaramerkkinsä rekisteröintiä juuri samoille tavaroille ja palveluille, ja vielä luokissa 25 ja 35. Hänen hakemuksensa kuitenkin hylättiin Kotonin väitteen perusteella näiden luokkien osalta. Siten ainoastaan tämän väitteen vuoksi Kotonin tavaramerkin ja riidan kohteena olevan tavaramerkin välillä ei rekisteröinnin yhteydessä enää ollut päällekkäisyyttä vaadittujen tavaroiden ja palvelujen osalta.

44.

Koton yhtyi näihin lausumiin suullisessa käsittelyssä.

45.

Tässä yhteydessä herää kaksi kysymystä. Yhtäältä on kysyttävä, onko EUIPO:n lausumaa ylipäätään otettava tutkittavaksi, ja toisaalta – jos se voidaan ottaa tutkittavaksi – mikä merkitys tällä osatekijällä on.

46.

Koton ei ole unionin yleisessä tuomioistuimessa eikä valituskirjelmässään nimenomaisesti käyttänyt vaatimustensa perusteena sitä seikkaa, että alkuperäinen hakemus oli päällekkäinen hänen aikaisemman tavaramerkkinsä suojan ulottuvuuden kanssa. Koton on ainoastaan korostanut, että Nadal Estebanin piti aiempana liikekumppanina tuntea sen tavaramerkit ja että tämän tavaramerkki oli kyseisiin tavaramerkkeihin nähden huomattavan samankaltainen. Lisäksi Koton on viitannut Espanjassa vireillä olevaan, Nadal Estebanin kanssa käytävään oikeusriitaan, jossa tämä on riitauttanut yhden Kotonin tavaramerkeistä.

47.

On siten kyseenalaista, ovatko EUIPO:n vastineessa esitetyt tavaroiden ja palvelujen päällekkäisyyttä koskevat lausumat riittäviä, jotta tämä näkökohta voidaan ottaa valitusmenettelyn kohteeksi.

48.

Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 174 artiklan mukaan vastineessa voidaan vaatia valituksen hyväksymistä, hylkäämistä tai tutkimatta jättämistä kokonaan tai osittain. Lisäksi työjärjestyksen 176 artiklan mukaan unionin yleisessä tuomioistuimessa käsitellyn asian asianosainen voi tehdä vastineesta erillisellä asiakirjalla liitännäisvalituksen, jossa työjärjestyksen 178 artiklan 1 kohdan ja 3 kohdan toisen virkkeen mukaan voidaan vaatia valituksenalaisen tuomion kumoamista kokonaan tai osittain, ja siinä esitettyjen perusteiden ja perustelujen on oltava eri perusteita ja perusteluja kuin ne, joihin vedotaan valitukseen annetussa vastineessa. Näistä säännöksistä käy yhdessä luettuina ilmi, että vastineessa ei voida vaatia valituksenalaisen tuomion kumoamista perustein, jotka ovat erillisiä ja itsenäisiä valituksessa esitetyistä perusteista, koska tällaisiin perusteisiin voidaan vedota vain liitännäisvalituksessa. ( 17 )

49.

Jos siten päädyttäisiin siihen lopputulokseen, että Kotonin tavaroiden ja palvelujen alkuperäistä päällekkäisyyttä ei ole tuotu esille, olisi EUIPO:n vastaavat lausumat jätettävä tutkimatta.

50.

Pitäisin tällaista arviota Kotonin lausumasta liian ankarana.

51.

Tosiasiassa alkuperäinen päällekkäisyys luokkien 25 ja 35 osalta oli oikeudenkäynnissä unionin yleisessä tuomioistuimessa ja unionin tuomioistuimessa alusta lähtien osa riidattomia tosiseikkoja. ( 18 ) Tältä osin mainitaan unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 3 ja 8 kohdassa olevassa tosiseikkojen kuvauksessa ainakin luokkaa 35 koskevan hakemuksen hylkääminen. ( 19 ) Unionin yleinen tuomioistuin jopa viittaa valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa aiemmassa väitemenettelyssä esitettyihin toteamuksiin sen vahvistamiseksi, että Kotonin aikaisemmat tavaramerkit eivät koske luokkaa 39.

52.

Näin ollen asianosaiset ovat saattaneet tavaroiden ja palvelujen alkuperäisen päällekkäisyyden osaksi oikeudenkäyntiä unionin yleisessä tuomioistuimessa ja unionin tuomioistuimessa. Tämä seikka on siten otettava huomioon vilpillisen mielen arvioinnissa.

53.

Unionin yleinen tuomioistuin ei siis ole arviossaan ottanut huomioon yhtä vilpillisen mielen osatekijää.

54.

Tämä tekijä on myös merkittävä, sillä se mahdollistaa päätelmät Nadal Estebanin aikomuksista, kun hän jätti riidanalaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen. Näillä aikomuksilla on merkitystä vilpillisen mielen arvioinnin kannalta, sillä tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan unionin tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä. ( 20 )

55.

Tältä osin Koton ja EUIPO vetoavat unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisuun ( 21 ) ja esittävät, ettei ole mahdollista jakaa hakemusta vilpillisen mielen arvioimiseksi osiin siten, että vain osa hakemuksesta, tässä tapauksessa luokkien 25 ja 35 osalta, katsotaan tehdyksi vilpillisessä mielessä ja toista osaa eli hakemusta luokan 39 osalta sitä vastoin ei katsota vilpillisessä mielessä tehdyksi.

56.

Tämä kysymys on tällä hetkellä arvioitavana myös toisenlaisen tapauksen yhteydessä. Kyseinen tapaus koskee kysymystä siitä, onko koko hakemus tehty vilpillisessä mielessä, jos hakijalla oli aikomus käyttää tavaramerkkiä joitakin eriteltyjä tavaroita tai palveluja varten mutta ei aikomusta käyttää tavaramerkkiä muita eriteltyjä tavaroita tai palveluja varten. ( 22 ) Tähän kysymykseen liittyy merkittävä potentiaali, kun otetaan huomioon aiempi käytäntö, jossa tavaramerkkihakemukset kohdistuivat kokonaisiin tavara- tai palveluluokkiin, ( 23 ) joita hakijat eivät useinkaan voineet saati halunneet kokonaan kattaa.

57.

Sen puolesta, että osittain vilpillisessä mielessä tehty tavaramerkkihakemus olisi jaettavissa osiin, puhuu tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 3 kohta, jossa säädetään mahdollisuudesta julistaa tavaramerkki mitättömäksi joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity. ( 24 )

58.

Toisin kuin muiden mitättömyysperusteiden kohdalla, vilpillinen mieli ei rasita tavaramerkkiä itseään, vaan se johtuu merkin hakemiseen liittyvistä olosuhteista. ( 25 ) Tavaramerkkiä koskevien puutteiden osalta voidaan hyvin kuvitella, että ne liittyvät ainoastaan tiettyihin tavaroihin tai palveluihin ja etteivät ne ole esteenä tavaramerkin käytölle muita tavaroita tai palveluja varten. Sitä vastoin on paljon vaikeampi hyväksyä, että hakemus, joka koskee yksinoikeutta merkitä tietyt tavarat tai palvelut tietyllä merkillä, olisi tehty vilpittömässä mielessä, kun samaa oikeutta haetaan vilpillisessä mielessä myös muiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

59.

Lisäksi hakemuksen jakaminen vilpillisessä ja vilpittömässä mielessä tehtyihin osiin voisi luoda kannustimen hakea tavaramerkkiä suuremmalle joukolle tavaroita ja palveluja kuin sen käyttöä koskevien tosiasiallisten aikomusten johdosta on perusteltua. Tällöin ei tarvitsisi pelätä tosiasiassa käytetylle tavaramerkille aiheutuvia haittoja, mikäli vilpillisyys havaitaan. Nadal Estebanin suullisessa käsittelyssä esittämät lausumat vahvistavat tämän riskin olemassaolon: Hän väittää nimittäin hakeneensa tavaramerkkiä luokkia 25 ja 35 varten ainoastaan, koska siitä ei aiheutunut mitään lisäkustannuksia. Jos hänen tiedossaan olisi ollut, että näitä luokkia varten vilpillisessä mielessä tehty hakemus aiheuttaisi samalla hänen hakemuksensa mitätöinnin luokassa 39, hän olisi varmasti pidättynyt tästä.

60.

Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ei kuitenkaan viime kädessä ole vielä tarpeen tehdä lopullisia päätelmiä siitä, voidaanko hakemus joka tapauksessa jakaa vilpillisessä mielessä ja vilpittömässä mielessä tehtyihin osiin tai onko jakaminen jopa pakollista. Nimittäin se seikka, että tavaramerkkiä alun perin haettiin tavaroille ja palveluille, joiden osalta hakija tiesi tai hänen piti tietää samojen tai samankaltaisten tavaramerkkien olemassaolosta, voi joka tapauksessa olla painava viite siitä, että kyseistä tavaramerkkiä haettiin myös muita tavaroita tai palveluja varten vilpillisessä mielessä.

61.

Viimeistään tämän täydentävän näkökohdan perusteella on hakijan eli Nadal Estebanin velvollisuutena poistaa hakemuksen vilpittömyyteen kohdistuvat epäilykset. Sillä, pystyykö hakija osoittamaan, että hakemus noudattaa järkevää ja – vähintään hänen omien tietojensa perusteella – perusteltua taloudellista tavoitetta tai ”taloudellista logiikkaa” ( 26 ), on epäilysten poistamisen kannalta ratkaiseva merkitys. ( 27 )

62.

Valituksenalaiseen tuomioon ei kuitenkaan sisälly mitään sen tueksi, että tällaisia taloudellisia näkökohtia olisi tuotu esiin tai arvioitu.

63.

Koska valituksenalaisessa tuomiossa ei siis ole otettu huomioon kaikkia vilpillisen mielen arvioinnin kannalta merkityksellisiä tekijöitä, se on kumottava.

64.

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan unionin tuomioistuin voi silloin, kun unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisu kumotaan, joko itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen.

65.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon sitä olosuhdetta, että Nadal Esteban oli alun perin hakenut rekisteröintiä kahdessa tavara- tai palveluluokassa, joita varten Koton nauttii tavaramerkkioikeudellista suojaa, eikä Nadal Estebanin lausumia hakemuksensa taloudellisista näkökohdista. Tämä puhuu sen puolesta, että asia on palautettava unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jotta tosiseikkojen arviointia voidaan täydentää. ( 28 )

66.

Toisaalta on todettava, että tavaramerkkiä oli riidattomasti haettu kahta muuta luokkaa varten ja että Nadal Esteban on erityisesti unionin tuomioistuimessa järjestetyssä suullisessa käsittelyssä esittänyt perusteita hakemukselleen. Koton kylläkin suhtautuu epäillen tähän perusteluun. Näitä epäilyksiä olisi kuitenkin syvennettävä, jos esitetyt perusteet oikeuttaisivat tavaramerkkihakemuksen. Koska tilanne ei kuitenkaan ole tämä, on kysymys ainoastaan näiden tosiseikkojen oikeudellisesta luokittelusta, joka kuuluu unionin tuomioistuimen toimivaltaan. ( 29 )

67.

Edellä esitettyjen pohdintojen mukaan vilpillisen mielen arviointi riippuu ratkaisevasti siitä, pystyykö Nadal Esteban esittämään sellaisia taloudellisia seikkoja, jotka poistavat hakemuksen vilpittömyyttä koskevat epäilykset.

68.

Näiden seikkojen esittämiselle on asetettava tiukkoja vaatimuksia. Jo se seikka, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että muut käyttävät samaa tai samankaltaista merkkiä tavaramerkkinä, vaikkakin toisia tavaroita tai palveluja varten, luo epäilyksen hakemuksen vilpittömyydestä. Miksi pitäisi tietoisesti luoda riski siitä, että kuluttajat yhdistävät hakijan omat tavarat tai palvelut toiseen tarjoajaan?

69.

Jos pyrkii tietoisesti, kuten Nadal Esteban, hakemaan tällaista merkkiä lisäksi tavaroille tai palveluille, joiden osalta muut nauttivat tavaramerkkioikeudellista suojaa, on näille epäilyksille annettava selvästi enemmän painoa.

70.

Nadal Estebanin esittämät taloudelliset seikat eivät ole riittäviä tämän epäilyksen poistamiseksi. Hän vetoaa ennen kaikkea aikomukseensa tarjota tiettyjä palveluja ja käyttää tässä yhteydessä kasseja, joissa riidanalainen tavaramerkki on jo kuvattuna, koska hän oli saanut nämä kassit Kotonilta tiettyjen tavaroiden pakkauksina. Nadal Estebanin motivaatio liittyy näin ollen pelkästään mukavuussyihin. Missään ei viitata oikeutettuun intressiin, jonka vuoksi olisi hyväksyttävä riski hänen palvelujensa yhdistämisestä Kotoniin tai riski, joka liittyy Kotonin tulevaan toimintaan kohdistuvaan haittaan.

71.

On näin ollen lähdettävä siitä, että riidanalaista tavaramerkkiä koskeva hakemus on tehty vilpillisessä mielessä. Valituslautakunnan päätös on siksi kumottava.

72.

Sen sijaan on jätettävä tutkimatta Kotonin unionin yleiselle tuomioistuimelle esittämä vaatimus, jonka mukaan EUIPO:lle tulisi antaa määräys, jonka mukaan sen on julistettava riidanalainen tavaramerkki mitättömäksi. Unionin yleinen tuomioistuin ja unionin tuomioistuin eivät voi antaa EUIPO:lle määräyksiä. EUIPO:n on pikemminkin tavaramerkkiasetuksen 65 artiklan 6 kohdan mukaisesti toteutettava ne toimenpiteet, jotka johtuvat unionin tuomioistuinten antamien tuomioiden tuomiolauselmista ja perusteluista. ( 30 )

73.

Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 2 kohdassa määrätään, että jos valitus hyväksytään ja unionin tuomioistuin itse ratkaisee riidan lopullisesti, se tekee ratkaisun oikeudenkäyntikuluista. Saman työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaan, jota sovelletaan valituksen käsittelyyn työjärjestyksen 184 artiklan 1 kohdan nojalla, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Nämä kulut kattavat unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 190 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille asian käsittelystä valituslautakunnassa aiheutuneet välttämättömät kustannukset.

74.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa kaikki Nadal Estebanin vaatimukset on hylättävä.

75.

EUIPO:n vaatimukset olisi tosin hyväksyttävä, mutta riidan kohteena olevien päätöstensä perusteella ja sen vuoksi, että se on unionin yleisessä tuomioistuimessa vaatinut kanteen hylkäämistä, sillä on myös vastuu siitä, että valitus ylipäänsä oli tarpeen tehdä. Näin ollen on ainoastaan perusteltua, että se vastaa itse oikeudenkäyntikuluistaan.

76.

Koton häviää asian, mitä tulee sen vaatimuksiin riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julkistamisesta tai sen antamisesta EUIPO:n tehtäväksi, mutta asiallisesti se kuitenkin voittaa asian kokonaisuudessaan, koska EUIPO:lla on velvollisuus tehdä johtopäätökset tässä asiassa annettavasta tuomiosta.

77.

Näin ollen Nadal Esteban ja EUIPO on velvoitettava korvaamaan Kotonin oikeudenkäyntikulut, ja niiden on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan.

78.

Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin ratkaisee asian seuraavasti: