—

Juan Moreno Marín, María Almudena Benavente Cárdaba ja Rodrigo Moreno Benavente, edustajinaan J. García Domínguez, abogado, ja C. Gutiérrez Moliner, procurador,

—

Abadía Retuerta SA, edustajinaan J. C. Quero Navarro ja D. Pellisé Urquiza, abogados, sekä J. M. Prieto Casado, procurador,

—

Euroopan komissio, asiamiehinään T. Scharf, J. Rius ja J. Samnadda,

1

Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkintaa.

2

Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä Juan Moreno Marín, María Almudena Benavente Cárdaba ja Rodrigo Moreno Benavente ja toisaalta Abadía Retuerta SA ja jossa on kyse siitä, että viimeksi mainittu yhtiö on käyttänyt merkkiä ”El Pago de la Milla de Oro” viinejä koskeviin kaupallisiin tai myynninedistämis- tai mainontatarkoituksiin.

3

Direktiivin 2008/95 3 artiklan, jonka otsikko on ”Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, 1 ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1.   Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

– –

– –

3.   Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut [erottamiskykyiseksi]. Jäsenvaltio voi säätää, että tämä koskee myös tavaramerkkiä, joka on tullut [erottamiskykyiseksi] rekisteröintihakemuksen tekopäivän tai rekisteröintipäivän jälkeen.”

4

[Euroopan unionin] tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.

5

Tavaramerkkilain 17/2001, joka on annettu 7.12.2001 (ley 17/2001 de Marcas; BOE nro 294, 8.12.2001, s. 45579), 5 §:n, jonka otsikko on ”Ehdottomat kiellot”, 1 momentin c kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei voida rekisteröidä:

– –

6

Benavente Cárdaba ja Moreno Benavente ovat numerolla 2841993 viinejä varten rekisteröidyn espanjalaisen tavaramerkin La Milla de Oro haltijoita. Tämä tavaramerkki myönnettiin Moreno Marínille päätöksellä, jonka Oficina española de patentes y marcas (Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirasto) teki 23.4.2009, ja se siirrettiin myöhemmin Benavente Cárdaballe ja Moreno Benaventelle.

7

Pääasian valittajat nostivat Juzgado de lo Mercantil de Burgosissa (Burgosin kauppatuomioistuin, Espanja) kanteen Abadía Retuertaa vastaan. He arvostelevat vastaajaa lähinnä merkin ”El Pago de la Milla de Oro” käyttämisestä sen tuottamien viinien pakkausmerkinnöissä, koska nimityksen ”la Milla de Oro” käyttö on omiaan aiheuttamaan kuluttajien keskuudessa sekaannusta yhtäältä Benavente Cárdaban ja Moreno Benaventen kauppaamien ja toisaalta Abadía Retuertan kauppaamien tavaroiden kesken. He vaativat tämän vuoksi, että vastaaja välittömästi lopettaa tämän nimityksen käyttämisen kaikissa muodoissaan ja pidättäytyy siitä vastaisuudessa.

8

Abadía Retuerta vastusti kannetta ja nosti vastakanteen, jossa vaadittiin tavaramerkin La Milla de Oro julistamista mitättömäksi. Se vetosi erityisesti siihen, että kyseinen tavaramerkki muodostui maantieteellisestä alkuperämerkinnästä ja että lain 17/2001 5 §:n 1 momentin c kohdassa säädettyä ehdotonta kieltoa on sen vuoksi sovellettava.

9

Juzgado de lo Mercantil de Burgos hylkäsi 29.7.2014 antamallaan tuomiolla sen käsiteltäväksi ensimmäisenä oikeusasteena saatetun tavaramerkkioikeuksien loukkaamista koskevan kanteen ja hyväksyi Abadía Retuertan vastakanteen todeten tavaramerkin La Milla de Oro mitättömäksi, koska se muodostui maantieteellisestä alkuperämerkinnästä.

10

Pääasian valittajat valittivat tuomiosta Audiencia Provincial de Burgosiin. He katsovat, että merkki ”la Milla de Oro” (”Kultainen maili”) ei ole maantieteellistä alkuperää osoittava merkintä vaan kuvitteellinen nimi, joka viittaamatta tiettyyn maantieteelliseen alueeseen osoittaa, että tuote kuuluu tyypillisesti ylellisyysmerkkeihin. Siten samalla viinialalla esiintyvät rinnakkain sekä Ylä-Douron laakson (Espanja) alueen ”milla de oro” että Riojan (Espanja) alueen ”milla de oro”. Samaa tunnusta käytetään myös osoittamaan erästä Madridin (Espanja) kaupungin katuosuutta, jolla sijaitsee laadukkaiden merkkituotteiden myymälöitä, sekä toista katuosuutta, jolla sijaitsevat kaupungin tärkeimmät taidemuseot.

11

Abadía Retuerta pysyy näkemyksessään ja katsoo, että merkkiä ”la Milla de Oro” käytetään viininviljelyalalla usein osoittamaan hyvin täsmällistä maantieteellistä aluetta, jolla sekä pääasian valittajat että Abadía Retuerta harjoittavat toimintaansa, joten tällä perusteella se on maantieteellisen alkuperän merkintä.

12

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, ettei kyseinen merkki näytä muodostuvan maantieteellisestä alkuperämerkinnästä, koska se ei millään tavoin yksilöi paikannimeä tai pinnanmuodostuksen ominaispiirrettä. Lisäksi maantieteellisissä merkinnöissä on paikannimi, jota sitten käytetään osoittamaan tuotteen alkuperää. Tässä tapauksessa kyseessä oleva merkki on sen sijaan luotu viittaamaan tiettyyn tuoteryhmään, johon kuuluvat tuotteet sijaitsevat jo kaikki tietyssä paikassa.

13

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo kuitenkin, että merkki ”la Milla de Oro” yhdistetään aina tiettyyn paikkaan, jonne on tyypillisesti keskittynyt suuri määrä korkealaatuisia tuotteita. Samalla tavoin kuin maantieteelliset merkinnät, joissa tavaran tietty ominaisuus yhdistetään kyseessä olevaan paikkaan, myös nyt kyseessä oleva tunnus yhdistetään asianomaiseen paikkaan, koska sille on ominaista tavaroiden laatu ja tavaroiden keskittyminen kyseiseen paikkaan.

14

Tässä tilanteessa Audiencia Provincial de Burgos (Burgosin maakunnallinen ylioikeus) päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

15

Toisella kysymyksellään, joka on syytä käsitellä ensimmäiseksi, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, voidaanko merkin ”la Milla de Oro” kaltaista merkkiä, jolla viitataan tavaran tai palvelun ominaisuuteen, joka perustuu kyseisen arvokkaan ja korkealaatuisen tavaran tai palvelun runsaaseen tarjontaan samassa paikassa, pitää maantieteellisen alkuperän merkintänä, kun kyseiset tavarat tai palvelut ovat keskittyneet tietylle fyysisesti määräytyneelle alueelle.

16

Tältä osin on syytä muistuttaa, että oikeuskäytännössä on katsottu, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään maantieteellisten nimien rekisteröiminen tavaramerkeiksi silloin, kun ne ovat sellaisten paikkojen nimiä, jotka nykyisin yhdistetään asianomaisessa kohderyhmässä kyseisen tyyppisiin tavaroihin, tai jos on perustellusti oletettavissa, että ne vastaisuudessa yhdistetään tällä tavalla näihin tavaroihin (ks. vastaavasti tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 31 ja 37 kohta).

17

Nyt käsiteltävässä tapauksessa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin korostaa, ettei merkki ”la Milla de Oro” riitä yksinään nimeämään täsmällistä ja tiettyä maantieteellistä paikkaa, johon kyseessä olevien viinien alkuperä liittyisi. Unionin tuomioistuimen käytettävissä olevasta asiakirja-aineistosta ilmenee nimittäin, että viininviljelyalalla Ribera del Dueron (Espanja) viinialueen merkki ”la Milla de Oro” on olemassa Riojan alueen merkin ”la Milla del Oro” rinnalla. Kun sama merkki yhdistetään ylellisyystuotteiden alalla Madridin kaupunkiin, sillä tarkoitetaan tämän kaupungin osaa, johon on keskittynyt ylellisyystavarakauppoja, tunnettuja koruliikkeitä ja taidegallerioita. Marbellan (Espanja) kaupungin osalta ilmauksella ”la Milla de Oro” tarkoitetaan tämän kaupungin osaa, jossa on ylellisiä kiinteistöjä ja korkealuokkaisia ravintoloita, jotka houkuttelevat varakkaita ja kuuluisia asiakkaita.

18

Tästä seuraa yhtäältä, että merkillä ”la Milla de Oro” tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, joka vaihtelee sen mukaan, minkä maantieteellisen paikannimen yhteydessä merkkiä käytetään, ja toisaalta, että merkillä viitataan laatutasoltaan tietynlaisiin tavaroihin tai palveluihin, jotka vaihtelevat sen mukaan, mihin maantieteelliseen paikannimeen tämä merkki yhdistetään.

19

Näin ollen tämän merkin yhteydessä on oltava tiettyä maantieteellistä paikkaa osoittava nimi, jotta asianomaisten tavaroiden tai palvelujen maantieteellinen alkuperä voitaisiin yksilöidä, koska niiden ominaispiirteenä on kyseisten arvokkaiden ja korkealaatuisten tavaroiden tai palvelujen runsas tarjonta kyseisellä fyysisesti määräytyneellä alueella.

20

Tästä seuraa, ettei nyt kyseessä olevalla tavaralla eli viinillä ole yhteyttä merkkiin ”la Milla de Oro” yhdistettyyn maantieteelliseen alkuperään, koska kyseisten tavaroiden tai palvelujen maantieteellisen alkuperän määrittäminen on mahdollista nimenomaan niihin yhdistetyn maantieteellisen paikannimen perusteella.

21

Toiseen kysymykseen on edellä todetuin perustein vastattava, että merkin ”la Milla de Oro” kaltaista merkkiä, jolla viitataan tavaran tai palvelun ominaisuuteen, joka perustuu kyseisen arvokkaan ja korkealaatuisen tavaran tai palvelun runsaaseen tarjontaan samassa paikassa, ei voida pitää maantieteellisen alkuperän merkintänä silloin, kun sen fyysisen alueen yksilöiminen, jolle tällaiset arvokkaat ja korkealaatuiset tavarat tai palvelut ovat voimakkaasti keskittyneet, edellyttää maantieteellisen paikannimen liittämistä kyseiseen merkkiin.

22

Ensimmäisellä kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että merkin ”la Milla de Oro” kaltainen merkki, jolla viitataan tavaran tai palvelun ominaisuuteen, joka perustuu kyseisen arvokkaan ja korkealaatuisen tavaran tai palvelun runsaaseen tarjontaan samassa paikassa, voi kuulua niihin ominaisuuksien ilmaisuihin, joiden käyttäminen tavaramerkkinä on tässä säännöksessä tarkoitettu mitättömyysperuste.

23

Tältä osin on syytä muistuttaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tällä säännöksellä pyritään yleisen edun mukaiseen päämäärään, joka edellyttää, että kaikki merkit ja merkinnät, jotka voivat osoittaa niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, jäävät kaikkien yritysten vapaasti käytettäviksi, jotta ne voivat käyttää kyseisiä merkkejä ja merkintöjä omien tavaroidensa samojen ominaisuuksien kuvailemiseen. Tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tällaisista merkeistä tai merkinnöistä, ei siis voida rekisteröidä, jollei direktiivin 2008/95 3 artiklan 3 kohdan soveltamisesta muuta johdu (tuomio 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, 54 ja 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

24

Oikeuskäytännössä on lisäksi katsottu, että koska tavaramerkin rekisteröintiä aina haetaan rekisteröintihakemuksessa mainittuja tavaroita tai palveluja varten, kysymystä siitä, kuuluuko tavaramerkki direktiivin 2008/95 3 artiklassa säädettyjen rekisteröinnin esteiden soveltamisalaan, on arvioitava yhtäältä suhteessa näihin tavaroihin tai palveluihin ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin. Tämä arviointi on tehtävä konkreettisesti ottaen huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet (ks. vastaavasti tuomio 8.4.2003, Linde ym., C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, 75 kohta ja tuomio 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, 33 ja 34 kohta).

25

Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tässä tapauksessa ratkaistava kaikkien merkityksellisten tosiseikkojen ja olosuhteiden konkreettisen arvioinnin perusteella, voiko kohdeyleisö mieltää merkin ”la Milla de Oro” niin, että sillä kuvataan viinin kaltaisen tavaran ominaisuutta, joka perustuu tällaisen arvokkaan ja korkealaatuisen tavaran runsaaseen tarjontaan samassa paikassa.

26

Mikäli ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, ettei pääasiassa kyseessä olevan kaltainen merkki kuvaa edellä mainittua ominaisuutta, sen on vielä selvitettävä, onko kyseinen merkki erottamiskykyinen. Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei nimittäin saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi.

27

Tältä osin on muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, joka on sanamuodoltaan samanlainen kuin direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohta, koskevasta vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että kyseisen asetuksen 7 artiklassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (tuomio 21.1.2010, Audi v. SMHV, C-398/08 P, EU:C:2010:29, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

28

Kun kyseessä ovat tavaramerkit, jotka koostuvat sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita käytetään lisäksi mainoslauseina, laatua koskevina ilmauksina tai kehotuksina ostaa niitä tavaroita tai palveluja, jotka nämä tavaramerkit kattavat, tällainen käyttö ei ole esteenä niiden rekisteröinnille. Tällaisten tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnissa näihin tavaramerkkeihin ei ole sovellettava ankarampia arviointiperusteita kuin muunlaisiin merkkeihin (tuomio 12.7.2012, Smart Technologies v. SMHV, C-311/11 P, EU:C:2012:460, 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

29

Tältä osin unionin tuomioistuin on korostanut, että sanamerkin ylistävä mielleyhtymä ei sulje pois sitä, että se voi silti soveltua takaamaan kuluttajille sen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen alkuperän. Kohdeyleisö voi siis mieltää tällaisen tavaramerkin samanaikaisesti myynninedistämisilmaisuksi ja tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää koskevaksi merkinnäksi. Näin ollen – siltä osin kuin tämä yleisö mieltää tavaramerkin alkuperää koskevaksi merkinnäksi – sillä, että tavaramerkki ymmärretään samanaikaisesti ja jopa ensisijaisesti myynninedistämisilmaisuksi, ei ole merkitystä sen erottamiskyvyn kannalta (tuomio 21.1.2010, Audi v. SMHV, C-398/08 P, EU:C:2010:29, 45 kohta ja määräys 12.6.2014, Delphi Technologies v. SMHV, C-448/13 P, ei julkaistu, EU:C:2014:1746, 36 kohta).

30

Näin ollen ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on pääasiassa kyseessä olevissa olosuhteissa tutkittava kaikkien merkityksellisten tosiseikkojen ja olosuhteiden kannalta, mieltääkö kohdeyleisö merkin ”la Milla de Oro” iskulauseeksi tai myynninedistämisilmaisuksi, joka voi ilmaista asianomaisen tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperän, sikäli kuin tämä merkki ei kuvaa tavaran tai palvelun ominaisuutta, joka perustuu tällaisen arvokkaan ja korkealaatuisen tavaran tai palvelun runsaaseen tarjontaan samassa paikassa.

31

Ensimmäiseen kysymykseen on edellä todetuin perustein vastattava, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että merkin ”la Milla de Oro” kaltainen merkki, jolla viitataan tavaran tai palvelun ominaisuuteen, joka perustuu kyseisen arvokkaan ja korkealaatuisen tavaran tai palvelun runsaaseen tarjontaan samassa paikassa, ei välttämättä kuulu niihin ominaisuuksien ilmaisuihin, joiden käyttäminen tavaramerkkinä on tässä säännöksessä tarkoitettu mitättömyysperuste.

32

Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: