—

K. Eder, esindaja: Rechtsanwalt M. Douglas,

—

Saksamaa valitsus, esindajad: T. Henze ja J. Kemper,

—

Euroopa Komisjon, esindaja: F. Bulst,

1

Eelotsusetaotlus käsitleb seda, kuidas tõlgendada nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 10 lõiget 1 ja lõike 2 punkti a.

2

Taotlus esitati kohtuvaidluses, mille pooled on B. Rintisch ja K. Eder, seoses teatava kaubamärgi tegeliku kasutamisega kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet, kusjuures kasutatav kuju on omakorda kaubamärgina registreeritud.

3

20. märtsil 1883. aastal Pariisis allkirjastatud, viimati 14. juulil 1967 Stockholmis läbi vaadatud ning 28. septembril 1979 muudetud tööstusomandi kaitse konventsiooni (Recueil des traités des Nations unies, osa 828, nr 11851, lk 305, edaspidi „Pariisi konventsioon”) artikli 5C lõige 2 sätestab:

„Kui omanik kasutab kaubamärki niisugusel kujul, mis erineb ühes liidu [, mis koosneb kõigist riikidest, kelle suhtes Pariisi konventsioon on kohaldatav,] liikmesriigis registreeritust üksikosade poolest, muutmata kaubamärgi eristusvõimet, ei too selline kasutamine kaasa registreerimise kehtetuks tunnistamist ega kitsenda kaubamärgile võimaldatud kaitset.”

4

Direktiivi 89/104 põhjendus 12 on sõnastatud järgmiselt:

„arvestades et tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon on siduv kõigi ühenduse liikmesriikide jaoks; on oluline, et käesoleva direktiivi sätted oleksid Pariisi konventsiooni sätetega täielikus kooskõlas; käesoleva direktiivi sätted ei piira liikmesriikide kohustusi, mis tulenevad nimetatud konventsioonist; vajaduse korral kohaldatakse [ELTL] artikli [267] teist lõiku”.

5

Direktiivi 89/104 artikli 10 „Kaubamärkide kasutamine” lõige 1 ja lõike 2 punkt a, mida muutmata kujul korratakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25) artiklis 10, kusjuures muudetud on üksnes selle artikli lõigete numeratsiooni, sätestavad:

„1.   Kui omanik ei ole viie aasta jooksul pärast registreerimismenetluse lõpetamise kuupäeva liikmesriigis kaubamärki tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on olnud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva direktiiviga ettenähtud sanktsioone, välja arvatud juhud, kui kasutamatajätmine on põhjendatud.

2.   Lõike 1 tähenduses käsitatakse kasutamisena ka järgmist:

[täpsustatud tõlge]

6

25. oktoobri 1994. aasta kaubamärkide ja muude eristavate tähiste kaitse seadus (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBl. 1994 I, lk 3082, edaspidi „kaubamärgiseadus”) § 26 lõige 3 sätestab:

„Registreeritud kaubamärgi kasutamiseks tuleb pidada ka kaubamärgi kasutamist kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet. Esimest lauset tuleb kohaldada ka siis, kui kaubamärk on omakorda registreeritud sellisel kujul, nagu seda kasutatakse.”

7

Põhikohtuasjas kassatsioonkaebuse esitajale B. Rintischile kuuluvad sõnamärk PROTIPLUS, mis on registreeritud 20. mail 1996 numbri 39549559,8 all, sõnamärk PROTI, mis on registreeritud 3. märtsil 1997 numbri 39702429 all, ning sõna- ja kujutismärk Proti Power, mis on registreeritud 5. märtsil 1997 numbri 39608644,6. all. Nimetatud siseriiklikud kaubamärgid on registreeritud valgutoodete jaoks.

8

Põhikohtuasja vastustajale kassatsioonimenetluses, K. Ederile, kuulub hilisem sõnamärk Protifit, mis on 11. veebruaril 2003 numbri 30247818 all registreeritud toidulisandite, vitamiinipreparaatide ja dieettoitude jaoks.

9

B. Rintisch esitas hagiavalduse, milles palus oma varasematele kaubamärgiõigustele tuginedes esiteks kohustada K. Ederit andma nõusoleku kaubamärgi Protifit registreeringu kustutamiseks ja teiseks keelata selle kaubamärgi kasutamine. Nende nõuete osas tugines ta peamiselt kaubamärgile PROTI ning teise võimalusena kaubamärkidele PROTIPLUS ja Proti Power. Ta palus mõista vastustajalt välja ka hüvitise kahju eest, mida ta väidetavalt on kandnud.

10

K. Eder esitas vastuväite, et B. Rintisch ei ole kaubamärki PROTI kasutanud. Viimane väitis vastu, et oli tähiseid „PROTIPLUS” ja „Proti Power” kasutades seda kaubamärki kasutanud. Esimeses kohtuastmes lükati B. Rintischi väited tagasi põhjendusel, et kaubamärgi „Protifit” vastu ei saa tugineda kaubamärgist PROTI tulenevatele õigustele. Apellatsioonimenetluses jättis Oberlandesgericht Köln jõusse otsuse, millega B. Rintischi väited tagasi lükati.

11

B. Rintisch esitas Bundesgerichtshofile kassatsioonkaebuse ning see kohus märgib kõigepealt, et vastavalt Saksa menetlusõiguse normidele tuleb menetluse praeguses staadiumis pidada tuvastatuks asjaolu, et hoolimata erinevustest, mis tähistel „PROTIPLUS” ja „Proti Power” kaubamärgiga PROTI võrreldes on, ei muuda need tähised selle kaubamärgi eristusvõimet ning seda, et apellatsioonkaebuse esitaja on kaubamärke PROTIPLUS ja Proti Power enne kaubamärgi Protifit registreeringu avaldamist tegelikult kasutanud. Nii lähtub eelotsusetaotluse esitanud kohus eeldusest, et kaubamärki PROTI on kaubamärgiseaduse § 26 lõike 3 tähenduses tegelikult kasutatud.

12

Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib siiski teada, kas – ja kui, siis, mis tingimustel – on kaubamärgiseaduse § 26 lõike 3 teine lause direktiivi 89/104 artikli 10 lõikega 1 ja lõike 2 punktiga a kooskõlas.

13

Neil tingimustel otsustas Bundesgerichtshof kohtumenetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

14

K. Eder väidab, et eelotsusetaotlus on vastuvõetamatu, kuna see on, niivõrd kui Oberlandesgericht Köln on asjaomased faktilised ja õiguslikud asjaolud vastava menetluse käigus tuvastanud, põhikohtuasja lahendi suhtes ebaoluline.

15

Sellega seoses tuleb esmalt meenutada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on ELTL artikli 267 järgses menetluses, mis põhineb selgel siseriiklike kohtute ja Euroopa Kohtu ülesannete eristamisel, kohtuasja faktiliste asjaolude hindamine vaid siseriikliku kohtu pädevuses. Üksnes asja menetleval ja selle lahendamise eest vastutaval siseriiklikul kohtul on kohtuasja üksikasju arvesse võttes õigus hinnata eelotsuse vajalikkust asjas otsuse langetamiseks ning Euroopa Kohtule esitatavate küsimuste asjakohasust. Kui esitatud küsimused puudutavad liidu õiguse tõlgendamist, peab Euroopa Kohus põhimõtteliselt otsuse tegema (12. aprilli 2005. aasta otsus kohtuasjas C-145/03: Keller, EKL 2005, lk I-2529, punkt 33; 18. juuli 2007. aasta otsus kohtuasjas C-119/05: Lucchini, EKL 2007, lk I-6199, punkt 43, ning 11. septembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-11/07: Eckelkamp jt, EKL 2008, lk I-6845, punktid 27 ja 32).

16

Seega saab Euroopa Kohus siseriikliku kohtu esitatud eelotsusetaotluse lahendamisest keelduda vaid siis, kui on ilmne, et taotletud liidu õiguse tõlgendusel ei ole mingit seost põhikohtuasja faktiliste asjaolude või esemega, või ka juhul, kui probleem on oletuslik või kui Euroopa Kohtule ei ole teada talle esitatud küsimustele tarviliku vastuse andmiseks vajalikud faktilised või õiguslikud asjaolud (14. juuni 2012. aasta otsus kohtuasjas C-618/10: Banco Español de Crédito, punkt 77 ja seal viidatud kohtupraktika).

17

Tuleb nentida, et käesoleval juhul sellise olukorraga tegemist ei ole. Direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 1 ja lõike 2 punkti a taotletud tõlgendus võib avaldada mõju põhikohtuasjas kohaldatavale õiguslikule raamistikule ja nii ka põhikohtuasja lahendile. Seega tuleb eelotsusetaotlus tunnistada vastuvõetavaks.

18

Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib esimese küsimuse ja kolmanda küsimuse punktiga a, mida tuleb uurida koos, sisuliselt teada, kas direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus võimalus, et registreeritud kaubamärgi omanik võib selle sätte tähenduses kasutamise tõendamiseks tugineda kaubamärgi kasutamisele kujul, mis erineb kaubamärgi registreeritud kujust, ilma et nende kahe kuju vahelised erinevused muudaksid kaubamärgi eristusvõimet, ja hoolimata asjaolust, et nimetatud erinev kuju on omakorda kaubamärgina registreeritud.

19

Selles osas tuleb ühelt poolt meenutada, et kaubamärgi eristusvõime direktiivi 89/104 sätete mõttes tähendab seda, et kaubamärk võimaldab identifitseerida kauba, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ja seega eristada seda kaupa teiste ettevõtjate kaubast (vt analoogia alusel 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-468/01 P-C-472/01 P: Procter & Gamble vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-5141, punkt 32; 21. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-64/02 P: Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Erpo Möbelwerk, EKL 2004, lk I-10031, punkt 42; 8. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas C-304/06 P: Eurohypo vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2008, lk I-3297, punkt 66, ja 12. juuli 2012. aasta otsus kohtuasjas C-311/11 P: Smart Technologies vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 23).

20

Teiselt poolt tuleb märkida, et direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a sõnastuse põhjal ei ole asjaomase erineva kasutuskuju omakorda kaubamärgina registreerimine keelatud. Ainus selles sättes nimetatud tingimus näeb ette, et kasutatud kuju tohib erineda registreeritud kujust üksnes selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet.

21

Mis puutub direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a eesmärki, siis tuleb märkida, et selle sättega soovitakse ilma kaubanduses kasutatava kuju ja registreeritud kuju vahelist ranget vastavust nõudmata võimaldada kaubamärgiomanikul tähist kaubanduslikul kasutamisel varieerida viisil, mis võimaldab asjaomaste kaupade ja teenuste turustamisel ja reklaamimisel tekkivate vajadustega paremini kohanduda, muutmata seejuures kaubamärgi eristusvõimet.

22

Selle eesmärgi saavutamine ei oleks aga kindel siis, kui registreeritud kaubamärgi kasutamise tuvastamiseks seatakse lisatingimus, mille kohaselt erinev kasutuskuju ei tohi omakorda olla kaubamärgina registreeritud. Kaubamärgi uute kujude registreerimine võimaldab nimelt vajaduse korral ette aimata võimalikke muudatusi kaubamärgi kuvandis ja kohanduda nii paremini muutuva turuolukorraga.

23

Lisaks tuleneb direktiivi 89/104 põhjendusest 12, et on oluline, et asjaomase direktiivi sätted peavad olema „Pariisi konventsiooni sätetega täielikus kooskõlas”. Seetõttu tuleb kõnealuse direktiivi artikli 10 lõike 2 punkti a tõlgendada kooskõlas nimetatud konventsiooni artikli 5C lõikega 2. Viimati nimetatud sättes ei anna aga miski mõista, et tähise kaubamärgina registreerimine tulemusel ei saa sellele tugineda teise registreeritud kaubamärgi kasutamise tõendamiseks, millest see tähis erineb vaid viisil, mis ei muuda viimati nimetatud kaubamärgi eristusvõimet.

24

Sellest tuleneb, et registreeritud kaubamärgi teatava kasutuskuju registreerimine kaubamärgina, kusjuures see kasutuskuju erineb registreeritud kaubamärgi kujust viisil, mis ei muuda nimetatud kaubamärgi eristusvõimet, ei takista direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a kohaldamist.

25

Selline tõlgendus ei ole vastuolus eelotsusetaotluses osutatud, eespool nimetatud kohtuotsusest Il Ponte Finanziaria vs. Siseturu Ühtlustamise Amet ning eelõige selle punktist 86 tuleneva tõlgendusega.

26

Selle kohtuotsuse aluseks olevas asjas oli Euroopa Kohtu lahendada vaidlus, milles menetluspool tugines taotletava kaubamärgiga segiajamise tõenäosuse hindamisel sarnaste kaubamärkide „perekonna” või „seeria” kaitsele. See kohtuvaidlus puudutas nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994 L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) artikli 15 lõike 2 punkti a kohaldamist, mis selle vaidluse asjaolude asetleidmise ajal vastas direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punktile a, kuivõrd nende sätete sõnastus on sisuliselt sama.

27

Pärast seda, kui Euroopa Kohus oli eespool nimetatud kohtuotsuse Il Ponte Finanziaria vs. Siseturu Ühtlustamise Amet punktis 63 täpsustanud, et kaubamärkide „perekonna” või „seeria” olemasolu korral tuleneb segiajamise tõenäosus täpsemalt asjaolust, et tarbija võib eksida taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenuste päritolu või algupära osas ning arvata valesti, et kaubamärk kuulub sellesse kaubamärkide perekonda või seeriasse, leidis Euroopa Kohus, et kaubamärkide „perekonna” või „seeria” olemasolu tõendamiseks tuleb tõendada „perekonna” või „seeria” moodustamiseks piisava hulga kaubamärkide kasutamist.

28

Euroopa Kohus sedastas eespool nimetatud kohtuotsuse Il Ponte Finanziaria vs. Siseturu Ühtlustamise Amet punktis 64 seejärel, et juhul, kui ei kasutata „perekonna” või „seeria” moodustamiseks piisavat hulka kaubamärke, ei saa tarbijalt oodata, et ta tuvastaks kõnealuses kaubamärkide perekonnas või seerias ühise osa ja/või seostaks selle perekonna või seeriaga mõnda teist kaubamärki, mis sisaldab sama ühist osa. Niisiis peavad selleks, et oleks olemas tõenäosus, et avalikkus eksib taotletava kaubamärgi „perekonda” või „seeriasse” kuulumise osas, sellesse „perekonda” või „seeriasse” kuuluvad muud kaubamärgid turul esinema.

29

Euroopa Kohtu eespool nimetatud kohtuotsuse Il Ponte Finanziaria vs. Siseturu Ühtlustamise Amet punktis 86 esitatud sedastusest, et määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punkt a ja seetõttu direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkt a ei võimalda laiendada teatava registreeritud kaubamärgi kasutamise kohta esitatud tõendi põhjal selle kaubamärgi kaitset muule registreeritud kaubamärgile, mille kasutamist ei ole tõendatud, sel põhjusel, et viimane on vaid esimese väheerinev variatsioon, tuleb käsitada asjaomases eriomases kaubamärkide „perekonna” või „seeria” väidetava olemasolu kontekstis. Teatava kaubamärgi kasutamisele ei saa tugineda muu kaubamärgi kasutamise tõendamiseks, kui eesmärk on tõendada kaubamärgi „perekonna” moodustamiseks piisava hulga kaubamärkide kasutamist.

30

Arvestades kõiki eespool nimetatud kaalutlusi, tuleb esimesele küsimusele ja kolmanda küsimuse punktile a vastata, et direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus see, et registreeritud kaubamärgi omanik võib selle sätte tähenduses kasutamise tõendamiseks tugineda selle kaubamärgi kasutamisele kujul, mis erineb kaubamärgi registreeritud kujust, ilma et nende kahe kuju vahelised erinevused muudaksid kaubamärgi eristusvõimet, ja hoolimata asjaolust, et nimetatud erinev kuju on omakorda kaubamärgina registreeritud.

31

Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib teise küsimusega sisuliselt teada, kas direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus nimetatud artikli 10 lõike 2 punkti a siseriiklikusse õigusesse ülevõtva siseriikliku sätte selline tõlgendus, mille kohaselt nimetatud säte ei ole kohaldatav „kaitsvale” kaubamärgile, mille registreerimise ainus eesmärk on tagada teise registreeritud ja registreeritud kujul kasutatava kaubamärgi kaitse või laiendada selle kaitse ulatust.

32

Selles osas tuleb märkida, et miski ei takista direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a tõlgendamast viisil, mis välistab selle sätte kohaldamise eelmises punktis osutatud olukorrale. Kaubamärgi registreerimise aluseks olev subjektiivne kavatsus ei ole selle sätte kohaldamisel asjakohane ning seetõttu puudub „kaitsva” kaubamärgi mõistel, millele see säte ei ole kohaldatav, direktiivist 89/104 ega muudest liidu õiguse sätetest tulenev alus.

33

Eeltoodu põhjal tuleb direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a tõlgendada nii, et sellega on vastuolus nimetatud artikli 10 lõike 2 punkti a siseriiklikusse õigusesse ülevõtva siseriikliku sätte selline tõlgendus, mille kohaselt nimetatud säte ei ole kohaldatav „kaitsvale” kaubamärgile, mille registreerimise ainus eesmärk on tagada teise registreeritud ja registreeritud kujul kasutatava kaubamärgi kaitse või laiendada selle kaitse ulatust.

34

Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib kolmanda küsimuse punktiga b sisuliselt teada, mis tingimustel tekitab Euroopa Kohtu otsus nagu eespool nimetatud kohtuotsus Il Ponte Finanziaria vs. Siseturu Ühtlustamise Amet õiguslikke tagajärgi või teatavaid tagajärgi alles selle kuulutamisele järgneva aja suhtes.

35

Eelotsusetaotluse esitanud kohus esitab kolmanda küsimuse tervikuna võimalusel, „kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt või teisele küsimusele eitavalt”. Käesoleval juhul vastab teisele küsimusele antud vastus teisele tingimusele.

36

Siiski lähtutakse kolmanda küsimuse punktis b eeldusest, et teatav siseriiklik säte, nimelt kaubamärgiseaduse § 26 lõike 3 teine lause, ja direktiivi teatav säte, käesoleval juhul direktiivi 89/104 artikli 10 lõige 1 ja lõike 2 punkt a, on omavahel vastuolus. Esimesele küsimusele, kolmanda küsimuse punktile a ning teisele küsimusele antud vastus sellist eeldust aga ei kinnita.

37

Eeltoodust tuleneb, et kolmanda küsimuse punktile b ei ole vaja vastata.

38

Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab: